汪泽专栏 |《商标法》第十五条第一款中的“商标”

知产力（微信ID：zhichanli）

知产力是一家致力于“为创新聚合知识产权解决方案”的原创型新媒体平台。关注科技领域创新及相关知识产权问题，请订阅本微信公众号（zhichanli）、官方微博：知产力，亦可登录www.zhichanli.com查阅更多精彩内容。

作者 | 汪泽  中华商标协会副秘书长，法学博士

(本文系知产力获得独家首发授权的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。)

近日，来自立法机构和执法机构的同仁提出了一个相同的问题——《商标法》第十五条第一款中的“被代理人或者被代表人的商标”是否包括注册商标。该款规定：“未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用”。本文结合案例，对本款中的“商标”略作分析，以期抛砖引玉。

基本案情①

申请人：东莞市永益食品有限公司 　

被申请人：郑州调味食品城聚玉斋粤味调料总汇

第1738794号“风球牌及图（‘牌’放弃专用权）”商标（以下称争议商标，）由被申请人于2001年3月6日向商标局提出注册申请，于2002年3月28日获准注册，核定使用在第30类“糖、巧克力”等商品上。申请人称，争议商标与申请人引证的第1318630号商标（以下称引证商标一）、第1078061号商标（以下称引证商标二）构成类似商品上的近似商标。而且，被申请人是申请人的经销商，被申请人申请注册争议商标是违反诚实信用原则的恶意注册行为。因此，请求商标评审委员会撤销争议商标的注册。被申请人答辩称，争议商标与引证商标未构成近似商标，且使用的商品不是类似商品，请求商评委维持争议商标的注册。

商标评审委员会经审理查明，引证商标一由申请人于1998年5月5日向商标局提出注册申请，于1999年9月28日获准注册，核定使用在第30类食用葡萄糖等商品上②；引证商标二由申请人于1996年7月4日向商标局提出注册申请，于1997年8月13日获准注册，核定使用在第30类调味品等商品上③。

审理与裁定④

商标评审委员会经审理认为，第一，争议商标的文字部分为“风球”，与申请人的引证商标一“凤球”相比，字形、读音均比较接近，且争议商标的图形部分与申请人的引证商标二相比，整体视觉印象亦难以区分，因此，争议商标与引证商标一、引证商标二构成近似商标。争议商标核定使用的糖、巧克力、豆沙、面粉制品及食用芳香剂商品与引证商标一核定使用的商品属于同一种或类似商品，故争议商标在上述商品上与引证商标一构成商标法第二十八条所指的同一种或类似商品的近似商标。第二，申请人提交的合同书及送货单等证据能够证明在争议商标申请注册之前，被申请人为申请人的“凤球”唛蚝油、“凤球”番茄酱、“凤球”鸡精等商品在郑州地区的经销商，被申请人却以自己的名义将与申请人引证商标相近似的商标申请注册，且争议商标核定使用的商品与申请人引证商标使用的商品功能用途相近，属于密切相关的商品，因此争议商标的注册属于商标法第十五条所指情形。综上，申请人的撤销理由成立。依据（2001年）《商标法》第十五条、第二十八条、第四十一条第二款、第三款及第四十三条的规定，裁定争议商标予以撤销。

评析

就本案而言，商评委裁定明确认定争议商标核定使用商品中“糖、巧克力、豆沙、面粉制品及食用芳香剂”与引证商标一使用商品属于类似商品，适用《商标法》第二十八条（现行《商标法》第三十条）的规定。裁定隐含了争议商标核定使用商品中的“锅巴、食用淀粉、酵母、冰淇淋、家用嫩肉剂”（以下简称“其余商品”）与两引证商标使用商品均不属于类似商品，因此不能适用前述规定。但是，裁定考虑到被申请人作为代理人或者代表人，其申请注册争议商标主观恶意明显，对争议商标不在全部商品上予以撤销似不足以惩治恶意行为，故转而将争议商标使用的“其余商品”判定为与两引证商标核定使用商品“属于密切相关的商品”，适用《商标法》第十五条的规定。

本案在《商标法》第十五条第一款（即2001年《商标法》第十五条）的适用上做出了两点新尝试：

1.将被代理（表）人的商标扩大解释为包括“注册商标”

比较《商标法》十五条第一款和第二款不难发现，第二款将保护范围限定为“他人在先使用的未注册商标”，第一款未作此限定。但对《商标法》有关确权实体条款进行体系化解读，其中第十三条第三款、第三十条、第三十一条对在先已经注册、初步审定或者申请在先商标的保护，第十三条第一款、第十五条、第十六条、第三十二条后段系对在先未注册商标的保护，是对“商标抢注”行为的制止，应是不言自明。《商标法》第十五条中“被代理（表）人的商标应为未注册商标，否则即无抢注的问题”。⑤被代理（表）人商标已经在先申请或者注册的，可以寻求《商标法》第三十条、第三十一条或者第十三条第二款保护。如果将其中被代理（表）人商标作包括注册商标的解释，无疑会造成法律适用上的困扰。因此，本案应回归到《商标法》第三十条（2001年《商标法》第二十八条）的适用上。

2.将商品的范围扩大到“密切相关的商品”

就适用商品的范围而言，本条应以相同或者类似商品为限。《商标审理标准》明确规定本条适用要件之一为“系争商标指定使用在与被代理人、被代表人的商标使用的商品/服务相同或者类似的商品/服务上”。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（法发〔2010〕12号）第13条规定：“不得申请注册的商品既包括与被代理人或者被代表人商标所使用的商品相同的商品，也包括类似的商品”。本案裁定将不得申请注册的商品范围扩大到了“密切相关的商品”，与既有的审理标准和意见不一致。如果为了惩治申请人的恶意，本文倾向于适当放宽类似商品的判定标准，将裁定中所谓“密切相关的商品”亦判定为类似商品，从而适用2001《商标法》第二十八条的规定，避免同时适用第二十八条和第十五条。

余论

1.申请注册商标与在先商标的关系

《商标法》第十三条第二款、第三款和《商标法》第十五条第二款、第三十条、第三十一条都是从“商标”（标志）和“商品”两个方面界定其适用范围。以第十五条第二款为例，其适用范围为在同一种或者类似商品上的相同或者近似商标。而《商标法》第十五条第一款并没有从“标志”和“商品”两方面界定其适用范围，而是统一为“商标”。如果对其中的“商标”作严格解释，本款适用范围应限于与在先“商标”相同的“商标”，即不仅要求“标志相同”，而且要求“商品相同”。因为申请注册的商标与在先“商标”仅为近似（使用商品为相同或者类似），或者虽与在先“商标”相同但商品不相同，则该申请注册的商标并非“被代理（表）人商标”。⑥

《商标法》上述规定的目的既在于制止违反诚实信用原则的抢注行为，更在于保护在先商标所有人的利益，使其能够获得注册和保护。如果严格适用上述规定，允许抢注“近似商标”，则必然会妨碍在先商标有人的商标使用和注册。因此，上述规定可以适用于“代理人或者代表人申请注册的商标与该所有人的商标不相同但近似的（情形）”⑦，同理，也应适用于代理人或者代表人申请注册商标的使用商品与该所有人的商标使用商品不相同但类似的情形。⑧

2.对在先商标“使用”的要求

第三次商标法修改保留了2001年《商标法》第十五条内容作为第一款，同时增加了第二款禁止因特定关系抢注他人在先使用商标的规定。在修改过程中，曾考虑到代理关系和代表关系属于合同关系，拟删除第一款规定，但第二款明确要求“在先使用”即在中国大陆有实际使用行为，而第一款无此要求，最终形成了两款并存的局面。《商标法》第十五条第一款源自《巴黎公约》六条之七，后者对在先商标亦未作“使用”的要求；第二款借鉴了“台湾商标法”第三十条第一项第十二款⑨的规定，并基于上述原因在适用范围上明确排除了“代理关系或者代表关系”。但是，台湾商标法的前述规定的适用范围包括《巴黎公约》六条之七规定的情形⑩。由此可见，两岸对“在先使用”的要求和理解存在一定差异。

注释：

① 经查中国商标网，争议商标核定食用商品为第30类“糖、巧克力、豆沙、面粉制品、锅巴、食用淀粉、酵母、冰淇淋、食用芳香剂、家用嫩肉剂”。

② 经查中国商标网，引证商标一核定使用商品为第30类“食用葡萄糖、多香果、面饼团、馅饼、谷类制品、面条、酱油、非医用营养液、食用芳香剂、糖浆”。

③ 经查中国商标网，引证商标二核定使用商品为第30类“调味品、蚝油、辣椒油、味精、各种调味酱”。

④ 国家工商行政管理总局商标评审委员会商评字（2009）第00498号争议裁定书。

⑤ 陈锦川主编：《商标授权确权的司法审查》，中国法制出版社2014年版，第384页。

⑥ 《商标法》第三十二条后段立法表述与《商标法》第十五条第一款相同，在适用上亦存在相同问题。

⑦ [奥地利]博登浩森著：《保护工业产权巴黎公约指南》，汤宗舜、段瑞林译，中国人民大学出版社2003年版，第84页。

⑧ 《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（法发〔2010〕12号）第13条

⑨ 该款内容为“相同或近似于他人先使用于同一或类似商品或服务之商标，而申请人因与该他人间具有契约、地缘、业务往来或其他关系，知悉他人商标存在，意图仿袭而申请注册者。但经其同意申请注册者，不在此限。”

⑩ 本条款除包含巴黎公约第6条之7第1项规定，禁止代理人或代表人注册商标外，并扩大适用范围及于因契约、地缘、业务往来或其他关系，知悉他人商标存在而仿袭申请注册等情形。见台湾智慧财产局《商标法逐条释义（2012年版）》第97页。