汪泽专栏 | 商标在先使用权制度的历史沿革

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作者 | 汪泽  中华商标协会副秘书长，法学博士

(本文系知产力获得独家首发授权的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。)

2013年《商标法》第五十九条第三款规定了在先使用抗辩制度，本款对“在先使用”规定了“双重在先”的要求，即使用在商标注册人申请商标注册之前和商标注册人使用之前的客观标准，而没有考虑在先使用人的主观状态是否为善意。本文拟对在先使用作为一项抗辩事由的制度略作梳理，并对该条款的漏洞略作分析。

服务商标的在先使用制度

我国服务商标的注册保护始于1993年7月1日，但服务商标的使用历史要早于保护起始时间，如果一无例外地实行注册原则，服务商标注册人就有权排斥他人在相同或者类似服务上使用与其注册商标相同或者近似的服务商标，而不论此种使用发生在服务商标注册保护前还是注册保护后，如此就会对服务商标在先使用人造成不公平的后果。为了弥补申请在先和注册原则的不足，平衡注册人和在先使用人的利益，1993年修改后的《商标法实施细则》增设了过渡条款，为服务商标在先使用人提供保护，即第四十八条规定：“连续使用至1993年7月1日的服务商标，与他人在相同或者类似的服务上已注册的服务商标（公众熟知的服务商标除外）相同或者近似的，可以依照国家工商行政管理局的有关规定继续使用。”本条中的“连续使用至1993年7月1日的服务商标”，是指“在该日前已开始使用，且在该日仍使用在同一服务项目上的服务商标；但在该日前3年内一直未使用的除外。”①因此，本条适用要件之一即在先连续使用服务商标至1993年7月1日且之后持续使用，并未考虑使用人的主观状态是否为善意。

前述条款同时规定了“除外”情形，即已经注册的服务商标为公众熟知时，在先使用的服务商标不得继续使用。这主要是考虑到，在此之前服务商标无法得到《商标法》的积极保护，服务商标所有人（含公众熟知服务商标所有人）在其注册之前，都无权禁止他人在相同或者类似商品上使用相同或者近似商标的行为。因此，前引第四十八条一方面承认服务商标在先使用权，一方面禁止他人继续搭“为公众熟知服务商标”便车的行为。但是，上述“除外”的规定至少存在以下两点不足之处：

1、未能区分服务商标在先使用人的善意和恶意。依据保护善意在先使用的一般原理，在先使用人使用服务商标出于善意的，服务商标注册人无权排斥他人继续使用，即使已注册服务商标为公众熟知亦不例外。在先使用人使用服务商标出于恶意的，服务商标注册人有权禁止他人继续使用，而不以其注册服务商标为公众熟知为条件。

2、未能明确注册服务商标为公众熟知的时间。假定注册服务商标在其申请注册时尚不为公众所熟知，在先使用人依本条规定可以继续使用其服务商标。若干年后该注册服务商标为公众所熟知，则在先使用人依本条规定不得继续使用其服务商标。此种结果对在先使用人有失公平。

《商标法》应当贯彻诚实信用原则，保护公平竞争。保护公平竞争要求平衡服务商标注册人和在先使用人的利益，避免给在先使用人带来不公平的后果。2002年，《商标法实施细则》修正为《商标法实施条例》，其中第五十四条中删除了1993年《商标法实施细则》第四十八条的“除外”规定，修改规定为“连续使用至1993年7月1日的服务商标，与他人在相同或者类似的服务上已注册的服务商标相同或者近似的，可以继续使用；但是，1993年7月1日后中断使用3年以上的，不得继续使用。”2013年《商标法实施条例》第九十二条第一款保留了上述规定，同时增加了因新开放商品或者服务项目而引发的在先使用的规定，即第二款规定：“已连续使用至商标局首次受理新放开商品或者服务项目之日的商标，与他人在新放开商品或者服务项目相同或者类似的商品或者服务上已注册的商标相同或者近似的，可以继续使用；但是，首次受理之日后中断使用3年以上的，不得继续使用。”

对抗恶意注册的在先使用抗辩

《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条规定：“原告以被诉商标的使用侵犯其注册商标专用权为由提起民事诉讼，被告以原告的注册商标复制、摹仿或者翻译其在先未注册驰名商标为由提出抗辩或者提起反诉的，应当对其在先未注册商标驰名的事实负举证责任。”依据本条规定，在涉及驰名商标保护的民事纠纷案件中，“原告以被告商标侵犯其注册商标专用权为由提起诉讼，倘若被诉商标系被告在先使用而被原告抢注了的驰名的未注册商标，被告应当有权以此为由进行抗辩，并可以提出禁止原告使用其注册商标的反诉”②。据此，未注册商标在先使用并驰名可以成立对侵权的抗辩。

2011年，最高人民法院相关司法政策将针对恶意注册的在先使用抗辩适用范围进行了扩展，即《最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》（法发〔2011〕18号）第22条规定：“妥善认定商标侵权抗辩，维护正当经营者的合法权益”，“注册商标权人的注册商标属于复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标、抢注被代理人或者被代表人的商标或者以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标，被诉侵权的在先商标使用人以此为由提出抗辩的，应当予以支持”。

上述司法解释和司法政策所规定的保护在先使用主要目的是针对恶意注册的抗辩，没有明确规定其继续使用的权利以及继续使用的范围等事项，故其主要目的并不在于保护善意在先使用人的利益。

商标在先使用“权”

2013年《商标法》第五十九条第三款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”本条是从两个方面规定了在先使用制度，一是限制注册商标权利，即注册商标专用权人无权禁止在先使用人的使用以及继续使用；二是赋予在先使用人“权利”，即在原使用范围内继续使用。

本条对“在先使用”之“在先”规定了“双重在先”的客观标准：

1、使用须在“商标注册人申请商标注册前”。此规定的主要理由是作为一个合理的商标使用人，其在使用某个符号作为商标之前，应该在商标局商标数据库中检索有无近似商标在先已经申请或者注册，以最大程度地避免冲突。

2、使用须“先于商标注册人使用”。此处的商标注册人的使用，应指商标注册人在其商标申请注册之前的使用，即对未注册商标的使用。如果将其理解为包括商标注册人在其申请商标注册之后的使用，如果所谓“在先使用”仅在“商标注册人使用（注册商标）”之前，则必然在商标注册人申请商标注册日之后，自不能成立本条规定的“在先使用”。试举例说明，设A于2010年1月4日开始使用“太阳”商标（未注册商标），2013年1月4日申请注册，B在同一种或者类似商品使用“太阳”商标，若要成立在先使用权，则其使用必须在2010年1月4日之前；设A于2000年1月4日申请注册“太阳”商标后获准，2003年1月开始使用该商标（注册商标），B若要成立在先使用权，其使用仅是早于A使用注册商标的时间毫无意义，必须早于申请注册日即2000年1月4日。因此，就使用时间点而言，本条适用实际上需要比较的是“在先使用人”的使用时间和“商标注册人”在其商标申请注册日之前的使用时间。

以“使用”为时间点的漏洞

商标在先使用抗辩制度的目的有二：一是对抗恶意注册和使用，即对抗抢注人在抢注并使用他人商标，以及在抢注后主张被抢注人侵权；二是处理“善意”的冲突，即商标使用和商标注册之间的冲突纯属巧合，使用人和注册人均出于善意，从而需要在注册和使用之间寻求平衡。《商标法》第五十九条第三款的规定在这两方面均存在漏洞：

1、在制止恶意使用上形成法条冲突。以代理人抢注被代理人商标为例，设代理人A于2008年1月4日抢注了被代理人B的商标“月亮”并于2010年5月10日获准注册，A于2010年5月实际使用“月亮”商标并有一定影响，B未在中国实际使用“月亮”商标。其后，B于2013年6月通过无效宣告程序申请宣告A注册商标无效，同年7月1日申请注册“月亮”商标并开始在中国使用。此种情形下，依据《商标法》第十五条第一款的规定，B应有权禁止A继续使用“月亮”商标；依据第五十九条第三款的规定，A使用“月亮”在B申请注册“月亮”商标之前，亦先于B实际使用“月亮”商标，A应有权继续使用。

2、不能完全保护善意使用人的利益。设A于2003年1月在上海开设“鸭皇”烤鸭店，B于同年2月在北京开设“鸭皇”烤鸭店，双方互不知情，均出于善意。A于2005年8月申请注册“鸭皇”商标后获准，A申请注册时，其“鸭皇”烤鸭店仅在上海有知名度，而B的“鸭皇”烤鸭店在北京已具有一定影响。此种情形下，B的使用虽然在A申请注册商标前，但在A使用商标之后，依据《商标法》第五十九条第三款的规定，B的在先使用抗辩不能成立，对B有失公平。

结语（漏洞的补充）

导致上述漏洞的原因在于，《商标法》第五十九条第三款没有规定在先使用须为“善意”或者“非以不正当竞争为目的”要件。民法上的善意，通常是指非因自己的过失而不知情。在先使用人的善意是指该使用人将某标记作为商标使用时非因自己的过失而不知道他人已经在相同或者类似商品上实际使用与该标记相同或者近似的商标。虽然立法用语上没有规定“善意”或者“非以不正当竞争为目的”，但权威部门对本条款的释义都提及在先使用出于“善意”③或者“没有过错”④，因此，在个案中应当更多地考虑在先使用是否出于善意，而不必拘泥于条款本身比较“双重在先”时间点的先后。

注释：

① 国家工商行政管理局（工商标字[1994]第216号）：《关于服务商标继续使用问题的通知》第一条。《国家工商总局关于废止有关工商行政管理规章、规范性文件的决定》（工商法字[2004]第98号）废止了本通知。

② 孔祥俊、夏君丽：《<关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释>的理解与适用》，载《人民司法》2009年第13期，第51页。

③ 郎胜主编（全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会编）：《中华人民共和国商标法释义》，法律出版社2014年版，第113页。

④ 袁曙宏主编：《商标法与商标法实施条例修改条文释义》，中国法制出版社2014年版，第72页。