汪泽专栏 | 商标在先使用抗辩的成立要件——“打开音乐之门”案评析

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作 者 | 汪 泽  中华商标协会副秘书长，法学博士

(本文系知产力获得授权的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。)

北京知识产权法院成立一周年之际，曾发布十二起典型案例，其中包括钱程诉北京音乐厅侵害注册商标专用权纠纷案。①此案亦曾入选最高人民法院2015年9月9日通过公布的北京、上海、广州知识产权法院审结的14起典型案例之一，其典型意义在于“涉及新商标法规定的商标在先使用抗辩权的法律适用问题。审理法院深入分析了新商标法有关在先使用抗辩权的适用条件，对在先商标性使用、标识知名度、使用者主观态度等问题进行了较为深入的探讨，说理充分。本案判决依法维护了北京音乐厅近十二年来持续使用的“打开音乐之门”这一品牌，合理平衡了商标在先使用者与注册商标权利人的利益。”②本文拟结合《商标法》第五十九条第三款关于商标在先使用抗辩成立要件的规定，对此案涉及若干问题略作分析。

基本案情③

北京音乐厅系中央乐团（现中国交响乐团）所属事业单位。1993年10月15日，中央乐团作为甲方与作为乙方的北京赛洛艺术品有限公司（以下简称赛洛公司）签订《承包经营合同书》。根据该协议，赛洛公司派钱程出任北京音乐厅总经理。1994-2002年钱程以音乐厅名义组织策划了包括“打开音乐之门”在内的一系列音乐演出活动，并取得了一定影响。2009-2012年，音乐厅连续举办了“打开音乐之门”演出活动。2013年“打开音乐之门”暑期系列音乐会在北京音乐厅举办，活动时间为7月12日至8月30日。北京音乐厅于2013年6月18日、19日、26日在《法制晚报》上刊登宣传广告，并在其场所公告栏、展示栏张贴、摆放该活动宣传海报，印制宣传册、节目单等向公众发放。

2006年11月23日，钱程向国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）申请在第16类、第41类注册“打开音乐之门”文字商标。其中在第41类的第5742496号注册商标核定服务项目包括“演出”。

钱程认为，北京音乐厅未经其许可，将“打开音乐之门”标识用于相关经营活动中，侵犯了其注册商标专用权，故将北京音乐厅诉至法院，构成侵犯商标权，诉至法院。

法院认为，北京音乐厅自1998年起，连续多年以“打开音乐之门”为名义举办系列音乐会，获得了较高的知名度。在钱程申请商标注册之前，北京音乐厅已在同一种商品上先于钱程使用了与注册商标近似并有一定影响的商标，钱程作为注册商标专用权人，无权禁止北京音乐厅在原来使用范围内继续使用涉案商标，其诉讼请求没有事实和法律依据，

在先注册商标是否具有显著性？

《商标法》第五十九条第三款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”本款规定包含了涉案注册商标和使用商标（未注册），适用本款的前提条件之一是涉案注册商标具有显著性，如构成不具有显著性的标志，则应适用《商标法》第五十九条第一款、第二款有关正当使用的规定。

本案中，争议所涉焦点是第5742496号“打开音乐之门”注册商标核定使用于“演出”服务上。北京音乐厅在一审答辩中认为，“打开音乐之门”“在音乐、艺术、文化的传播和推广领域被社会公众普遍使用”，属于通用宣传语，其使用属于对通用宣传语的使用。而且，钱程在先注册商标“打开音乐之门”不具有显著性，与北京音乐厅使用的“打开音乐之门”具有明显区别。一审判决认为，“打开音乐之门”既非普通的宣传语，亦非音乐会等演出的通用名称，故北京音乐厅的使用不构成正当使用。④但是，一审判决只审理了“打开音乐之门”是否为普通宣传语和通用名称问题，对其是否具有商标所应当具备的显著性并未加以分析和判定。

在二审程序中，北京音乐厅在答辩中认为“涉案注册商标‘打开音乐之门’显著性较弱，北京音乐厅对该标识的使用属于通用的描述性用语，且使用的字体与注册商标有明显区别，不会导致相关消费者混淆”。对此，二审判决认为，北京音乐厅“主张涉案注册商标显著性不强，被控侵权标识的使用属于对其所提供服务的通用性描述语言，但并无充分证据证明其主张，故对其该项主张，本院不予采信。”⑤二审判决实际上是否定了北京音乐厅的两项主张：其一是涉案注册商标显著性较弱；其二是北京音乐厅的使用属于对通用描述性用语的使用。由于北京音乐厅将其答辩主张由涉案注册商标“不具有显著性”修正为“显著性较弱”，导致二审法院对涉案注册商标是否具有显著性亦未做出明确认定。

本文认为，“打开音乐之门”虽然不是“演出”的通用名称或者普通宣传语，但此种表达方式（例如：“打开曲艺之门”、“打开戏曲之门”）给相关公众传达的的信息为：该演出内容为音乐（曲艺、戏曲）或者与音乐（曲艺、戏曲）密切相关，旨在普及和推广音乐，帮助公众了解和认知音乐，直接表示了“演出”服务活动内容，属于《商标法》第十条第一款第（二）项的标志，因此缺乏作为商标的固有显著性。就本案实际使用情形“‘打开音乐之门’”暑期系列音乐会”、“‘打开音乐之门’周末普及音乐会”来看，其直接表示“演出”服务活动内容的特点不言自明。

使用标识“打开音乐之门”是否构成商标？

适用《商标法》第五十九条第三款规定的前提条件之二是该他人所使用的标识构成商标或者该他人使用标识的行为构成商标使用，这也是判定侵害商标权的前提条件。《商标法》第四十八条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商标交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为”。依据本条规定，判定是否构成商标使用既要考虑使用者的主观意图即是否“用于识别商品或者服务来源”，更应考虑使用的客观效果即“是否起到了识别商品或者服务来源的效果”。

本案中，北京音乐厅陷入了两难境地，如果主张自己是商标使用，则可能构成侵权；如果不主张商标使用，则可能无法成立商标在先使用抗辩。因此，北京音乐厅在答辩中选择了主张“打开音乐之门”不具有显著性或者显著性较弱，其使用是对通用描述性用语的使用，而不是商标使用。虽然北京音乐厅在答辩中亦主张其在先使用“打开音乐之门”，但更多地是主张对该“通用描述性用语”的在先使用，并未明确主张构成商标意义的在先使用。

本案两审法院并未拘泥于北京音乐厅有关“非商标使用”的主张并据此否定其商标在先使用抗辩，而是基于自身对“打开音乐之门”具备商标显著性的判断，认定北京音乐厅的使用构成商标意义使用，并将此案焦点归结于北京音乐厅使用“打开音乐之门”标识的行为是否构成《商标法》第五十九条第三款的商标在先使用抗辩。

一审法院认为，北京音乐厅使用“打开音乐之门”标识举办暑期系列音乐会，普通消费者可以将“打开音乐之门”与暑期系列音乐会以及举办者建立联系，即“打开音乐之门”可以指向音乐会演出这一形式以及这项服务的来源，故应当属于商标意义上的使用。二审法院对北京音乐厅“被控侵权标识的使用属于对其所提供服务的通用性描述语言”主张亦未予支持。⑥

本文基于上述对“打开音乐之门”本身不具有商标显著性的认知，认为“打开音乐之门”标识本身仅能指向音乐会这一形式和内容，而不具备指向音乐会服务来源的功能，指向来源的功能是“北京音乐厅”。但此种认识并不排除北京音乐厅通过持续、大量使用使得“打开音乐之门”取得商标显著性，这正是本案适用商标在先使用抗辩所要解决的问题之一。从本案认定的“打开音乐之门”标识被持续用于北京音乐厅举办的系列音乐会并具有知名度的事实来看，该标识已通过使用产生了商标显著性。

谁是“打开音乐之门”标识使用主体？

本案中，钱程和北京音乐厅均认可自1998年至2001间存在使用“打开音乐之门”标识举办系列音乐会的事实，但对使用主体及其权益归属存在分歧。钱程认为，“打开音乐之门”系由其创意、策划并实施，北京音乐厅只是提供场地，其每年向中央乐团（现中国交响乐团）支付承包费用，故其为“打开音乐之门”的最先使用人。北京音乐厅则认为系其在北京地区在先持续使用“打开音乐之门”举办公益性质音乐会。

一审法院认为，钱程策划、实施“打开音乐之门”活动的行为系其履行作为法定代表人的职务行为，对其主张个人在先使用了“打开音乐之门”商标的观点不予认可。二审法院认为，本案所涉及《承包经营合同书》没有关于商业性标识等无形资产所有权归属的约定，无法据此推定承包期间可能产生的商业性标识等无形资产的归属人。作为该合同发包方中央乐团的下属单位，北京音乐厅参与了申报许可、承办演出等活动，而且在使用了“打开音乐之门”标识的一系列演出及宣传活动中，对外宣称的主体为北京音乐厅，故无论钱程所从事的行为是否为职务行为，也无论贡献大小，该标识客观上已指向了北京音乐厅这一提供服务的来源，相关公众亦借助该标识建立了与北京音乐厅较为固定的联系。因此，对“打开音乐之门”标识进行了商标性使用的主体是北京音乐厅。⑦

本文认为，钱程系受赛洛公司委派担任北京音乐厅总经理，其策划、实施行为“打开音乐之门”系列活动是其履行该公司与中央乐团的承包经营合同行为，该履行合同行为并不能改变“打开音乐之门”标识的权益归属。因承包经营合同对履行合同中的可能产生的商业性标识的权利归属未做约定，就识别来源的标识而言，可根据谁使用、谁享有权益原则确定。本案中，“打开音乐之门”系列活动“对外宣称的主体为北京音乐厅”，给相关公众传递了该服务的提供者为北京音乐厅的信息，故该标识的使用主体应为北京音乐厅。

“打开音乐之门”商标是否使用在先？

依据《商标法》第五十九条第三款规定，商标使用“在先”应符合“双重在先”的条件，即在涉案注册商标申请之前和在涉案商标注册人使用之前。本案中，因两审法院均认定“打开音乐之门”商标的使用主体为北京音乐厅，钱程并未实际使用其注册商标，故仅比较北京音乐厅的使用时间和钱程申请注册商标的时间。正如二审判决所认定的“自1998年起至2001年间，‘打开音乐之门’便被作为标识性的用语用于在北京音乐厅举办的一系列演出及宣传活动中，上述活动与涉案注册商标核准注册的服务属同一类别，时间亦早于涉案注册商标注册申请的2006年11月23日，故可确认‘打开音乐之门’这一标识存在在先使用的情形。”⑧

“打开音乐之门”商标是否具有一定影响？

商标在先使用抗辩制度的主要目的之一是在注册原则和保护在先使用之间的平衡，为商标在先使用实行提供有条件的保护，该条件即为“具有一定影响”。此处的“一定影响”是指通过使用人对商标的持续使用，使得该商标在特定商品或者服务上、特定地域范围内与使用人建立了稳定的联系。本案中，双方当事人在诉讼中均认可“打开音乐之门”标识已具有了一定的知名度，且从北京音乐厅连年以此为名举办系列演出和宣传活动的事实来看，上述活动已成为北京音乐厅固定的特色活动之一，故可认定该标识在相关公众中具有了一定影响。⑨

小结

自本案考量并结合对《商标法》第五十九条第三款的文义解释，商标在先使用抗辩成立要件有：涉案注册商标具有显著性；涉案使用的标识构成商标使用；涉案使用未注册商标系在涉案注册商标申请之前和商标注册人使用之前；涉案双方商标相同或者近似且使用于同一种或者类似商品或者服务上；涉案对未注册商标的使用已具有一定影响。《商标法》本款并未明确规定在先使用应当出于善意和具有连续性，对此容另文述及。

注 释：

① http://www.cnsymm.com/2015/1119/20476.html，2015年11月21日访问。

② http://news.xinhuanet.com/legal/2015-09/09/c_128211860.htm，2015年11月21日访问。

③ 详见北京知识产权法院（2014）京知民终字第00134号民事判决书。

④ 北京知识产权法院（2014）京知民终字第00134号民事判决书。

⑤ 北京知识产权法院（2014）京知民终字第00134号民事判决书。

⑥ 北京知识产权法院（2014）京知民终字第00134号民事判决书。

⑦ 北京知识产权法院（2014）京知民终字第00134号民事判决书。

⑧ 北京知识产权法院（2014）京知民终字第00134号民事判决书。

⑨ 北京知识产权法院（2014）京知民终字第00134号民事判决书。