汪泽专栏 | 再论商标在先使用抗辩成立要件——“打开音乐之门”案评析之二

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作 者 | 汪 泽  中华商标协会副秘书长，法学博士

(本文系知产力获得授权的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。)

自文义解释，《商标法》第五十九条第三款规定的商标在先使用抗辩成立要件包括：涉案注册商标具有显著性；涉案使用的标识构成商标使用；涉案使用未注册商标系在涉案注册商标申请之前和商标注册人使用之前；涉案双方商标相同或者近似且使用于同一种或者类似商品或者服务上；涉案对未注册商标的使用已具有一定影响。①但自本款立法目的考察，商标在先使用抗辩的成立要件还应当包括在先使用系出于善意或者非以不正当竞争为目的、在先使用构成连续使用。本文拟结合“打开音乐之门”案对此略作分析。

“善意”要件的缺失

第三次商标法修改过程中，全国人大发布的《商标法修正案（草案）》（征求意见稿）对商标在先使用抗辩作出规定为： “商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上使用与注册商标相同或者近似的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”其中，只是要求在先使用系在“商标注册人申请商标注册前”，并未规定须在“先于商标注册人使用”。在征求意见过程中，笔者曾不揣浅见向立法机关建议增加“商标在先使用抗辩须为善意”的要件，以防止恶意在先使用者依此规定得以抗辩成立，得到的回应是立法机关拟增加“先于商标注册人使用”替代“善意”要件，并以此防止恶意在先使用抗辩成立，终成现行《商标法》第五十九条第三款。

拙文曾对本款“善意”要件缺失导致的漏洞进行过分析，②此处试再举例说明之，甲以摹仿手段在非类似商品上使用了与乙之驰名商标“A”相近似的商标“A+”，乙在后在该非类似商品上进行了防御性申请注册“A”商标并获准，但并未实际使用或者在后实际使用。甲之使用虽具一定影响但仍会导致对乙之商标的损害。若乙基于防御性注册商标“A”对甲提起侵权之诉，甲可以成立在先使用抗辩；若乙基于《商标法》第十三条第三款提起侵权之诉，则应禁止甲使用。同一行为依据不同法条可以游离在合法和非法之间。若设定在先使用须为“善意”要件，则甲之在先使用抗辩自不能成立，亦不会出现上述情形。

“善意”要件的弥补

“台湾商标法”第三十六条规定有“不受他人商标权之效力所拘束的情形”，其中包含第一项第（三）款所规定善意在先使用抗辩，即“在他人商标注册申请日前，善意使用相同或近似之商标于同一或类似之商品或服务者”。其立法理由在于“此乃注册制度之例外，主要系善意先使用人基于不知他人申请商标注册之故，即于市场有持续使用之事实，纵在他人注册取得商标权后，善意先使用者的利益，仍应受到保障”。③《日本商标法》曾规定商标在先使用权成立以在先使用为“善意”，后“判例和一般看法将此理解为‘无进行不正当竞争的恶意’”，④日本现行《商标法》第三十二条规定在先使用须“非基于不正当竞争之目的”。⑤

我国《商标法》第五十九条第三款虽然立法表述上没有体现“善意”要件，但立法部门对本条款适用所作学理解释中均包含了在先使用人应是“善意”或者“没有过错”。全国人大常委会法制工作委员会编著的《商标法释义》中指出：依据本款规定，“在先善意地在同一种或类似商品或服务上使用与他人注册商标相同或相近似并有一定影响的商标，在先使用人有权在原有范围内继续使用该商标，而不应被认定为侵犯他人注册商标专用权”。⑥国务院法制办参与商标法修订人员编著的《商标法与商标法实施条例修改条文释义》指出：增加这一制度的“主要原因是，对于在先使用的商标，如果因为他人注册相同或者类似的商标而阻断其使用，势必给在先使用者造成损失，在先使用者又没有过错，这样显失公平，因此允许其继续使用”。⑦

商标在先使用抗辩系注册原则的例外，系在商标使用人和商标注册人之间里利益平衡，其立法主要目的在于处理“善意者”之间的利益冲突，即商标在先使用人和在后商标注册人均出于善意，商标使用和商标注册之间的冲突纯属巧合，从而需要在注册和使用之间寻求利益平衡，若因在后注册概无例外地禁止在先使用者继续使用甚至承担损害赔偿责任，有违公平原则。而且，《商标法》第七条第一款明确规定“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”，商标在先使用抗辩亦应遵循此原则。此外，商标在先使用抗辩在立法目的上亦可包含针对恶意在先注册的抗辩，唯在具体适用中需注意与《商标法》制止恶意注册条款的平衡。⑧

使用人的善意是指非以不正当竞争为目的，亦不得侵犯他人在先权利。由于注册商标专用权以其核定使用的商品或者服务为限，⑨当该注册商标构成驰名商标时，“在先使用人”将与该商标相同或者近似的商标使用在非类似商品或者服务上，并产生误导公众的后果，则该在先使用人的使用难谓“出于善意”，应当禁止其继续使用。⑩当注册商标的图样构成著作权法意义上的作品时，在先使用人将该图样作为商标使用于非类似商品或者服务上，除非在先使用人能够证明其对所使用的图样享有正当权利，否则也不能证明其使用出于善意。⑪

在钱程诉北京音乐厅侵害“打开音乐之门”注册商标专用权纠纷案中，⑫二审判决虽然没有明确认定北京音乐厅使用“打开音乐之门”商标系出于善意，但审理时亦充分考虑到“北京音乐厅自始至终都仅在与音乐演出相关的经营活动中使用‘打开音乐之门’的标识，没有将该标识扩展至其他业务上，从其行为来看并无侵害他人注册商标专用权的恶意，故可认定北京音乐厅在‘打开音乐之门’标识的在先使用中并无恶意。”⑬

在先使用须为“连续使用”

在我国台湾地区，欲主张其“商标法”第三十六条善意在先使用的，“应持续使用且以合理可期待之方式为之，如在他人商标注册申请日前，虽有善意使用之事实，嗣后经过多年未使用，然在他人申请注册之后，再继续使用，即难谓得主张善意在先使用，且应于交易过程中，以行销自己商品之目的，将商标用于商品或服务，始认为商标有继续使用之事实”。⑭此种理解可资借鉴。

我国《商标法》第五十九条第三款虽未规定在先使用须为“连续使用”，但依据《商标法》规定，注册商标没有正当理由连续三年不使用的，任何单位和个人可以向商标局申请撤销该注册商标。⑮对在先使用未注册商标的保护作为注册原则的例外，其保护应受到严格限制，可参照上述规则，明确在先使用商标无正当理由中断使用者，不得继续使用。《商标法实施条例》第九十二条针对服务商标和因开放新商品和服务注册引起的在先使用保护也明确要求使用具有连续性，即“连续使用至1993年7月1日的服务商标，与他人在相同或者类似的服务上已注册的服务商标相同或者近似的，可以继续使用；但是，1993年7月1日后中断使用3年以上的，不得继续使用。已连续使用至商标局首次受理新放开商品或者服务项目之日的商标，与他人在新放开商品或者服务项目相同或者类似的商品或者服务上已注册的商标相同或者近似的，可以继续使用；但是，首次受理之日后中断使用3年以上的，不得继续使用。”

所谓连续使用，就是指在先使用人在其商品或者服务上连续不中断地使用该商标。如果在先使用人在他人注册商标的申请日之前曾有使用事实，但无正当理由而中断使用的，不得继续使用该商标。理由在于：第一，商标在先使用权作为注册原则的例外，是为了保护在先使用人的利益，如果在先使用人的使用已经中断，自无保护的必要。第二，如果只是曾有使用事实，在先使用人在他人商标注册后仍可以重新使用，将会从根本上冲击商标注册制度，对商标注册人的殊为不利，也不利于积极引导通过注册保护商标权益。第三，在使用中断后允许重新使用，不利于维护正常的公平竞争秩序和维护消费者的利益。所谓正当理由，是指非因使用人主观上的原因中断使用。如在先使用商品所使用的商品为季节性商标而中止商品销售，或者由于经济上的原因而不得不中断商标的使用。⑯若有正当理由中断使用的，不视为缺乏连续使用这一条件。

在“打开音乐之门”案中，钱程认为“北京音乐厅没有证据证明其连续不中断的使用了’打开音乐之门’的标识”；北京音乐厅主张其持续使用了“打开音乐之门”的标识，并提供了2003年至2005年期间北京音乐厅改造装修相关的系列合同，用于证明在上述年份期间其由于客观原因暂停了“打开音乐之门”系列演出活动。二审法院认为由于北京音乐厅提供的该证据材料中所涉及的装修改造项目与“打开音乐之门”系列演出活动无直接联系，无法充分证明北京音乐厅所要证明的事实，故对其关联性及证明目的均不予采信。二审判决认定在钱程申请注册“打开音乐之门”商标之前，从“北京音乐厅连年以此为名举办系列演出和宣传活动的事实来看，上述活动已成为北京音乐厅固定的特色活动之一”。但是，判决认定的在先使用事实为“自1998年起至2001年间，’打开音乐之门’便被作为标识性的用语用于在北京音乐厅举办的一系列演出及宣传活动中”，⑰并未构成在钱程申请注册“打开音乐之门”之前“连年使用”该标识。

诚然，综合考虑本案中钱程申请注册“打开音乐之门”商标的主观状态、北京音乐厅在钱程申请注册该商标前后使用“打开音乐之门”标识举办音乐会演出活动以及北京音乐厅在2003年至2005年因改造装修而暂停“打开音乐之门”系列演出活动（可以认定为中断使用的正当理由）等因素，本案判决认定北京音乐厅构成商标在先使用抗辩更为合理，更加符合结果公正，“依法维护了北京音乐厅近十二年来持续使用的’打开音乐之门’这一品牌，合理平衡了商标在先使用者与注册商标权利人的利益”⑱。

小结

自立法目的解释，商标在先使用抗辩成立要件应包括在先使用系出于善意或非以不正当竞争为目的且使用具有连续性，唯此才能维系平衡善意在先使用人和商标注册人之间的平衡，才能维系商标法的注册原则和有条件保护在先使用例外之间的平衡。商标在先使用抗辩成立的，在先使用人则“有权”在原范围内继续使用其商标，故在此意义上被称为“商标在先使用权”。商标在先使用权的行使受到一定的限制，并且应符合一定的条件，对此容另文述及。

注 释：

① 拙文：《商标在先使用抗辩的成立要件——“打开音乐之门”案评析》，载“知产力”，http://www.zhichanli.com/article/21620，2015年12月24日访问。

② 拙文：《商标在先使用权制度的历史沿革》，载“知产力”，http://www.zhichanli.com/article/11905，2015年12月24日访问。

③ 台湾智慧财产局编印：《商标法逐条释义》，2013年1月，第139页。

④ [日]纹谷畅男编，魏启学译：《商标法50讲》，法律出版社1987年版，第234页。

⑤ 《日本商标法》第三十二条第一款规定：“在他人商标注册申请前，非基于不正当竞争的目的，在日本国内在该商标注册申请的指定商品或指定服务或与其类似商品或类似服务上使用该商标或与其近似商标的结果，且在该商标申请注册之际[依第九条之四的规定，或第十七条之二第一款及第五十五条之二第二款（包括第六十条之二准用的情形）准用《外观设计法》第十七条之三第一款规定，当该商标注册申请被视为已经提出了补正手续书时，系指原商标注册申请之际或提出补正手续书之际]，已使消费者广为知晓该商标系表彰其所经营之商品或服务的商标时，若其继续于该范围内商品或服务上使用该商标，则其享有在该商品或服务上使用该商标的权利。该营业的承继者，亦同。”

⑥ 郎胜主编（全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会编）：《中华人民共和国商标法释义》，法律出版社2014年版，第113页。

⑦ 袁曙宏主编：《商标法与商标法实施条例修改条文释义》，中国法制出版社2014年版，第72页。

⑧ 蒋利玮专栏 ：《从目的解释的角度看商标法59条3款》，载“知产力”，http://www.zhichanli.com/article/7705，2015年12月25日访问。

⑨ 《商标法》第56条。

⑩ 参见《商标法》第13条第三款。

⑪ 参见《商标法》第32条。

⑫ 北京知识产权法院（2014）京知民终字第00134号民事判决书。

⑬ 马云鹏：《从一起个案看未注册商标在先使用抗辩的适用》，载“知产力”，http://www.zhichanli.com/article/5012，2015年12月25日访问。

⑭ 台湾智慧财产局编印：《商标法逐条释义》，2013年1月，第140页。

⑮ 《商标法》第四十九条第二款。

⑯  [日]谷纹畅男编：《商标法50讲》（魏启学译），法律出版社1987年版，第236页。

⑰ 北京知识产权法院（2014）京知民终字第00134号民事判决书。

⑱  http://news.xinhuanet.com/legal/2015-09/09/c_128211860.htm，2015年11月21日访问。