专利务实|USPTO关于专利申请修改时是否引入“New Matter”的判断

作者|欧阳石文 北京商专永信知识产权代理事务所

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（本文2626字，阅读约需5分钟）

摘要：通过对美国关于New Matter的判断规则介绍，尤其两个具体实例的说明，以期对美国的相关规定有更深入的理解，同时对于中国专利实践中关于专利法第33条关于修改不得超出原申请文件记载的范围的判断起到一定的借鉴作用。

关键词：USPTO  New Matter 专利法第33条 修改

1.美国专利法禁止New Matter的目的

关于New Matter的规定“(对专利申请的)任何修改都不能在发明的披露中引入New Matter”。所谓New Matter可以理解为新的内容或新的事项，指那些新的导致发明的实质性内容改变或者其引入的主题需要提交另外一件申请。为了不致于误导，本文采用英文原文，以更接近原始意义。该规定是限制了专利申请修改可以被允许的范围，因而确保申请的内容在申请日被确定(fix)。该规定至少包括4个方面的目的。[1]

首先，申请日确保了申请人的表面上确凿的发明日(prima facie date of invention)。他人是否在前作出或者已经得知该发明的时间界限就是申请的申请日。

其次，申请文件确定了申请人在申请日发明的内容，以及在申请中可以请求保护的内容。申请一旦提出就认为是一种记载(recordation)，而禁止引入New Matter是为确保该作用的实现。

第三，采用New Matter这一概念与专利作为“现有技术(prior art)”的效力相关。专利作为新构思一旦被颁布，它们就构成已有构思或者说“现有技术”的一部分。专利技术被认为是现有技术的时间点是其申请日，而不是它的颁布日，尽管在其颁布之前它们不为公众所获知。[2]这种推断的公开需要禁止在申请文件中引入New Matter来保证，不应推断公众得知申请日提交的申请中没有揭示过的内容。

最后，New Matter规则还作为确定申请人对某一申请的修改程度而不需要提交另一个申请的标准。申请人对相关的但属于不同构思的发明应当提出另外一件专利申请，这样不仅保持单份专利具有概念上明显不同（conceptually distinct），而且也是基于从USPTO财政收入上的考虑－这种政策对于作为自收自支的USPTO是重要的。

2.美国专利法禁止New Matter的标准

在专利申请的审批过程中任何时候对专利申请的修改都可能存在是否引入New Matter的争议。几乎所有申请的审查过程中都会对申请进行修改，这需要专利审查员来判断修改是否引入New Matter。单从法律条款的规定来看，并没有给出任何判断的标准，需要USPTO的细则和法院的判决对此进行澄清。所述细则对该专利法中的法条作了进一步解释：“所有对申请的修改都必须符合申请文件的至少一部分，以至于它就是在申请日提交的一样。与原始披露相背离的内容或增加原始没有披露的内容，都不能在申请日之后加入。”

很显然的问题，需要确定如何判断修改的内容与原始披露内容相符合、如何判断修改的内容能够在原始披露中找到，或者与原始披露相背离。

法院的判决通过实际案例阐析了如何适用New Matter规则。在司法上，有两种判断方法。第一种叫做字面判断法(literal approach)，即如果修改与原始申请记载的字面解释相吻合则可以允许。另一种方法相对宽容一些，即发明概念判断法(inventive concept approach)，即如果修改没有引入任何新的发明概念到申请中则可以被允许。如下所介绍的，修改的内容在文字含义上没有达到充分一致的情况下，将适用发明概念判断法。

3.具体实例

对上述两种方法的简明阐释的案例是In re Wright案。该案涉及影印技术，在影印工艺中，粉末颗粒吸附到按欲拷贝的图像产生电荷的表面。然后粉末型式的表面被压印到纸上，因而完成图像的复印。In re Wright的发明涉及采用含有光敏组合物和墨水的微胶囊粉末。所述微胶囊粉末由于光敏组合物的原因而可以吸附到带电表面，当压印到纸上时发生断裂，而以合适分布的形式在纸上释放墨水。原始申请文件提到“通过文字和附图表示所述方法包括四个步骤，第四步或说最后一步是将微胶囊粉末从其沉积的带电表面上去除，所述去除通过‘擦除、刷除和/或利用真空装置’实现”。申请人试图将专利的权利要求修改成包括微胶囊粉末“非永久固定”于带电表面上的描述，但USPTO拒绝了该修改，认为引入了New Matter。

CAFC撤消了USPTO的观点。法院的一个理由集中在字面文字解释。Giles Rich法官认为USPTO对所述文字理由存在“有不同的解释”，但我们认为这并不相关。此处的描述是英语中常用的，家喻户晓的词。从字面上理解，微胶囊粉末可以被擦除是否就是非永久固定于表面的？答案应当是肯定的，在脑海中可以想象出这从物理学上是确实如此。参与讨论该诉讼的法律顾问和我们理解它们的含义并不存在任何困难。总之，原始申请文件的文字记载的字面含义即可支持上述修改。法院还从发明概念（inventive concept）的角度认为所述修改在原始申请文件中能够找到依据。在阐述申请人在原申请文件中披露内容之后，法院得出的结论是“所有这些都使我们确信原始公开的内容实质表明微胶囊粉末是‘非永久固定’的”。

其它一些案例也类似的阐述可允许的修改是原始公开所隐含的，或者属于原始公开的实质或概念的一部分。有判例解释为“对隐含特性的明确描述由于不是‘New Matter’而可以加入到说明书，具有在申请日记载的效力”。

下面是一个被认为修改引入了New Matter的案例（Neutrino Development Corp. V. Sonosite, Inc.），其涉及超声波扫描发生器，在优选实施方式中，通过引用整合文献中描述的“相对大型的物理治疗装置”，发明的超声波扫描发生器规格足够小以至于可以便携(portable)。但是超声波扫描发生器的规格为“便携式”的，并不等价于“手持式(hand-held)”。因此，修改为手持式属于引入了New Matter，专利申请文件中描述的装置可以有各种变体以致于可以便携，并不导致本领域技术人员理解专利申请中必然公开了手持式的规格。

4.小结

曾经在中国专利实践中对修改超范围采取相对苛刻的判断标准，虽然当前判断标准更趋客观和合理，但仍然有必要进一步理清审查标准和在实际案例中适用。而美国专利法规定对专利申请文件或专利文件的任何修改都不能引入New Matter。其立法宗旨应当与中国专利法第33条规定对申请文件的修改不得超原申请文件记载的范围基本是一致的。但具体判断标准来看，两者存在较大差异。有人认为USPTO对于修改是否超范围采取的类似于中国专利法所述的能否得到说明书支持的判断方式，这种说法显然过于表面化或片面化。事实上，在美国判断是否引入New Matter，更多的是根据发明的实质来进行判断的，不囿于文字本身，因而相对于我国的修改超范围判断显得更为灵活（或者用宽松一词更适合中国人思维的味口）。在上文中介绍的关于New Matter的判断规则介绍，以及两个具体实例可见一斑。

通过本文以期对美国的相关规定有更深入的理解，同时对于中国专利实践中关于修改超范围的判断起到一定的借鉴作用，虽然中美两国的专利体系存在一些明显的区别。

注释：

[1]Thomas K. Landry. Constitutional Invention: A Patent Perspective. Rutgers Law Journal. Autumn, 1993, 25 Rutgers L. J. 67.（作者注：文献年代有些久远，当时美国还采取所谓的先申请制，但其思路仍有借鉴意义。）

[2]注意这一点与中国专利法规定的现有技术存在差异。其原因可能是美国此前采取的先发明制有关，即使目前美国也没有采取绝对的先申请制（可以说还保留有先发明制的痕迹），因此在美国所谓的抵触申请不仅可以评述在先申请的新颖性，也可以评述其创造性的。