专利务实 | 浅析美国专利商标局书面描述判断方法

作者 | 欧阳石文  北京商专永信知识产权代理事务所

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笔者按：美国专利商标局书面描述审查培训材料中提供了作为附件的关于书面描述的审查指南(Federal Register/Vol.66, No.4/ Friday, January 5, 2001/Notices)。关于说明书应当满足书面描述的这一要求在我国并没有完全对应的法律条款，其主要用于判断修改是否引入new matter(相当于修改是否超范围)，以及判断优先权是否成立(实体方面是否成立)，但也可能根据该要求对原始申请文件提出反对意见(属于充分公开部分情形和权利要求能否得到说明书支持的部分情形)。通过对该指南的了解，相信能够有利于了解USPTO在判断修改是否超范围等方面的独特的思路。笔者将在后续文章中介绍相关的例子，以便能够更好的理解其思路。

正文

该指南意图帮助审查员审查专利申请是否符合35 U.S.C. §112，第1段的规定。其是基于USPTO（专利商标局）目前对法律的理解，并考虑了公众对专利商标局关于修改书面描述审查指南的反馈意见。专利商标局认为本指南完全与美国最高法院和美国联邦巡回法院以及其前所作出先例判决相符。

该指南并未实质性创立法律规则，因此并不具有法律意义上的效力和影响。其仅仅是帮助专利局审查员分析请求保护的主题是否符合实质性规定。审查员仅能基于实质性的法律规定来提出反对意见，这种反对意见是可申诉的。但如果审查员没有按照本指南进行审查，则不可申诉或上诉。

本指南意图作为常规审查思路的一部分。因此，审查员认为专利申请属于表面上证据确凿的未满足书面描述要求的案件时，在形成未满足书面描述的反对意见的通知书时，必须彻底的分析现有技术，并审查其它法律条款，包括35 U.S.C. §101、102、103和112。

一、申请应当满足书面描述要求的总体原则

35 U.S.C. §112，第1段规定：“说明书应当包含对发明的书面描述……。”该规定与可实施性要求是独立的、有区别性的规定。书面描述要求具有几个政策目的。最基本的目的是使申请能清楚的表达出申请人已发明了请求保护的主题。另一个目的是让公众知道什么是申请人请求保护的发明。专利法案中的书面描述要求是通过确保专利权人在说明书中充分描述其发明来换取在专利权保护期内排他性实施发明的权利，来促进实用技术的进步。

为了满足书面描述要求，专利说明书必须通过对发明进行足够详细的描述，以使本领域技术人员能够得出发明人已掌握了请求保护的发明的结论。申请人可以通过下述方法进行描述，如文字、结构、图示、图表以及公式等来充分呈现请求保护的发明，以表明掌握了所述发明。所谓“掌握”可以通过多种方式来呈现，包括实际的付诸实施，或者通过附图或结构化学式等来表明发明业已完成而“可以授权”，或者通过描述区别性鉴别特征而足以表明申请人掌握所述发明。审查员做出说明书没有提供充分的书面描述的意见可能是针对原始权利要求提出来的，也可能针对增加或删除了特征的新的或修改的权利要求、或者要求了根据35 U.S.C. §119、120或365(c)享有在先申请优先权的权利要求提出来的。判断申请说明书是否满足书面描述的要求，必须根据个案具体情况来决定。

01 针对原始权利要求

当提出申请时，先假定说明书已对请求保护的发明进行充分的书面描述。然而，当对请求保护发明的某方面没有充分描述，不足以使本领域技术人员认为申请人已掌握了请求保护的发明时，则对原始权利要求也可能提出未满足书面描述的反对意见。如果权利要求中的必要或关键特征没有在说明书中充分描述，并且不是本领域的常规知识或不为本领域技术人员所知晓，在此情况下请求保护的发明作为整体缺乏充分的描述。当发明仅仅通过与功能关联的形成方法来描述(where an invention is described solely in terms of a method of its making coupled with its function)，没有描述发明的结构与功能之间的关联性，并且不是已知的，则未满足书面描述的要求。如果本领域的知识和技术水平不能使本领域技术人员基于所披露的方法立即设想(envisage)出请求保护的产品，也未满足书面描述的要求。

02 针对新的权利要求或修改的权利要求

禁止在专利申请中引入新内容(new matter)的目的是防止申请人增加超出原始申请主题的新信息。因此书面描述要求是为了防止申请人请求保护没有在申请时的说明书中进行充分描述的主题。新的或修改的权利要求中引入原始公开的内容不能支持的要素或限定特征而违反书面描述的要求。虽然没有明文(in haec verba)要求，新增加的限定特征必须得到说明书明确地、或隐含的、或实质性公开内容的支持。如果本领域技术人员不仅意识到说明书中存在错误，而且意识到如何适当的修正，对明显错误的修改不构成新内容。

在某些情况下，删除限定特征会导致需要判断发明人是否掌握了该更宽范围的发明的问题。修改后的权利要求若删除了在原始发明中被申请人描述为必要或关键的特征，则不满足书面描述的要求。

最根本的问题是，说明书是否清楚合理的向本领域技术人员表达了申请人在申请时已掌握了申请所请求保护的发明。

二、判断书面描述是否充分的方法

1．阅读并分析说明书是否符合书面描述的要求

审查员在审查专利申请是否符合35 U.S.C. §112，第1段书面描述的要求时可按照下面的程序。审查员在全面阅读和评价申请的内容后，若认为本领域技术不能意识到发明的书面描述对权利要求提供支持，则具有初步的举证义务。当提出申请时，先假定说明书已对请求保护的发明进行了充分的书面描述；然而，对于新的或修改的权利要求，申请人应首先表明原始公开的内容支持新的或修改的权利要求。因此，针对原始权利要求提出不满足书面描述的要求比较少见。

1) 对于每一项权利要求，确定权利要求作为整体覆盖的范围

权利要求的解释是审查过程的必要部分。每个权利要求都应单独进行分析，并根据书面描述给予合理的最宽解释。权利要求必须作为整体考虑，包括前序部分和过渡性短语。权利要求作为一个整体，包括前序部分、过渡性短语和权利要求主体中所有限定的所有特征必须得到充分的支持以符合书面描述的要求。

审查员应当评价每一项权利要求以确定是否具有充分的结构、步骤或功能以使权利要求的范围和含义清楚，前序部分也应得到重视。对已知的术语或过程未进行定义或者未进行详细说明不能根据35 U.S.C. §112，第1段提出未满足书面描述的反对意见。然而，不能将说明书中的限定特征引入到对权利要求的理解当中。

2) 分析整个申请以理解申请人如何对请求保护的发明提供支持，包括每一个要素和／或步骤

在判断说明书的公开内容对于请求保护的主题是否满足书面描述的要求之前，审查员应分析权利要求和整个说明书，包括具体实施方式、附图和序列表，以理解申请人如何对请求保护的发明的所有特征提供支持。分析说明书是否符合书面描述的要求，要求审查员将权利要求的范围与说明书描述的范围进行比较，确定申请人是否已掌握了请求保护的发明。这种分析以申请时本领域技术人员的立场来进行，并应当包括确定发明领域及其该领域的技术和知识水平。通常而言，本领域的技术和知识水平与为了满足书面描述要求所必需的披露详细程度呈反向关系。本领域已知的信息没有必要在说明书中详细说明。

3) 确定书面描述是否充分，以表明请求保护的发明作为整体已被申请人在申请时掌握

a.原始权利要求

所谓“掌握”可以通过多种方式来呈现。例如，对请求保护发明的实际的付诸实施的描述。还可以通过详细的附图或结构化学式来清楚阐明发明，以使本领域技术人员意识到申请人已掌握了请求保护的发明。对发明充分的书面描述可以用充分的、相关的、区别性的鉴别特征的描述以表明发明人已掌握了所述发明。

说明书可对实际的付诸实施进行描述以表明发明人已构建了满足权利要求所有限定特征的具体实施方式或执行方法，并确定发明可以达到预期的目的。对生物材料而言，可通过符合37 CFR1.801规定的保藏来实现。

申请人可以通过足够详细的附图或结构化学式来清楚阐明发明，以使本领域技术人员意识到请求保护的发明作为整体已被申请人掌握。这种描述仅需要对那些是新的或非常规的方面进行详细描述。这种要求对请求保护的发明是产品还是方法都同样适用。

申请人还可用充分的、相关的、区别性的鉴别特性进行描述即完整或部分结构、其它物理和／或化学特性、功能特征，或这些特征的某些组合，与已知的或披露的功能和结构之间的关联性相联系，以表明发明人已掌握了所述发明。对本领域技术人员而言，已知的或常规的内容不需要详细描述。如果本领域技术人员已理解发明人在申请时已掌握了请求保护的发明，即使权利要求中的每一个细微差别在说明书中没有进行明确地描述，也认为说明书满足了充分的书面描述要求。

(1) 针对单一的具体实施方式或具体种类的权利要求：

(a) 确定申请是否描述了请求保护的发明实际的付诸实施。

(b) 如果申请没有描述实际的付诸实施，确定发明是否借助于足够详细的附图或结构化学式而表明请求保护的发明作为整体已被申请人掌握。

(c) 如果均不符合(a)和(b)的情形，则确定发明是否通过其它方面充分的描述披露了区别性的鉴别特性，表明申请人已掌握了请求保护的发明。

(i) 确定提交的申请是否描述了请求保护的发明作为整体的完整结构(或方法的步骤)。如果具体种类或具体实施方式的完整结构满足了说明书 “完整、清楚、简明和准确地”的要求，表明已掌握了请求保护的发明。如果完整结构被披露，对于具体种类或具体实施方式而言已满足了书面描述的要求，则不应根据35 U.S.C. §112，第1段提出未满足书面描述的反对意见。

(ii) 如果提交的申请没有披露请求保护的发明作为整体的完整结构(或方法的步骤)，则确定发明是否通过其它方面充分的描述披露了区别性的鉴别特性，达到完整、清楚、简明和准确地描述程度，因而使本领域技术人员意识到申请人已掌握了请求保护的发明。

确定说明书是否表明申请人已掌握了请求保护的发明，并非是独立的、简单的过程，而是需要考虑多种因素的事实确定判断过程。这些因素包括本领域技术和知识水平、部分结构、物理和／或化学特性、功能特征或者功能特征与已知或披露的结构与功能之间的关联性相联系、请求保护发明的实施方法。披露了上述鉴别特性(能将请求保护的发明与其它物质区分开)的任何组合，则可足以使本领域技术人员得出申请人已掌握了请求保护的具体种类的结论。本领域公开的专利和印刷出版物可用于确定本领域是否成熟以及本领域技术和知识水平状况。对于大部分技术领域，因为已非常成熟，其中的技术和知识水平很高，即使说明书仅披露了实施发明的一种方法和发明的功能，也不应对原始权利要求提出不满足书面描述要求的反对意见。相反，对于新兴的和预期性差的技术领域，或者本领域技术人员不能合理的预期用于限定权利要求的要素哪些是已知的，则需要更多的证据才能表明其掌握了发明。例如，仅披露实施发明及其功能的一种方法不足以支持产品权利要求，方法限定的产品权利要求除外。另外，仅披露产品的部分结构而缺乏其它特征将不能支持申请人已掌握了请求保护的发明。

针对具体种类的权利要求如果不能满足上述(a)、(b)和(c)中的任何一个，应根据35 U.S.C. §112，第1段提出未满足书面描述的反对意见。

(2) 针对概括范围的权利要求：

针对概括范围的权利要求，书面描述要求可通过描述足够代表性数量的具体种类来满足，对所述具体种类采用实际的付诸实施(参见上述(1)(a))，或借助于附图(参见上述(1)(b))，或者对相关的、鉴别性特性的披露，即结构或者物理和／或化学特性，功能特征与已知的或申请披露的功能和结构之间的关联性相联系，或鉴别性特性的某些组合，达到足以表明申请人已掌握了概括范围的权利要求(参见上述(1)(c))。

具体种类的代表性数量意指被充分描述的具体种类足以代表整个概括的范围。因此，当概括范围内存在实质性变化，申请必需描述足够多的具体种类来反映概括范围内的变化。另一方面，可能存在一个具体种类足以支持概括范围的情况。代表性数量的要求与本领域技术和知识水平呈反向关系。满足代表性数量的公开要求依赖于本领域技术人员是否意识到申请人基于所披露的具体种类已掌握了概括范围内的所有种类的共同特性或特征。对于预见性差的领域内的发明，包含了宽泛可变例子的概括范围，不能通过唯一例子的披露而满足书面描述的要求。代表性数量的例子的描述不要求具体描述达到对概括范围内的每种例子都提供支持的程度。如果没有披露概括范围内的代表性数量的例子，应根据35 U.S.C. §112，第1段提出未满足书面描述的反对意见。

b.新的权利要求、修改的权利要求、或者要求根据35 U.S.C. §119、120或365(c)享有在先申请优先权的权利要求。

审查员对为什么本领域技术不能意识到根据原始公开而掌握权利要求限定的发明具有初步举证和说明理由的责任。但是，如果提交了修改，申请人应当表明原始公开对新的或修改的权利要求提供了支持。为满足35 U.S.C. §112，第1段的书面描述要求，或根据35 U.S.C. §119、120或365(c)享有在先申请优先权，每一限定特征都应当得到原始公开明确地、隐含地、或实质地支持。此外，每个权利要求应当包括申请人描述为必要的所有元素。

如果原始公开内容不能对权利要求中的每个限定特征提供支持，或者申请人描述为必要的或关键的元素没有包括在权利要求中，则对该新的权利要求、修改的权利要求提出不符合35 U.S.C. §112，第1段书面描述要求的反对意见，或者对于要求了根据35 U.S.C. §119、120或365(c)享有在先申请优先权的权利要求，则其优先权不成立。

三、根据所有法条完整地判断可专利性，并清楚表达审查意见的事实、结论及其理由

上面仅针对如何判断是否符合35 U.S.C. §112，第1段关于书面描述的要求。不管结论如何，审查员必须根据35 U.S.C.中所有相关法条全面地判断申请的可专利性。

在审查员完成对请求保护的发明是否符合所有法条包括 35 U.S.C.101、112、102及103的分析后，应当进一步分析将要提出的反对意见及其理由以确保其正确性。然后，确定在通知书中提出何种反对意见。通知书中应明确审查意见的事实、结论和支持这种结论的理由。如果可能，通知书还应提供如何克服所述缺陷的有益建议。

1. 对未满足书面描述要求的权利要求提出不符合35 U.S.C. §112，第1段的反对意见

当提出申请时，假定说明书的描述是充分的，除非审查员有充分的证据或理由表明可以推翻这一假定。因此，审查员必须有合理的理由才能提出不满足书面描述的要求的反对意见。对于为什么本领域技术人员不能意识到申请的公开描述了权利要求限定的发明，审查员具有提供优势证据的初步责任。针对提出反对意见的权利要求，审查员必须阐明与上述分析相关的支持不符合书面描述要求的事实。这些事实包括：

(1)鉴别待审查权利要求的限定特征；

(2)建立初步确凿的事实，提供为什么本领域技术人员基于原始申请的公开内容，不能意识到发明人在申请时已掌握请求保护的发明的理由。仅仅罗列“本领域中不可预见”的断言不能作为充分理由来支持提出不满足书面描述要求的反对意见。

合适的情况下，审查员可以建议能够得到申请书面描述支持的修改权利要求，但特别要注意禁止在权利要求或说明书中引入新内容的规定。

2. 根据申请人的意见陈述，再次判断请求保护发明的可专利性，包括考虑到案件的所有在案信息，根据上述描述的分析方法，判断是否满足书面描述的要求

根据申请人的意见陈述，再次判断是否符合35 U.S.C. §112，第1段规定的书面描述要求之前，应当分析案件所有的在案信息，包括申请人作出的修改、反驳意见以及提交的证据。如果这些信息能够表明书面描述要求已满足，则在下次通知书中不应重复该反对意见。如果还不能表明书面描述足以支持权利要求，则再次提出该反对意见，对申请人的反驳意见进行全面分析，并合理处理申请人提出的任何进一步的陈述。如果坚持该反对意见，应全面分析关于满足35 U.S.C. §112，第1段规定的书面描述要求的宣誓书，并在该次通知书中予以论述。