以改判案件视角看专利复审无效行政案件的上诉审理

作者 | 苗征 卢佳  北京市永新智财律师事务所

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专利申请驳回复审案件和专利权无效案件是专利行政案件最主要的两类案由。这两类案件的二审之前一直是由北京高院管辖。近期全国人大常委会会议通过了关于专利技术类案件的上诉由最高院设立知识产权庭进行统一审理的决定。最高院随后也发布了司法解释[1]细化了决定内容，根据该司法解释的相关内容，2019年1月1日后作出的专利复审无效行政案件的判决和裁定的上诉，将统一由最高院知识产权法庭审理。国家层面知识产权案件上诉审理机制的落地凸显了国家在创新驱动发展的战略下，对于科技创新的高度重视，以及统一技术类案件的司法裁判标准，完善科技创新知识产权的司法保护，合理保护创新，建立良好知识产权市场秩序的决心。

本次知识产权技术类案件上诉审理机制的调整将推动知识产权案件的裁判标准的统一和完善，实现专利权有效性判断与侵权认定两大诉讼程序和裁判标准的无缝对接。同时，考虑法律延续性以及机构设置等因素，本次调整后，对于专利复审无效案件的审理也是在延续此前二审司法判例实践的基础上进行统一和完善。在此笔者梳理了此前北京高院对于专利复审无效行政案件的改判案例，相信其中一些有共性的审判思路会在今后最高院知识产权法庭的审理上诉案件的过程中得到承继和发展。

01

近两年专利复审无效二审改判案件基本情况

笔者检索了网上公开的裁判日期在2017年至今的二审改判专利行政案件共45篇[2]。在全部45件案件中，其中39件案件属于专利权无效行政纠纷，占绝大多数，其余6件为专利申请驳回复审行政纠纷，占比较少。这一方面符合整体上在专利授权确权类行政案件中，无效案件的比例远高于复审案件的整体趋势[3]；另一方面也反映了无效案件，由于涉及第三人和专利权人的双方博弈，因此可以带来更高的争议性。

从裁判结果角度分析，全部45件案件的裁判结果分为两类，其中一类是在一审裁决中撤销了复审委的行政决定的情况，二审法院在判决中撤销一审判决，共计24件；另外一类是在一审判决中维持了复审委的行政决定的情况，二审法院在判决中对一审的判决和复审委的行政决定均进行了撤销，共计21件；两者比例基本相当。

在上述检索出的无效案件判例中，二审最终判决结果有利于专利权方的比例约为56%；二审最终判决结果有利于无效请求人方的比例约为44 %的。两者基本相当，未发现明显的倾向性。进一步分析发现，在裁判结果为撤销一审判决，但是维持了复审委认定的案件中，最终结果有利于专利权人的比例略低于有利于无效请求人的比例。而在裁判结果为同时撤销一审判决和复审委决定的案件中，最终结果有利于专利权人的比例则高于最终结果有利于无效请求人的比例。这种差异可能是由于在二审程序中，二审法院要有效保障对于专利权人的最后救济。这种保障专利权人最后救济的精神在例如吉联亚科学股份有限公司专利无效案[4]中，认定证据在无效程序中是否可以交叉使用时有着具体体现。二审法院认为，在无效程序中，“不能将不同无效宣告请求中的证据交叉使用，以防止损害专利权人的利益。但对于专利权人用以证明其专利有效的证据应予例外，否则一旦专利被宣告无效，专利权人将无法获得救济。”考虑我国现行的司法审查体系和二审终审制度，行政诉讼程序，尤其是二审程序是专利权人最后的救济机会。而对于无效请求人来说，一些无效程序中的不足还可以通过重新提出新的无效来弥补。因此在专利无效行政案件中，二审法院合理保障专利权人的救济有助于实现对创新的保护。

从涉案的专利类型来看，发明专利案件占比最高，约六成，其次为实用新型案件，约占三分之一，外观设计最少。这一方面反应了整体上，专利行政案件中，发明占比最大，其次为实用新型，外观设计在三种专利类型中占比最小[5]；另一方面，也反映了二审改判案件中，技术型专利尤其是占主要位置。相信随着最高院知识产权审判庭建立后，统一管辖技术类案件上诉审理后，会更有利于技术类案件司法裁判规则的明确和完善。

02

近两年专利复审无效二审改判案件中的裁判要点

改判理由主要集中在创造性的认定

除了个别案件基于证据采信问题，避免程序空转等理由撤销了一审判决，绝大多数案件撤销一审判决的理由均是基于专利有效性的实质问题。在专利有效性的实质问题内进一步分析发现，除了少数案件在改判理由中重点讨论了《专利法》第三十三条的“修改超范围”，《专利法》第二十九条“优先权”问题，或是《专利法》第二十三条针对外观设计是否“具有明显区别”等问题，其他案例中的裁判理由全部围绕专利保护的技术方案是否具有创造性来展开论述并据此撤销了原审判决。可见，在无效复审行政案件上诉审理中，尤其是对于发明和实用新型专利来说，创造性是最核心的问题。创造性作为“专利三性”中最为重要的条件[6]，反映的是专利权保护客体的创新高度。在二审改判案件中高度重视创造性，也体现了专利法鼓励发明创造的立法宗旨。

站在当事人各方的角度，在应对专利复审无效行政案件的二审裁判过程中，则应高度重视创造性问题，对涉案专利是否具备创造性应进行充分阐述。同时，通过分析既往判例中主要的争议问题和二审法院的审判思路，也可以更好的预判应诉工作的重点，以更好维护合法利益，实现合理诉求。

具体来说，针对创造性的认定，在二审改判案件中主要涉及如下争议问题。

基本坚持“三步法”的适用

绝大多数二审改判案例在创造性认定上均采用了“三步法”。极个别案例在“三步法”的基础上，同时采用了辅助方法，如赢创德固赛公司专利复审案件[7]中，在通过“三步法”得出不具备创造性的结论后，又辅助论述了通过模拟本领域普通技术人员的研发活动也可以得出同样的结论。纵观近两年的专利复审无效行政案件的二审改判案件，二审法院基本坚持了“三步法”的适用，并没有出现超越“三步法”认定创造性，撤销原审判决的情况。此外，在个别判例中二审法院还强调了 “三步法”的严格适用，如在南京胜太专利无效行政诉讼一案[8]中，二审法院强调了应适用“三步法”对区别技术特征要逐一进行分析，纠正了原审中未按照“三步法”进行审查的判断。可见，关于创造性的判断方法，上诉审理过程中二审法院的基本观点是遵循“三步法”，不得超越“三步法”对是否具有创造性做出不当的判断。

关注技术方案和技术特征比较的实质性

适用“三步法”进行创造性判断的基本过程是先确定最接近现有技术，再比较权利要求的技术方案与最接近现有技术之间的技术特征，以确定区别技术特征和解决的技术问题，最后判断是否显而易见。

对于第一步确定最接近的现有技术，在二审改判案件中，鲜有直接因为最接近现有技术的选择有误而撤销原审判决的。这主要是由于“三步法”内在的逻辑决定，最接近现有技术选择不当，往往影响后续技术方案的比对或者非显而易见性的判定，但其选择甚至可能并不唯一，本身往往不会成为关键改判理由。

事实上，二审中大量的案件的改判往往发生在“三步法”的第二步和第三步的判断过程中所涉及到的技术方案比较和判断技术特征是否公开上。照常理，涉案专利的技术方案或者现有技术的公开内容经过专利复审委和一审法院在前置程序的审查判断，在二审中应该不再存在争议。但是由于我国的二审程序中依然是全面审查，即对上诉请求的有关事实和适用法律均进行审查。我们注意到二审改判案件的裁判理由中仍然有很多涉及对于技术方案和技术特征是否被公开的重新认定。

例如在莱克公司实用新型专利无效案[9]中，二审法院从说明书所公开的技术方案整体的角度考量，以确定涉案专利所保护的技术方案，及相应的技术需求在对比文件中是否同样存在。再如在株式会社岛野公司专利复审行政诉讼[10]中，二审法院充分考虑了部件技术特征的作用，比较了涉案专利和现有技术的技术方案的操作方法差异，并基于原审法院对于技术方案的理解错误，重新确定了区别技术特征。

在李珵谊发明专利无效案[11]中，二审法院也强调了正确理解技术方案，应整体考量，“不应当对权利要求进行孤立的解读，而应当结合权利要求书、说明书及附图等对权利要求的技术方案作出符合发明目的的理解和认定”。类似地，在坦萨公司专利无效案[12]中，二审法院也强调了要整体考量现有技术。

关于公开内容的判断，二审改判案件中也存在相关论述。例如，参天制药株式会社、旭硝子株式会社公司专利无效案[13]中，二审法院还认定了现有技术文件无论是否测定了相应的参数，或是否揭示了机理或原因，均不影响其客观上公开了技术手段，并带来相应的技术效果。可见二审中对于现有技术披露内容认定的客观性要求。当然，二审法院也要求现有技术文件披露的充分性，如仅仅公开设想，并未提供实质技术内容，则认为本领域技术人员如不付出过度劳动无法获得涉案专利的技术方案[14]。

从上述案件的裁判思路中可以看出，对于技术方案的比较和技术特征是否公开的认定，二审法院往往更关注于技术方案的实质性和整体性，同时综合考虑技术特征在技术方案中发挥的功能、作用等因素来判断其是否被现有技术或公知常识证据所公开。在技术方案和技术特征的比较中，强调对于技术方案和技术特征的实质把握，以及对披露内容的客观认定。正如所有其他专利案件一样，专利授权确权的行政诉讼也往往并非单纯法律问题，而是技术问题[15]。尤其是在二审中，所涉焦点往往是法律问题与技术问题的交合。强调考量技术方案的实质以及对披露内容的客观认定，这不仅仅是技术问题准确认定要求，这与对技术方案整体性的关注同样，也关乎《专利法》第二十二条三款所规定的创造性的理解和适用，强调了技术构思对于创造性判断的影响[16]。

对技术问题、技术效果和技术启示进行综合客观判断

在“三步法”的判断过程中，除了技术方案和技术特征的比对之外，针对技术问题、技术启示和技术效果的判断也在多个二审改判案件中被重点论述。

针对技术问题判断的论述，例如，北京金石佳业公司实用新型专利无效案[17]中，二审法院在讨论对于技术问题的认定时强调“”技术问题是发明或实用新型实际能够解决的技术问题，而不是专利申请文件或者专利文件中声称想要解决的技术问题”。另外，王贺实用新型专利无效案[18]中，二审法院也强调了“在主观技术问题和客观技术问题不一致时，应以审查员或法官认定的客观技术问题为准”。从中可以看出，二审法院判定技术问题时，高度重视客观性。

针对技术效果判断的论述，例如，日烽公司专利无效案[19]中，二审法院认为，对于技术效果的认定，可以依据诉争专利说明书所明确记载的内容，但也要以本领域技术人员的普通视角，对其效果可行性进行初步判断，以避免技术效果的不实认定，影响创造性判断。再如前文提及的参天制药株式会社、旭硝子株式会社公司案件[20]中，二审法院认定，对于本领域普通技术人员均知晓存在多途径或多影响因素的参数，仅仅依赖这些参数结果并不能证明涉案专利的改善效果。由此，也可以看出二审法院在技术效果的认定中，也是从客观技术实际情况出发，进行合理认定。同时，值得注意的是，二审法院也在多数案例中强调了技术效果对于创造性判断的重要影响。例如欧瑞康公司实用新型专利无效案中[21]中，二审法院指出，不能因为简单易行的替换就认为没有创造性，如简单替换取得明显的技术效果，反而恰恰证明其进步性。由此可见，二审法院不仅在对于技术效果的认定过程中重视客观性，其对技术效果的重视本身也体现了二审裁判中相对客观的判定标准。

针对技术启示判断的论述，例如，前文提到的北京金石佳业公司案[22]中认定，客观上对比文件公开了技术特征，能够实现相应的技术效果，这一技术启示可以被结合以获得涉案专利的技术方案，而无需付出创造性劳动。再如，前文涉及的赢创德固赛公司案件[23]中，二审也强调了基于客观的技术启示，本领域技术人员有动机适当调整对比文件的技术方案，以得到涉案专利技术方案。

上述裁判体现了在技术问题的判定，技术效果的认定以及技术启示有无的判断过程中，二审法院充分考虑技术方案的整体性，分析技术方案中是否存在相应的技术需求，同时注重客观性，即对比文件证据，客观上是否公开了相应的技术内容，是否提供了解决技术问题，实现技术效果的技术启示。

准确把握本领域技术人员所具有的知识水平和能力

在“三步法”的判断过程中，对于本领域公知常识和惯用技术手段，以及本领域技术人员所具有的知识水平和能力的认定也在许多判决中成为关键的争议点。

本领域技术人员，作为一个拟制主体，对于其认识水平和知识能力的认定，涉及诸多因素，如何综合衡量，甚至可能已经超越了法律规范而不可避免要求法官的权衡[24]，容易在各方引发争议。在二审改判案件中对于是否属于公知常识或惯有技术手段的认定，往往也是案件裁判理由的关键，对此在二审判决中也有许多相关的论述。

例如在哥伦比亚公司实用新型专利无效案[25]中，二审法院指出原审法院认为没有证据表明相关的技术特征是本领域公知常识或常用技术手段，即认定对比文件没有给出相应的技术启示，系未充分考虑创造性要站在本领域技术人员的角度。再如，夏普公司专利复审案[26]，二审法院在判决说理中指出，公知常识虽然通常来说可以通过提供教科书或技术词典等工具书记载的内容证明，但是也可以在充分考虑本领域技术人员的知识水平和能力下，通过充分说理予以认定。事实上，对于公知常识和惯用技术手段的证明，并不局限于通过教科书，词典等进行证明[27]，二审法院在上述诉审理中也认定了其并不排除通过充分说理来证明。同时值得注意的是，二审法院也在大量案件中基于没有证据证明属于公知常识而认定相应特征的非显而易见性。往往，对于机械等比较常见和直接显然的公知常识技术手段，更容易取得法院对于其属于公知常识的自由心证，而对于较为复杂的领域，要求提供充分的证据证明技术特征属于公知常识，则是必要的。否则，轻易否定技术方案的非显而易见性则无法对发明创造给予合理的保护。

尤其值得注意的是，在判断是否属于公知常识或惯用技术手段时，不仅要考虑技术特征本身是否属于公知常识或惯用技术手段，往往还要判断技术特征在特定技术领域或技术方案中的应用是否显而易见。例如李莉专利无效案[28]中，二审法院认为虽然混合缓冲空间的功能作用属于本领域公知常识，但是在涉案专利中“催化剂冷却器下游”设置“催化剂混合缓冲空间”，这一特定设置却并不属于公知常识。

合理解释权利要求

此外，权利要求的解释，虽然不属于“三步法”判断中的一个明确的步骤，但其作为判断创造性的基础，也是许多二审改判案件的关键所在。对于专利来说，其保护的客体是通过权利要求的语言予以限定的，语言表达本身的局限决定了权利要求解释的重要性和必要性[29]。专利复审无效行政诉讼案件也不例外，在二审中对于权利要求的解释往往是界定权利要求客体的关键。通常经历了在先行政程序，以及一审法院的司法审查后，基本明确的用语并不会再作为争议焦点。然而对于权利要求用语在字面以外含义的确定，往往容易产生争议，成为二审改判案件中认定的关键因素。

二审法院在多篇案例中强调了权利要求解释的规则，例如在陈华清专利无效案[30]中，二审判决指出了权利要求解释的“语境论”规则，即应结合说明书及附图对权利要求进行解释，当说明书中有特别限定的含义，且该限定的含义是清楚的，所属技术领域人员能够明白其限定的含义的，即使权利要求中的术语在所述技术领域有通常含义，也应采用说明书中限定的含义来确定术语的含义。

再如，在阿里巴巴公司专利无效案[31]中，二审法院指出对于权利要求中自行创设的技术术语，在说明书中无明确界定的情况下，应该结合专利文献中的相关记载，基于本领域技术人员的通常理解确定含义，不能简单地将用语限缩到说明书中某一具体实施方式体现的内容。

在对于权利要求的解释过程中也体现了二审法院对于专利权人的合理救济和合法保护，例如二审法院通过个案 [32]认定，基于对专利权人在授权过程中产生的信赖利益的保护，在确权程序中，“在不损害权利要求的公示价值和社会中利益的情况下，应对权利要求作出符合发明目的的解释原则” 。 

虽然，在涉及权利要求解释问题的二审改判案件中，每个案件的具体解释认定规则具有个案特征。但是，这些案例在整体上显示出二审法院在权利要求解释时，不拘泥于文字，重视发明主题和整体技术方案，尊重专利文献中的相关限定，结合上下文含义，以不偏离发明主题为标准进行解释。对权利要求的解释，也体现了在上诉案件审理过程中，法院对于技术方案的整体把握，以及技术方案创新实质内容的关注。

综上，通过对北京高院二审改判的专利无效复审行政案件的梳理，我们发现在专利无效复审案件的上诉审理过程中，创造性问题是改判理由的主流。坚持适用“三步法”，是二审中创造性判断的基石，各方争议点往往体现在技术方案和技术特征的比对，技术效果，技术问题和技术启示的判定，本领域技术人员知识水平和能力的确定以及权利要求的解释。二审法院针对争议问题的认定，反映了其在认定专利是否具备创造性的过程中，重视技术方案的实质内容和整体性，关注创造性判断规则方法的准确性和客观性。

作为当事人，在处理专利复审无效的上诉案件中，应重视涉案专利的创造性问题，深入透彻分析涉案专利以及在案现有技术和公知常识证据，准确把握技术方案、技术构思、实现的技术效果、解决的技术问题及相应的技术启示，对权利要求技术特征的解释和本领域公知常识，惯用技术手段进行充分的论述和举证。在应诉准备过程中，不仅不能忽略技术问题，在搞清技术问题的基础上，还要厘清法律规则，更要特别关注技术问题与法律问题的交合，以赢得有利裁判结果，有效实现自身的合法权益。

注释：

[1] 《最高人民法院关于知识产权法庭若干问题的规定》，自2019年1月1日其施行

[2] 以上网上公开案例检索结果更新至2018年12月30日。

[3] 根据知产宝公布的《2017北京知识产权法院司法保护数据分析报告》，2017年专利行政案件案由分布情况，无效宣告案件517件，占比68.5%。

[4] （2017）京行终1806号判决。

[5] 根据知产宝公布的《2017北京知识产权法院司法保护数据分析报告》，2017年专利行政案件类型分布情况，占比最多的为发明专利（387件），其次为实用新型专利（200件），之后为外观设计（137件），另有13件案件类型为其他。

[6] 尹新天著：《专利法详解（缩编版）》，知识产权出版社2012年版，第195页。

[7] （2017）京行终222号判决。

[8] （2018）京行终741号判决。

[9] （2016）京行终4365号判决。

[10] （2017）京行终408号判决。

[11] （2017）京行终878号判决。

[12] （2017）京行终5509号判决。

[13] （2018）京行终2194判决。

[14] （2017）京行终2544号判决。

[15] 姚志坚等，《专利效力认定二元分立构造的调整》，《人民司法（应用）》2017年第4期。

[16] 李越等，《问题导向下的我国创造性评判标准研究》http://www.sipo-reexam.gov.cn/alzx/scrdzjt/21053.htm 访问时间2018年12月30日。

[17] （2017）京行终2334号判决。

[18] （2015）高行（知）终字第3065号判决。

[19] （2018）京行终742号判决。

[20] 同13。

[21] （2016）京行终2859号判决。

[22] 同17。

[23] 同7。

[24] 崔国斌著：《专利法原理与案例（第二版）》，北京大学出版社2016年版，第259页。

[25] （2017）京行终602号判决。

[26] （2018）京行终4723号判决。

[27] 张冬梅，《专利授权确权案件中公知常识的证明》，《知识产权》2012年第10期。

[28] （2017）京行终1711号判决。

[29] Osenga, Kristen Jakobsen. "A Penguin's Defense of the Doctrine of Equivalents: Applying Cognitive Linguistics to Patent Law." Social Science Electronic Publishing (2016).

[30] （2017）京行终1082号判决。

[31] （2016）京行终1619号判决。

[32] 同21。