专利务实|EPO问题解决法与我国三步法判断创造性的比较

作者|欧阳雪宇 专利审查协作北京中心

     欧阳石文 北京商专永信知识产权代理事务所

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摘要：对EPO采用的问题解决法和我国审查指南中规定的三步法判断创造性的方法进行了比较，特别是对确定实际解决的技术问题方面所存在的区别，在此基础上提出了对我国审查指南完善的建议和对新审查员进行培训时的改进建议。

关键词：创造性 问题解决法 三步法
 
本文主要介绍EPO创造性的判断方式－问题解决法（Problem-and-solution approach），并结合案例对该判断方式进行详细阐述，以及与我国的三步法创造性评价方法进行比较，并提出可能的借鉴。

问题解决法的使用

EPO审查指南Part C第IV章第11.5节问题解决法部分规定：为了以客观和可预测（predictable）的方式评述创造性，应当使用（should be applied）“问题解决法”，未采用这种方式的必须是例外（原文：Thus deviation from this approach should be exceptional，笔者理解这意味着如果不使用这种判断方法，必须有足够强的理由）。而更早一些EPO审查指南要求是“通常应当使用（should normally）‘问题解决法’”。

EPO审查指南中规定，问题解决法包括三个主要步骤：1）判断“最接近的现有技术”；2）确定“客观解决的技术问题”；3）从最接近的现有技术和客观解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对于本领域技术人员是否是显而易见的。

我国专利法第二十二条第三款规定，审查发明是否具备创造性，应当审查发明是否具有突出的实质性特点，同时还应当审查发明是否具有显著的进步。如果要求保护的发明相对于现有技术是显而易见的，则不具有突出的实质性特点。而判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常可以按照以下三个步骤进行。（1）确定最接近的现有技术，（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题，（3）判断要求保护的发明对于本领域的技术人员来说是否显而易见。上述规定简称为“三步法”，从表述上看与EPO的问题解决法在步骤上非常相似。但由EPO审查指南中关于使用问题解决法判断创造性的措辞修改可知，EPO强调应当使用问题解决法评述创造性，以规范创造性的判断标准，背离该判断方法必须是例外的情况。

而在我国的指南中，采用了“通常可以”的表述，从文字表述上看并非强制性的要求，与EPO审查指南修改之前的表述相同。在审查实践中，也并非严格排除不使用三步法的情形。由此可见，目前EPO对于使用问题解决法的规定比我国的更为严格。上述修改可能与EPO致力于提高审查标准的一致性有关。但上述措辞的修改代表了一种导向，即在法规的基本层面上保持相同的判断标准，减少审查的差异性。 

问题解决法的细化

尽管在EPO审查指南中问题解决法只包含三个步骤，但在EPO的实际操作中（包括在培训中），采用了比较独特的顺序来进行创造性的判断。采用问题解决法判断创造性，要依次解答五个问题来判断创造性，最后阐述了所述五个问题与EPO审查指南中问题解决法的对应关系。这五个问题是：

1、最接近的现有技术是什么？

2、要求保护的权利要求与最接近现有技术的区别是什么？

3、该区别导致的技术效果是什么？

4、要求保护的发明实际要解决的技术问题是什么？

5、在现有技术的基础上，本领域技术人员解决该技术问题是否需要创造性的技能？

上述问题1对应于EPO审查指南中规定的问题解决法的步骤1、问题2-4对应于步骤2，问题5对应于步骤3。

由上述过程可知，EPO将问题解决法细化成了5个更具体的问题（尤其在新审查员的培训过程中）。据了解，EPO新审查员在进行案例练习时，首先要制作特征对比表，然后按照上述顺序写出每个问题的答案，才能对创造性进行整体的判断。在参加该部分培训时发现，采用这种问题导向式的培训方式，对于审查员正确理解发明、客观认定对比文件公开的内容、规范评述和判断、建立良好的审查习惯非常有帮助。这样的操作方式类似于标准流程，新审查员只要遵循规定的顺序进行操作即可，对于初次接触创造性审查的新审查员来说更容易掌握。

我国审查指南中虽然未对三步法进行再划分，但在对三步法的解释中也似乎体现了上述五个步骤。然而在新审查员培训时，通常要求较严格的采用三步法，并没有明确区分五个步骤，因而在新审查员审查创造性时，易出现一些失误或疏漏，例如区别技术特征遗漏或认定错误等。EPO对问题解决法的细化解释对于我国的创造性实践或者审查员培训中是可以借鉴的。

关于发明实际解决的技术问题的探讨

无论是在问题解决法还是三步法中，发明实际解决的技术问题都是关键的步骤，是判断要求保护的发明对于本领域技术人员是否是显而易见的基础。

EPO审查指南相应部分有如下规定：

在问题解决法中，技术问题是指对最接近的现有技术进行修改或匹配以产生发明区别于最接近现有技术的技术效果的目标或任务。即通常所称的“实际解决的技术问题”。

“技术问题”应当从广义上理解，解决技术问题并不必然意味着是在现有技术上的技术改进。因此，实际解决的技术问题可能仅仅只是寻求已知设备或方法的替代方式，其产生效果相同或相似或更合算。仅在能够确信发明基于的所有要求保护的实施方式实质上都能产生所述技术效果的情况下，才能认为已解决了所述技术问题。

有时，实际解决的技术问题必须被认为是多个“部分技术问题”的集合体。这种情况是指当把所有区别技术特征合并起来考虑时没有要达到的技术效果，将其视为独立的不同区别技术特征解决的“部分技术问题”的集合体更合适。

从以上规定可以看出，EPO审查指南中从广义和客观的角度对实际解决的技术问题的进行了定义，指出解决的技术问题并不必然意味着是对现有技术的改进。

EPO审查指南中还指出实际解决的技术问题可以是“部分技术问题”的集合体，并非必须是整体的技术问题。对此，有如下示例：本申请涉及一种汽车，相对于现有技术的改进之一是使用了新材料制作座椅，同时对刹车装置进行了改进，上述两个技术问题之间没有关联，此时认定其分别解决了两个技术问题更加合理。

EPO在新审查员培训过程中，非常强调创造性评述时实际解决的技术问题仅仅只是寻求已知设备或方法的替代方式这种情况，以下用EPO新审查员授课课件中的案例及其参考答案（model answer）来进行详细说明。

【案例1】权利要求：具有仅由三条腿支撑的桌面的餐桌，所述餐桌的重心落在所述桌腿之间。发明声称要解决的技术问题是提供一种在不平整的地面上不晃动的三条腿的餐桌。

现有技术对比文件1公开了一种常见的四条腿的桌子，未提及晃动问题。

现有技术对比文件2公开了一种挤奶工在牛棚或田野中使用的三条腿的凳子，其中明确指出该凳子必须具有三条腿，才能在田野上保持稳定。

假设家具领域的本领域技术人员制造了对比文件1的桌子后发现该桌子在花园中使用时不稳定，本领域技术人员也知晓牛棚或田野一般都不平整。

【案例2】权利要求、对比文件1和2同上。现有技术对比文件3公开了一种四条腿的餐桌，有至少一条腿能够伸展/收缩，使该餐桌能够稳定放置在不平地面上。

EPO培训课件中的参考答案中指出：对于案例1，对比文件1是最接近的现有技术，区别技术特征是本发明的餐桌仅有三条腿。基于该区别技术特征所要解决的技术问题是如何对对比文件1的桌子进行修改使其在不平的地面上不晃动。在此基础上经分析得出权利要求1相对于对比文件1和对比文件2的结合不具备创造性。

对于案例2，对比文件1和对比文件3都属于桌子，与本发明的基本目的相同。然而，对比文件3公开的技术特征比对比文件1多，因此对比文件3是最接近的现有技术。区别技术特征仍然是：本发明的餐桌仅有三条腿。然而，由于对比文件3和本申请的桌子都能在不平的地面上保持稳定，因此，不能看出本申请相对于最接近的现有技术产生了技术效果（no effect over the closest prior art is recognizable）。本申请实际解决的技术问题是：如何对对比文件3的桌子进行修改以提供一种能够在不平的地面上保持稳定的替代方式。在此基础上经分析得出权利要求1相对于对比文件3和对比文件2的结合不具备创造性。

我国专利审查指南的相关部分规定：在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题。为此，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别技术特征，然后根据该区别技术特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。从这个意义上说，发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。

上述规定与EPO审查指南中的规定不同，我国指南默认实际解决的技术问题是指为“获得更好的技术效果”而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。未提及实际解决的技术问题“可能仅仅只是寻求已知设备或方法的替代方式，其产生效果相同或相似或更合算”。上述规定存在以下问题：首先，在实际审查中，存在区别技术特征所能达到的技术效果相比现有技术其效果相同或相似、甚至较差的情况。按照上述规定，就难以构建该发明实际解决的技术问题，进而难以使用三步法判断创造性。其次，专利法第22条第3款规定，发明的创造性，是指与现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。从表述上看“突出的实质性特点”和“显著的进步”是两个必要的条件，而上述规定中，在判断是否具备“突出的实质性特点”之时，已先认定实际解决的技术问题是为了获得更好的技术效果，相当于提前默认了申请具有显著的进步，那么再对“显著的进步”进行判断就没有意义了。而这个在逻辑上明显是存在问题的。第三，根据专利审查指南中的表述，实际解决的技术问题应当是在区别技术特征所能达到的技术效果的基础上确定，而“区别技术特征所能达到的技术效果”应当是客观的效果，那么该效果就可能存在相比现有技术更优、相同/相似或更劣的情况，而在此基础上即认定发明实际解决的技术问题是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进，显然存在矛盾的情况，因此导致判断的偏差。第四，由于认定发明实际解决的技术问题是为了“获得更好的技术效果”，导致审查员在使用三步法确定实际解决的技术问题时易脱离原申请记载的技术效果，而构建出原申请未提及的其他“更好的技术效果”，而这种重新构建出的“更好的技术效果”显然为原申请增添了之前未曾提及的技术效果，其是否客观存在疑义，而且该认定是站在有利于申请人的角度考虑，而不是一个公平公正的角度。

比如这样一个案例，本申请要求保护一种方法，其中记载主要的改进点在于增加了搅拌过程，所达到的技术效果是催化剂能够循环使用，不易失活。权利要求的一个步骤中限定了具体的蒸馏温度范围，但申请中并未提及该特定的温度范围具有何种技术效果。然而该申请与对比文件的差别仅在于该温度范围。如果此时认定选择该温度范围是“为了达到更好的技术效果”，相当于默认了本申请技术方案的技术效果相比对比文件更好，而这种信息从原申请记载的内容中实际上是无法确定的，因此其并不客观。

此外，尽管在实际工作中也有审查员使用寻找“替代方式”的评述方法，但与目前指南规定的“为获得更好的技术效果”是不一致的，因而缺少相应的法律依据。

对于“实际解决的技术问题有时必须被认为是多个‘部分技术问题’的集合体”，我国指南中没有类似规定。在审查实践中，对于权利要求与现有技术之间存在多个区别技术特征时，不同审查员的处理方式并不一致，部分审查员是基于区别技术特征确定一个总的比较上位的技术问题，然后采用“基于区别技术特征1，……；基于区别技术特征2，……”的方式分别进行评述。部分审查员在确定技术问题时即写出多个实际解决的技术问题，然后统一评述其是否显而易见。对于应当采用哪种方式，常常存在争论，因此有必要给出规范的指导性规定。

讨  论

（1）对于问题解决法中确定发明“客观解决的技术问题”，EPO审查指南中强调从申请与最接近现有技术本身的对比来确定技术效果和技术问题，而并不一定需要依据区别技术特征来寻找一个改进的理由，并据此设定实际解决的技术问题。区别技术特征所达到的“技术效果”必须在申请中有相应记载或者在申请中隐含才能被认为该区别技术特征的确具有所述“技术效果”，而不能脱离本申请设想该区别技术特征产生的效果。同时，EPO审查指南中还指出，仅在能够确信发明基于的所有要求保护的实施方式实质上都能产生所述技术效果的情况下，才能认为已解决了所述技术问题。也就是说，发明实际解决的技术问题必须是基于所有实施方式都能够产生所述技术效果，而不能仅仅依据部分实施方式的技术效果。

在我国的审查实践中，通常审查员都是基于改进的动机来确定实际解决的技术问题，而且指南中有以下规定：“作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可”。专利审查指南中并未对“能够得知”做进一步的解释，在实际审查过程中，基于“为获得更好的技术效果”的动机，审查员通常会基于区别技术特征去推导一些可能的“更好的技术效果”。而如上所分析的，这种方式实际上不够客观，并且存在逻辑上的矛盾。相对来讲，EPO审查指南中对发明“客观解决的技术问题”的解释更为客观，在审查实践中也更具可操作性。建议可以对我国指南中的相应表述进行修改。

（2）EPO审查指南中规定“实际解决的技术问题有时必须被认为是多个‘部分技术问题’的集合体”，我国指南中无类似规定。但涉及到多方面改进的发明比较常见，对于如何确定此类发明“实际解决的技术问题”，在审查中常出现争议。实际上，对于改进点彼此独立的发明，将“实际解决的技术问题”认定为多个“部分技术问题的集合体”不仅更客观，在评述时也更易于说理，逻辑更通顺。如果在审查指南中对此做出细化的规定，有利于统一审查标准。

如前所述，在EPO新审查员培训课程中问题解决法被细分为5个更具体的问题，新审查员按照所述5步问答法对创造性进行判断，上述方法清晰明确，对于引导新审查员快速了解创造性的判断方法，建立良好的审查习惯很有帮助，值得借鉴。该细化可以用于审查员或专利代理人的培训，在实际操作过程中也可以合理采用这种细化的方式。

参考文献：

[1] Guidelines for Examination in the European Patent Office, Published by the European Patent Office，2010，Part C，Chapter IV 33-35。

[2] Guidelines for Examination in the European Patent Office, Published by the European Patent Office，2006，Part C，Chapter IV 24。

[3] 专利审查指南，知识产权出版社，2010年1月第1版，p170-176。