专利务实|从一件要求优先权的发明专利案件谈起

作者 | 欧阳石文 北京商专永信知识产权代理事务所

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（本文4273字，阅读约需6分钟）

一、案件过程始末

2012年12月，申请人厚德食品股份有限公司（下称“厚德公司”）首次提出名称为“一种蛋制品及其加工方法、加工蛋制品的装置”（下称“在先申请”）专利申请201210535868.2，并于2013年03月13日公开。

2013年6月19日，厚德公司提出名称相同的新申请（下称“本专利”），并要求了在先申请的优先权（在先申请于2013年7月24日视为撤回）。2014年8月27日，本专利获得授权。

专利授权后，厚德公司发现大连绿雪蛋品发展有限公司（下称“绿雪公司”）涉嫌侵权，厚德公司提起专利侵权诉讼，长春中院和吉林高院分别认定专利侵权成立。

在侵权诉讼处理期间，绿雪公司于2014年08月11日向国家知识产权局专利复审委提出无效宣告请求，专利复审委员作出第24841号无效审查决定，维持专利有效，其中认定优先权成立（优先权是否成立是关键问题）。绿雪公司不服而向北京知识产权法院提起行政诉讼，北京知识产权法院做出一审判决，其中认定优先权不能成立，判决撤销专利复审委员会的无效审查决定。厚德公司不服上诉后，北京市高院以（2016）京行终5664号判决维持原一审行政判决。随后专利复审委员会宣告本专利权全部无效。

针对吉林高院判决的侵权诉讼，绿雪公司向最高院申请了再审；而针对北京市高院的行政判决，厚德公司向最高院申请了再审。

二、案件争议焦点

本案关键在于优先权是否成立。按照目前的思路，如果成立则专利权就能维持有效，专利侵权也就能够成立；否则，专利权就会被全部无效。

经过查证，本申请的优先权文件的技术方案为：

1.一种蛋制品的加工方法，其特征在于，包括：

配置蛋制品加工原料，所述加工原料包括：鸡蛋粉、淀粉、食用油、调味料、水;所述鸡蛋粉和所述淀粉占所述加工原料总重量的60%，所述食用油、调味料和水占所述加工原料总重量的40%；其中，所述鸡蛋粉占所述加工原料总重量的20%-50%,所述淀粉占所述加工原料总重量的10%-30%，所述食用油占所述加工原料总重量的1%-3%，所述调味料占所述加工原料总重量的15%-25%，所述水占所述加工原料总重量的12%-24%；

将所述加工原料搅拌成面团；

将搅拌好的面团进行颗粒状成型；

将颗粒状成型后的物料进行微波加工处理，获得颗粒状的蛋制品。

在后的本专利的授权文本相对于上述技术方案仅仅是其中的原料“鸡蛋粉”替换为“蛋粉或蛋液”，此外将优先权文中权利要求5中的记载的“2400HZ”变更为“2400MHZ”。说明书部分的区别也仅仅在于此，其他文字几乎都相同。

复审委员会认为：本专利中记载为“蛋粉或蛋液”，而“蛋粉”本身就是指“鸡蛋粉”；“蛋液”只是“鸡蛋”的液体形态，与“鸡蛋粉”原料没有实质区别。因此，本专利请求保护技术方案与优先权记载的技术方案实质内容相同，优先权成立。（其中，“2400HZ”改为“2400MHZ”属于明显错误，并非焦点）

而北京市高院认为“上述修改不能从原申请中直接地或毫无疑义的得出，本专利相关申请所限定的技术方案与在先申请文件并未构成相同主题的发明，因此不能享受优先权。”进而认为“本专利权利要求所限定的技术方案与在先申请文件并未构成相同主题的发明，不能享有优先权”。

三、由本专利所想到的

笔者对于优先权是否成立这一实体要素，拟另撰文章予以阐明。本文从专利申请文件撰写和专利权保护的角度来探讨从本专利所获得的相关经验或教训，以避免专利保护落空。

从本案来看，基于目前的证据，发明人的发明创造性还是不错的，如果处理得当，就能够稳妥的获得专利权的保护，不至于造成如此复杂的局面。下面从旁观者来看看，在专利申请时有何可以借鉴的方面。

第一，权利要求应当合理概括扩大保护范围。

从本发明的实质来看，涉及的是蛋制品加工方法，其是通过各种辅料的合理配比，实现提供包含多种营养成分的蛋制品的目的；同时利用各种原料合理配比，再经微波干燥加工处理，形成了内部蓬松结构的脱水产品，从而实现本发明实施例的蛋制品遇热水即可快速复原，从而达到了方便快捷的目的；再有，利用微波加工技术可以使物料内部水分由内而外急剧散发，即在极短时间内使物料干燥效果，从而有效保持物料的营养成分不被破坏。因而，可以达到有效的增加和保持蛋制品的营养成分的目的。

从其原理来看，这种方法必定适合于各种人类食用的蛋类，如鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋、鹌鹑蛋等，同时辅料中还用到了水，因此原料既可以蛋粉，也可以是蛋液。对此，虽然发明人可能最初以鸡蛋为例来进行研究的，但在撰写权利要求时应当进行合理的概括，比如蛋粉或蛋液。

在进行了合理概括的基础上，还需要针对下位概括撰写从属权利要求，比如针对比较常见的（市场比较大的）原料为鸡蛋、鸭蛋等撰写从属权利要求。

因此，在撰写申请文件时，需要认真研究发明的技术方案，进行合理的扩展和拓宽（也称为技术方案挖掘），以得更全面和更宽的合理保护范围。首先，对于获得全面的保护，则应从多个方面来限定发明，如涉及基因的发明，则考虑基因本身、基因的获得方法、基因的用途等多个方面撰写权利要求。其次，为获得更宽的保护范围，需要找准关键的发明构思，及所需要的必要技术特征，独立权利要求中不要写入非必要技术特征；相关特征考虑进行合理的上位概念进行概括，或全面找出其它类似能够实现发明目的结构（组分、方法），以作为并列技术特征。在本专利的领域，还经常需要考虑应用范围的概括、数值范围的概括、组分含量或配比的概括等。再次，需要撰写保护范围逐级变窄的多层次从属权利要求，以便在独立权利要求不能成立时，在缩少保护范围时能够有合适的选择退路，避免在修改权利要求时造成不符合专利法第三十三条规定的缺陷。

优先权文本中，将鸡蛋限定到独立权利要求1中，使得保护范围极窄，不能很好的保护发明创造。顺便提及的是，对于“所述鸡蛋粉和所述淀粉占所述加工原料总重量的60%，所述食用油、调味料和水占所述加工原料总重量的40%；”对于该范围的也没有进行适当的扩展。

第二，说明书的撰写应当注意实施例的撰写。

根据专利审查指南的对说明书的撰写规定：说明书应当详细描述申请人认为实现发明或者实用新型的优选的具体实施方式。在适当情况下，应当举例说明。……实施例是对发明或者实用新型的优选的具体实施方式的举例说明。实施例的数量应当根据发明或者实用新型的性质、所属技术领域、现有技术状况以及要求保护的范围来确定。

在现实中，尤其是中国专利申请文件往往把具体实施方式等同于实施例，这是不正确的。从专利审查指南来看，具体实施方式是对实现发明技术方案的说明，并非一定是具体的实施例，只有在需要举例说明的时候才需要具体实施例。但是对于本专利的食品领域（或者更大一点的说是化学领域），许多情况下需要由具体实施例来举例说明的，在实际操作中，通常而言实施例宁多勿少（特殊情况下才会存在言多必失）。

本案中，从原料选择（如不同的蛋类）、原料的配比范围、步骤参数（如微波处理参数）等都存在可变量，而且效果或许有些许差异，因此应当针对上述可变量有必要提供合理数量的实施例。

此外，对于技术效果的描述方面，也需要给出具体的具可信性的证据或数据，例如对于优先权文本中描述“按照上述方法加工获得的蛋制品为淡黄色到深黄色、不规则颗粒状、具有鸡蛋特有风味，并且其腹水率一般在380%以上”。可以给出蛋制品的照片，尤其是要给出如何进行腹水率的实验方法，并给出具体测试数据，最后才能得出统计结果数据。

其中，需要注意对重要的方面，不要采用宽泛的描述来作为具体实施例（如本专利中对不同的蛋类，已经构成比较重要的方面，在具体实施例中最好不要仅描述为“蛋粉或蛋液”，而应用具体的鸡蛋粉（本专利文本中有实施例部分采用的宽泛的描述，并不可取）。

第三，合理正确的运用优先权制度。

本专利请求享受在先申请的优先权，但最终却导致较大的麻烦，在先申请因视为撤回，在后申请因优先权不成立进而被全部无效（至少在北京市高院已认定优先权不能成立，最高院再审结果如何不得而知）。

如前所述，本文暂不讨论本案优先权是否成立的实体内容。仅从撰写或申请角度来谈，在后的专利申请应当注意的方面。本专利的申请人确实意识到优先权文本中保护范围较窄的缺陷，因此选择在后申请以要求其优先权不失为一种补救措施。但针对本案，有以下几点注意：

1、要求优先权的时机方面，由于要求本国优先权，在先申请必然要视为撤回（初审阶段，专利局并不审查优先权实体上是否成立，只审查要求优先权时间是否在在先申请提出后的12个月内；实审阶段，如果审查员没有找到中间对比文件，通常也不必核实优先权是否成立）。因此，最好在在先申请没有公开之前提出在后申请，这样可以避免在优先权不能成立的时候，在先申请构成在后申请的现有技术。在本案中，由于在先申请已于2013年03月13日公开，在后申请即本专利于2013年6月19日才提出。如果优先权不能成立，则在先申请由于在本申请的实际申请日之前已公开，因而就构成了在后申请的现有技术。

2、在后申请的撰写要考虑在先申请的不足，采取必要的处理策略。对于本案，基于上述分析的在先申请的不足，一方面要扩大相关的保护范围，比如将鸡蛋粉升概括为蛋粉或蛋液，也要补充提供必要实施例和效果方面的证据。另一方面，要考虑由于增加了新的内容，有可能只能享受部分优先权，即新增加的内容可能不能享受优先权，为此需要提供必要的退路，尤其要避免权利要求均不能享受优先权的情况的出现。

本案的在后申请即本专利在针对蛋粉或蛋液撰写了独立权利要求后，至少应当撰写鸡蛋粉的从属权利要求。这样即使在独立权利要求不能享受优先权时，该鸡蛋粉的从属权利要求仍然能够享受优先权，因而在先申请不可能构成其现有技术。这样还有可能通过等同侵权的途径获得一定范围的保护力度。而本专利并没有撰写这种从属权利要求，按照目前的思路就会在一旦因“蛋粉或蛋液”不能享受优先权，则会导致权利要求全部不能享受优先权，如此导致整个专利权都不成立，自然就不可能再控告别人侵权（哪怕是别人用的就是鸡蛋粉，也无能为力了）。

这是基于该案所想到的一些撰写和申请方面的策略，尚不全面，但该案中确实能够获得一些启示和借鉴，或者说一些经验教训，值得申请人或代理人了解，主要包括如何撰写高质量的专利申请文件，如何更好的运用优先权制度等。此外，本案的实质内容即关于优先权是否成立，即在后申请与在先申请是否构成相同主题的发明，存在较大的争议，笔者后续再撰文探讨。

参考文献：

1、专利审查指南（2010版），知识产权出版社，2010年1月第一版

2、方格  专利优先权，带给申请人的是机遇还是困惑？ IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

3、国家知识产权局专利复审委员会第24841号无效审查决定书

4、欧阳石文编著 医药生物领域专利申请文章的撰写及答复技巧，知识产权出版社，2017年3月第1版