小熊观察｜关于游戏名称作为商标保护的再思考之欺骗性

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作 者 | 泰迪小熊

配 图 | 秦瑞秋

（本文系知产力获得独家首发授权的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。）

编者按：关于游戏的知识产权保护问题很前沿、很时尚，也很年轻，可以说，只有懂游戏、也爱玩游戏的知产人才有热情去研究其中的热点与难点问题。显然，泰迪小熊作为80后知产法律人（虽然他的真人看起来像极了50后），对电子游戏怀有很深的回忆与感情，不仅花费大量时间重新梳理了过往的经典案件，还对游戏名称作为商标保护的问题做了深入探究和思考，让我们一起为小熊点赞。此外，特别感谢秦瑞秋为小熊精心手绘神形俱在的卡通头像。

今天小熊将谈到“欺骗性”的问题。老实说，游戏名称注册商标却被扣上“欺骗性”的大帽子，多多少少有点冤，那为什么会说将游戏名称注册商标可能会带有“欺骗性”呢？

2013年，《商标法》进行了一次较大幅度的修改。其中，2014年《商标法》第十条第一款第（七）项的表述为“带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的” 标志不得作为商标使用，这与2001年《商标法》的同款表述“夸大宣传并带有欺骗性”明显不同。在2001年《商标法》中，第十条第一款第（七）项在商标审查中适用的情况不是很多，因为该款不但要求申请商标注册人主观上带有“欺骗性”，还要求客观上有“夸大宣传”的行为和效果。而在2014年的《商标法》中，第十条第一款第（七）项不但删去了“夸大宣传”的表述，而且加上了“容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认”，使得“欺骗性”的判断标准更清晰具体。需要指出的是，在2001年《商标法》适用时期，根据商标行政机关制定的《商标审查标准》，“容易误导公众的”标志是属于第十条第一款第（八）项的调整范围；而到了2014年《商标法》适用时期，《商标审查标准》便将此类情形纳入到第十条第一款第（七）项的调整范围，其中明确规定：公众熟知的书籍、游戏、电影、电视节目、广播节目、歌曲的名称，指定使用在相关商品或服务上，易使消费者对指定商品或服务的内容产生误认，如“俄罗斯方块”。该条规定体现了一个匪夷所思的逻辑：也就是一般的书籍、游戏、电影、电视节目、广播节目、歌曲的名称，注册使用在相关商品或服务上是没有问题的，但如果这些“名称”先经过大量使用，进而为广大公众所熟知，反而不能注册了，因为这将会使消费者对指定商品或服务的内容产生误认。

最典型的此类案件首先要数2014年的“植物大战僵尸”商标驳回复审系列行政案件。

2009年，PopCap Games开发出一款名为“Plants vs. Zombies”（中文名为“植物大战僵尸”）的益智策略类单机游戏，一经推出，风靡全球。2011年，电子艺界有限公司在多个类别上向中国商标局申请注册“植物大战僵尸”系列商标，均被商标行政机关以“申请商标中‘僵尸’是封建迷信中的一种鬼怪，作为商标使用易产生不良影响”为由驳回。在行政诉讼中，一审法院又提出了一项新的理由，认为：“植物大战僵尸”作为游戏名称，指定使用在“游戏机”这些与电子游戏相关的商品上，容易使相关公众误认为提供娱乐或游戏商品的内容为“植物大战僵尸”系列游戏主题或与此相关联，进而对商品的内容产生误认，从而具有不良影响，违反了2001年《商标法》第十条第一款第（八）项的规定。[1]

而且现在在商标审查实务中，商标行政机关对于书籍、游戏、电影、电视节目、广播节目、歌曲的名称申请注册商标的，有时会采用同时适用《商标法》第十条第一款第（七）项和第十一条第一款第（二）项这种“两头堵”的方式来驳回，认为这些游戏名称一方面缺乏其作为商标可识别性的显著特征，一方面使用在相关商品或服务上又容易误导公众。最近的典型案例是“交大法学”商标驳回复审行政案件，上海交通大学在“杂志（期刊）”等商品上申请注册了“交大法学”商标，商评委认为：“交大法学”商标指定使用在“教学材料（仪器除外）”等商品上，直接表示了商品的内容等特点，缺乏商标应有的显著特征，且上海交通大学提供的在案证据不足以证明申请商标在中国大陆地区经过使用已具有一定知名度，进而产生标识商品来源的显著性。若申请商标使用在“杂志（期刊）”等商品上则易导致相关公众对商品的内容等特点产生误认，属于《商标法》第十条第一款第（七）项所指的“不得作为商标使用”的标志。[2]

小熊极为不赞同商标行政机关的这种“两头堵”的做法。首先，2014年《商标法》第十条第一款第（七）项所指的“带有欺骗性”的标志，应当包含商标注册人主观上具有欺骗相关公众的要件，而非该标志只要客观上具有误导公众之可能，就一律适用该款予以驳回。其次，“欺骗性”属于禁止使用条款，而“缺乏显著性”属于禁止注册条款，如果仅以“缺乏显著性”驳回商标注册，权利人还可以通过使用来获得显著性，从而取得注册，可如果又扣上“欺骗性”的帽子，那这枚标志无论如何也无法获得注册了。最后，从商标使用者的角度来分析，权利人将游戏名称注册商标，无非是想对其所创造出的智慧成果多一重法律保护，现实中，商标权利人会出于什么样的动机，要把A游戏名称商标使用在B游戏上，进而误导公众呢？这么做会给自己带来什么利益？因此，商标行政机关担忧商标权利人一旦注册了游戏名称，就会造成误导公众的可能，这种担忧完全没有必要。

而在北京知识产权法院作出的“交大法学”商标驳回复审案件一审判决中，亦持与小熊相同的观点，该院认为：《商标法》第十条第一款第（七）项规定的是“带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”的标志不得作为商标使用。该条规定系商标拒绝注册的绝对事由，规定的是标志本身或者其构成要素具有欺骗性，容易使相关公众对商品的产地、内容、质量、品质等产生错误的认识的情形。带有欺骗性的标志以虚假信息掩盖了商品的真实情况，其申请注册行为在主观上具有恶意。本案中，从标志本身来看，虽然我国存在多所以“交通大学”命名的高校，如西安交通大学、北京交通大学等，“交大”不能直接对应上海交通大学，但“交大”亦来自“上海交通大学”的学校名称，且“交大”为上海交通大学的注册商标，申请人上海交通大学主观上并无与其他“交通大学”混淆的故意，相关公众对商品的来源不会产生误认。从申请商标的实际使用来看，“交大法学”亦是使用在法学类杂志期刊上，相关公众对商品的内容也不会产生错误认识。故该标志在指定商品上的使用在客观上不会使相关公众对商品的来源和内容产生误认，该标志不属于《商标法》第十条第一款第（七）项规定的情形，商标评审委员会适用该条法律系法律适用不当。[3]

小结：如果游戏厂商想将自己的游戏名称申请注册商标，那么一定要趁早，哪怕还没有投入使用都没有关系；可一旦将这款游戏投入市场，如果该游戏迅速风靡，进而被广大公众所熟知了，再将这款游戏的名称申请商标就有可能遭遇“欺骗性”的障碍了，因为这将会使消费者对指定商品或服务的内容产生误认。

注 释：

[1] 北京市第一中级人民法院（2014）一中知行初字第4474号行政判决。

[2] 北京知识产权法院（2016）京73行初134号行政判决。

[3] 北京知识产权法院（2016）京73行初134号行政判决。