石必胜：专利无效中止问题对专利法修改的启示

作者 | 石必胜

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编者按：该文系对石必胜博士在中国知识产权法学研究会2017年年会上的发言整理，内容已经由石必胜博士确认。

在实务过程中，专利侵权诉讼发起之后，被告最直接的反应就是针对涉案专利提起无效宣告请求。如果专利复审委员会宣告涉案专利无效，按照最高人民法院专利侵权司法解释二的规定，法院将基于涉案专利无效宣告审查决定驳回专利权人在侵权案件中的起诉。在无效程序中，如果专利权人认为专利能够经受住无效宣告的考验，自然倾向于尽快推进专利无效程序，让审理专利侵权案件的法官放心地推进侵权案件审理进展。如果专利权人认为专利无效程序的结果将对自己不利，很可能会可以采取一些方法中止专利无效程序的进程，同时加速推进专利侵权诉讼程序的进行。

一、中止专利无效程序的必要性和具体情形

在我国现行专利法的框架下，导致专利无效程序中止的四种情形主要包括：当事人因专利权权属纠纷请求中止；法院要求协助执行财产保全措施导致中止；专利权销亡，继受人不明导致的中止；在先专利无效决定宣告独立权利要求无效，专利权人提起行政诉讼以致在先的无效决定尚未生效导致的中止。

专利无效中止程序有它存在的必要性。举例来说，在司法实践中经常存在这样一种情况，当事人发生专利权属争议，法院有可能最终判决专利权应当归属于当前登记的专利权人之外的另外一个专利权人。如果没有专利无效中止程序，从人性恶的角度来说，在专利权属发生纠纷的情况下，当前登记的专利权人有可能不负责任的应对专利无效程序，最终使得涉案专利被宣告无效。在权属纠纷解决后，真正的权利人最终获得的专利权实际上是一个已经被专利复审委员会宣告无效的专利权。即使还可以通过行政诉讼救济，真正的专利权人仍然遭受了不合理的损害。由此看来，专利无效中止程序对于专利权属纠纷中真正的权利人的保护是非常必要的。另外，如果债权人在诉讼纠纷中通过财产保全查封了专利，当前的专利权人不负责任地应对无效，也可能损害债权人的利益。虽然专利无效程序有其存在的必要性和价值，但在实践中，专利无效程序的中止也确实出现了比较混乱的现象。

二、中止专利无效程序的几种现象

现象1，专利无效程序应当中止而不中止。在我遇到的一个案例中，专利权利人面临债权纠纷，专利权人除了专利权外没有其他财产可供执行，法院为了保护债权人利益，防止专利权人不负责任的处分专利权，裁定查封专利，并向专利局送达协助执行通知。专利局收到协助执行通知后，作出不予执行通知书，理由是涉案专利处于无效宣告失效的法律状态。然而，客观情况是，涉案专利被宣告无效的无效宣告审查决定在行政诉讼中被法院撤销，法院还判决要求专利复审委员会重新进行审查，目前并没有已经生效的无效决定。这意味着，专利局实际上应当查封，但并没有查封专利。

现象2，专利权人内部员工提出权属纠纷中止专利无效程序。在大家都关注的握奇公司诉恒宝公司专利侵权一案中，我们发现存在专利权人内部员工通过权属纠纷来中止无效程序的情况。2016年10月25日，郭某向专利局提交了针对握奇公司涉案专利无效程序中止请求书，同时附上了北京知产法院在郭某诉握奇公司专利权权属纠纷一案的受理通知书。但握奇公司官网显示，郭某的身份为握奇公司的总监级管理人员，在中止程序请求书中，郭某的通讯地址也是握奇公司的住所地。郭某的中止确保了专利侵权案件的一审判决不受到无效决定结论的影响。2016年12月8日，北京知识产权法院对专利侵权诉讼做出一审判决，认定恒宝公司专利侵权行为成立。在该案中，专利权人内部员工以涉案专利存在权属纠纷申请中止涉案专利无效宣告程序的原因很可能在于，专利权人认为专利无效程序的结果可能对其专利侵权纠纷的结果不利，通过内部员工郭某在特定时间节点提出专利无效中止请求，达到中止涉案专利无效程序进而确保专利侵权一审判决先于专利无效宣告决定做出。

现象3，专利局对于查封专利权的决定相互矛盾。在实践中我们遇到这样的案例，2016年10月5日，某中院因专利权人债务纠纷向专利局送达协助执行通知，要求查封专利权人名下的专利。同年10月10日，专利局做出不予执行通知书，理由为专利权处于失效的法律状态。但事实上，此时涉案专利仍在无效宣告审查过程中，并没有被最终宣告无效。同年11月15日，专利复审委员会做出无效决定，宣告涉案专利全部无效。同年11月20日，专利局在无效决定做出后，这才根据法院在10月5日的协助执行通知对专利权做出查封，而查封时间自2016年10月5日起算。在这个案例中，如果专利局及时进行查封，则涉案专利就不会被宣告无效。

三、限制专利无效中止程序趋势和规定

就目前实践中的情况来看，有滥用中止专利无效程序的情形，也有该中止不中止的情形。为了规范专利无效中止程序，专利局和专利复审委员会都会比较谨慎。国家知识产权局和最高人民法院均有意规范无效中止程序，尤其是制止滥用专利无效中止程序的现象发生。

2017年4月1日开始施行的国家知识产权局关于修改《专利审查指南》的决定中规定，对涉及无效宣告程序中的专利，应权属纠纷当事人请求的中止，中止期限不超过一年，中止期限届满专利局将自行恢复有关程序。这实际上对中止的期限进行了限制。

国家知识产权局办公室2016年5月17日发文的“关于加强专利权权属纠纷案件办理工作的通知”中规定：一、严格立案。当事人双方就专利权权属争议请求管理专利工作的部门调解的，管理专利工作的部门应当全面了解涉案专利既往权属纠纷、无效宣告请求等情况。对于事实和理由不充分且涉案专利处于无效宣告请求阶段的立案请求，原则上不予立案。二、快速调解。管理专利工作的部门应当积极发挥专业优势，按照依法、自愿、方便当事人的原则，尽快促成达成调解协议。对于经调解未能达成协议的案件，应以撤案方式结案并发出专利纠纷调解案件终止调解通知书。原则上，管理专利工作的部门调解专利权权属纠纷，应当在2个月内结案。案件特别复杂需要延长期限的，应当由管理专利工作的部门负责人批准。经批准延长的期限，最多不超过1个月。前面的规定也表明国家知识产权局将会严格控制滥用无效中止程序的情形。

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定（2015修正）》第13条规定：“人民法院对专利权进行财产保全，应当向国务院专利行政部门发出协助执行通知书，载明要求协助执行的事项，以及对专利权保全的期限，并附人民法院做出的裁定书。对专利权保全的期限一次不得超过六个月，自国务院专利行政部门收到协助执行通知书之日起计算。如果仍然需要对该专利权继续采取保全措施的，人民法院应当在保全期限届满前向国务院专利行政部门另行送达继续保全的协助执行通知书。保全期限届满前未送达的，视为自动解除对该专利权的财产保全。”

四、专利上诉法院对规范中止无效程序的意义

客观地看，中止专利无效程序有利有弊。如果放任滥用中止专利无效程序的手段，可能导致正常的专利侵权诉讼不能及时推进。如果过于强调防止滥用专利无效中止程序，可能会在一定程度上损害真正的专利权人或债权人的利益。在两者之间寻求一个平衡，事实上是比较困难的。要解决这个难题，可能需要综合性的对策。可以讨论的是，如果审理专利侵权诉讼的法院，同时也对涉案专利的有效性或权属做出判断，上述问题可能就不会那么突出。因为，在专利侵权案件审理过程中，同时可以对专利权有效性进行判断。如果有了权属纠纷，还可以考虑在此程序中一并解决。这样似乎可以有效避免因不同程序的分离而导致的中止无效程序的滥用。当然，不仅是专利案件，著作权和商标案件当中也会出现因权属纠纷影响案件进展的情况，但因为是可以在同一案件中合并解决，因此不会导致程序过分拖延。比如说，在一起著作权侵权诉讼中，原告有可能不是真正的著作权人，真正的著作权人可能是当事人之外的第三人。这个人可能会对涉案作品主张版权，在这种情况下，可以将其作为第三人加入诉讼中，在一个诉讼程序中同时解决权属的问题。

回到专利法修改这个主题上来，我们可以看到一个统一的专利上诉法院对于解决中止无效程序都可能有重要价值。在这一次的专利法修改过程中，建议为设立统一的专利上诉法院。如果专利侵权诉讼中的当事人对于专利的有效性或者权属确认不服，可以上诉到统一的专利上诉法院进行审理，就能够避免专利侵权诉讼的审理法院与专利无效宣告审查专利复审委员会在程序上的脱节，从而解决因为无效程序的中止导致的不适当拖延问题，或者解决对专利权人或债权人利益保护的不周到的问题。

建立专利上诉法院，已经成为很多专家的共同主张。在这一次专利法修改过程中，我参加国务院法制办召开的专家研讨会时，听到尹新天司长就明确主张建立专利上诉法院。刘春田老师也说，“中国知识产权审判不缺地方队，缺的是一支国家队。”最高人民法院的陶凯元副院长在2015年就曾讲过：“要从国家战略的高度探索建立国家层面知识产权上诉法院，会同有关部门充分论证，细化完善设立方案，扎实推进国家知识产权上诉法院设立。”