知产周一谈 |“许诺销售型”商标侵权案件的维权策略
作者 | 袁博 同济大学
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（本文1899字，阅读约需3分钟）
不久前，知产圈出现了一类特殊的商标侵权案件[例如（2016）京73民终934号]，并引发广泛关注，其中引起大家热议的是涉及到“许诺销售”是否侵犯商标权的问题。
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一个特殊的“许诺销售型”商标侵权案
该案中，被告未经授权擅自将带有他人注册商标标识的商品图片，作为其官方网站中的商品宣传图片在互联网上进行宣传，被原告发现后起诉，但原告未能向法庭提供被诉侵权商品实物。对此案，一审法院认为，被告未经原告许可，将涉案商标用于其网站展示商品的广告宣传中，属于识别商品来源的商标性使用，侵犯了原告涉案注册商标专用权。被告提起上诉后，二审法院经审理认为，被告的涉案行为属于为销售目的展示商品的行为即“许诺销售”，在原告不能提交被诉侵权商品实物且被告坚称尚未实际销售被诉侵权商品的情况下，不能认定被告在其官网上许诺销售的涉案商品是侵犯原告涉案注册商标专用权的商品。[1]
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对该案的两种观点
该案判决后，业内出现了针锋相对的两种评论。
一种观点认为，商标使用的关键在于混淆消费者认知商品来源，但是在不能证明被告实质生产、销售侵权商品的前提下，无法看出对消费者或者商标权人带来什么实质性的损害。因此对于该案，仅仅在广告中使用他人商标就被认定为商标侵权，失之偏激。
另一种观点认为，该案中的被告行为应属于侵犯原告商标权的行为。首先，“许诺销售”，只是专利法的一个术语，在商标法、著作权法中均不存在“许诺销售”的表达。其次，即使认可商标法中“许诺销售”的表述，那也不能得出“许诺销售”必然不侵权的结论。因为，在广告中使用商标“许诺销售”属于商标法第四十八条所规定的“将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为”，属于“商标使用”行为。众所周知，商标权人的“禁用权”要大于“使用权”的范围，例如，即使商标权人自己也只能在商标核准范围内使用核定的商标，但是却可以在核准类别之外的近似类别上禁止他人使用相同或者类似的商标。既然在广告中使用商标“许诺销售”属于一种“商标使用”，那更应当属于商标权人“禁用权”的范围。再次，此种行为国外已有认定为商标侵权的判例。在欧盟《商标指令》和《商标条例》中，此种行为属于“将他人商标用于商业文书或者广告上”的行为，不一定要实际生产。例如，在法国的EPSY商标案中，被告在杂志上刊载了一则广告，广中包含一位经理LAGADEC的简历，简历写道：JEAN LAGADEC……有12年在研究所（MOTIVE/EPSY/SYNAPSE）工作的经历，……”。巴黎上诉法院认为，LAGADEC本人使用该名称或许合法，但是被告使用“EPSY”的目的实为了给自己的经营作广告，这种使用已经构成商标侵权。
在我国，部分法院同样持这种观点，例如，2016年度深圳法院十大知识产权典型案例中的茅台酒厂诉H公司等侵害商标权纠纷案中，被告未经茅台公司授权，以“茅台万元创业计划”为主题，在深圳、西安、成都等地举办“共青团创业中国茅台创业联盟深圳启动大会”等活动，并在活动现场、宣传彩页、员工名片、创业者特约经销协议书中使用涉案两个商标。同时在H公司的官方网站以及全国多家主流网站的对该活动进行宣传报道。法院经审理认为，该案中，虽然被告没有生产或销售假冒茅台商标的商品，但其在前述场合中大量使用涉案商标，是对商标的使用，侵害了茅台公司的商标权。
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原告的维权策略
不难看出，本文所讨论的案件的最大价值，在于给商标权利人的维权提供了一个启发。该案原告的诉请没有得到法院的支持，其重要原因就是因为原告未向法庭提供被诉侵权商品实物而被告又坚称尚未实际销售被诉侵权商品，因此在举证上存在明显不足。那么，在此情形下，什么才是原告的维权策略？
笔者认为，原告在此类维权中应当同时提起不正当竞争之诉作为商标权不能被法院支持时的第二道防线。例如， 2012年，陕西某公司在报纸上刊登了其推销店铺的招租广告。为提升人气，其在广告中使用了带有“Prada Milano”商标的女款手提包，广告语为“全球顶级奢侈品牌进驻，引领国际奢侈生活潮流；国际潮牌街，餐饮大食代”。广告刊登后，“Prada”商标权人普拉达公司以该公司构成商标侵权和不正当竞争为由诉至法院。法院经审理认为被告的行为并非在商标意义上使用“Prada”商标，但构成不正当竞争，判令被告停止侵权并赔偿损失。显然，在该案中，被告从事店铺租赁业务不大可能同时还生产挎包等商品，但是这种行为却构成了搭乘他人商誉的不正当竞争行为。回到前面那个案例，原告如果在最初维权时，同时提起商标侵权之诉和不正当竞争之诉，就可能会有不一样的结果。（本文仅代表作者个人观点）
注 释：
[1]参见Stacy：“北知院：许诺销售行为不构成商标侵权”，载“知产力”微信公众号。
