钟鸣:最高法《商标授权确权规定》之问题研析(五)

钟鸣   2017-02-09 15:44:55
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作 者 | 钟 鸣  法学博士 北京知产宝网络科技发展有限公司高级副总裁

 

(本文系知产力获得独家首发授权的稿件,转载须征得作者本人同意,并在显要位置注明文章来源。)

 

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[书接上文]


五、《商标法》第十三条第三款与第三十条的转换适用

 

除了对驰名商标保护中的“混淆”与“淡化”的判断因素予以规定外,《授权确权规定》在第十四条对《商标法》第十三条第三款和第三十条的转换适用作出规定,该条的关键是对于在相同或者类似商品/服务上复制、摹仿或者翻译在先已注册驰名商标而注册的诉争商标,尤其是在该诉争商标注册日超过《商标法》第四十五条第一款规定的五年期限时,如何适用法律的问题。

 

《授权确权规定》第十四条规定的结构如下:

1、当事人的主张:诉争商标构成对其已注册驰名商标的复制、摹仿或者翻译而应予无效;[1]

 

2、商标评审委员会的裁决结果:依据《商标法》第三十条支持了前述当事人的主张;

 

3、法院的法律适用方法:(1)如果诉争商标注册未满五年,法院“可以”按照《商标法》第三十条进行审理;(2)如果诉争商标注册已满五年,法院“应当”适用《商标法》第十三条第三款进行审理。


上述规定是基于2001年《商标法》第十三条、第四十一条第二款和第三款的司法实践和现行《商标法》第四十五条第一款的修改历程对法律适用所作的进一步解释。

 

2001年《商标法》第十三条第一次将驰名商标的保护写入法律之中。对于已注册驰名商标,法律给予特别的扩大到“不相同或者不相类似商品上的”保护,但对于在相同或者类似商品上,能否适用2001年《商标法》第十三条第二款并未有明确规定。同时,2001年《商标法》第四十一条第二款规定的“对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年时间的限制”是否适用于同条第三款规定的相同或者类似商品上的相同或者近似商标的情况,也不明确。所以现行《商标法》第四十五条第一款第一句明确将第三十条、第三十一条列入,使得其第二句——“对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年时间的限制”——也能够对该两条的情况予以适用,实现了对于同一已注册驰名商标而言,其在相同或者类似商品上的保护程度不低于其在不相同或者不类似商品上的保护程度;同时,对于该已注册驰名商标而言,其在相同或者类似商品上的保护程度也不低于同样的未注册驰名商标的保护程度。

 

汪泽博士基于前述现行《商标法》第四十五条第一款的修改历程,提出了他关于在相同或者类似商品上保护已注册驰名商标的法律适用观点:

 

(1)对于注册在相同或者类似商品上的诉争商标与引证商标,诉争商标注册未满五年的,当事人应当依据《商标法》第三十条提出主张;即使当事人依据第十三条第三款提出主张,因无需认定驰名商标,亦应当依据《商标法》第三十条进行审理。

 

(2)诉争商标注册已满五年的,当事人可以依据《商标法》第十三条第一款、第三十条和第四十五条第一款提出主张,因涉及“作为处理涉及驰名商标案件需要认定的事实”,应当依据《商标法》第三十条规定进行审理,无需转换适用条款。

 

总之,对于在相同或者类似商品上保护驰名商标,可以直接依据《商标法》第三十条和第四十五条第一款进行审理,而无需通过法律解释转换至《商标法》第十三条第三款。[2]

 

黄晖博士虽然同意现行《商标法》第四十五条第一款第二句也适用于相同或者类似商品的情况,但对具体法条的适用却认为不必有限制:“如只涉及相同类似商品冲突的第30条的情况,如果在先注册商标系驰名商标,也有机会突破5年时限。因此关键在于证明驰名和恶意两个条件,具体的法律倒并没有限制适用。”[3]

 

北京市高级人民法院知识产权庭在2014年1月22日公布的《关于商标授权确权行政案件的审理指南》第3条中规定,在未满五年的情况下,针对在相同或者类似商品上的诉争商标,当事人依据《商标法》第十三条第三款申请宣告无效的,如果商标评审委员会适用了《商标法》第三十条或者第三十一条的规定,法院不会认为是适用法律错误。

 

综合以上意见可以看出,分歧在于:依据在先已注册驰名商标对在相同或者类似商品上的诉争商标申请宣告无效的,应当适用《商标法》第十三条第三款还是第三十条的规定。

 

在《授权确权规定》公布之前,对于诉争商标注册未满五年的情况,司法实践中有适用2001年《商标法》第十三条第二款的,也有适用2001年《商标法》第二十八条的。

 

主张适用2001年《商标法》第十三条第二款的观点认为,既然《商标法》对已注册驰名商标在不相同或者不相类似商品上都给予特别保护,那在相同或者类似商品上更应当可以适用并给予保护。[4]

 

但是,主张适用2001年《商标法》第二十八条的观点认为,2001年《商标法》第十三条第二款调整的是对已注册商标的特殊保护问题,当引证商标和诉争商标属于相同或者类似商品上的近似商标时,不具备适用的前提。[5]汪泽博士更主张,对于相同或者类似商品上的相同或者近似商标,都不应适用现行《商标法》第十三条第三款。[6]

 

《授权确权规定》第十四条回避了如何适用的问题,其认为在诉争商标注册未满五年的情况下,如果商标评审委员会适用现行《商标法》第三十条支持了引证商标注册人的主张,那法院也“可以”(不是“应当”)适用第三十条进行审理。这其中隐含的意思可能是,因为有按需认定原则的存在,所以商标评审委员会适用第三十条支持了已注册驰名商标注册人的主张,如果该当事人对此无异议,仅诉争商标申请/注册人对商标评审委员会的裁决结果有异议,法院可以基于第三十条的审理对商标评审委员会的裁决结果予以维持;但是,如果诉争商标申请/注册人对商标评审委员会主动转换条文的做法有异议,法院在审理后认为应当支持该异议的,或者如果法院认为商标评审委员会的裁决认定实质有错误要撤销其裁决的,就要再对诉争商标是否违反现行《商标法》第十三条第三款进行审理或者要求商标评审委员会重新对此进行审理,而不应当出现既不支持商标评审委员会的法律适用,又使已注册驰名商标注册人的主张没有得到实质审理和救济的结果出现。

 

对于诉争商标注册已满五年的情况,可能因为无论如何都要适用现行《商标法》第四十五条第一款第二句“对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年时间的限制”的规定,对引证商标是否驰名、诉争商标申请是否有恶意作出认定,即使是在按需认定原则之下,认定引证商标是否驰名也都是不可避免的,所以《授权确权规定》要求在这种情况下法院“应当”适用现行《商标法》第十三条第三款进行审理。

 

汪泽博士提出的,在诉争商标注册已满五年之后依据《商标法》第十三条第一款、第三十条和第四十五条第一款进行审理的观点确实是一种非常精细化的法律适用方法:首先,将第十三条第一款和第三十条结合适用确实能够破除对驰名商标的保护仅限于第十三条第二款和第三款两种情形的错误认识;其次,这两个条款的结合在解释已注册驰名商标的保护也同样及于相同或者类似商品方面,比将《商标法》第十三条第三款的特别保护规定作所谓的“当然解释”更有说服力;最后,第十三条第一款、第三十条和第四十五条第一款在这个问题上构成一个完全性法条,对于正确的法律解释和法律适用有着非常好的引导作用。当然,由于目前的司法实践中恐怕还没有哪一个驰名商标注册人会在无效申请中仅提出现行《商标法》第十三条第一款而不提第三款,而且《授权确权规定》第十四条又否定了这种法律适用方法,所以尽管笔者同意汪泽博士的前述法律适用意见,但这种法律适用的情况在今后实践中恐无法遇见了。


注 释:

[1] 该条规定关于当事人的主张中还有“不应予以注册”的表述,因此应当包含诉争商标尚处于异议复审程序中的情况,此时诉争商标尚未获准注册,因此是否已满五年的适用条件与之无关,但可以比照未满五年的情况处理,即法院可以按照《商标法》第三十条的规定进行审理。

[2] 汪泽:“驰名商标遇见恶意注册的法律适用那点事”,在知产力www.zhichanli.com/article/5968.

[3] 黄晖:《商标法》(第二版),法律出版社2016年出版,第109页。

[4]北京市高级人民法院(2008)高行终字第273号行政判决书、(2011)高行终字第271号行政判决书,以及北京市第一中级人民法院(2012)一中知行初字第3359号行政判决书。

[5]北京市第一中级人民法院(2009)一中行初字第2070号行政判决书和北京市高级人民法院(2011)高行终字第524号行政判决书。

[6]汪泽:“驰名商标遇见恶意注册的法律适用那点事”,在知产力www.zhichanli.com/article/5968.

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    钟鸣
    特邀作者

    中国知识产权法学研究会理事。曾任北京市高级人民法院知识产权庭法官、审判长、第一调研组组长。擅长知识产权法、商标法、知识产权诉讼。在法院期间,曾两次荣立个人三等功,多次获得优秀、嘉奖称号。承办的案件入选最高人民法院2010年、2011年、2014年、2015年“中国法院知识产权司法保护十大案件”、2013年和2014年“中国法院知识产权司法保护五十件典型案例”。

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