知产周一谈|漫谈商标异议中的“在先著作权”
作者|袁博 同济大学
（本文系知产力获得独家首发的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。）
（本文1637字，阅读约需3分钟）
在商业品牌的保护实践中，越来越多的权利人开始采取一种新的保护策略——“商标版权化”。具体而言，就是当自己设计的商业标识被他人注册在其他类别，不方便用常见条款提出商标异议时，就援引商标法关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定，主张自己的在先注册的商标标识享有著作权。此类案件在近年来大量发生于商标异议复审行政纠纷案件和商标争议行政纠纷案件中，日渐引起业内关注。例如，在商评委公布的“2017年商标评审20个典型案例”中的“第15657687号‘加德斯 JIADESI及图’商标无效宣告案”中，申请人称：申请人对“加德斯 GATES及图”美术作品享有在先著作权，争议商标与申请人美术作品图形部分完全一样，争议商标的注册损害了申请人的在先著作权。商标评审委员会经审理认为，争议商标“加德斯 JIADESI及图”汉字与涉案作品汉字相同、图形部分与涉案作品图形构成高度近似，故争议商标与申请人涉案作品构成实质性相似，综合其他情节，构成《商标法》第三十二条所禁止的“损害他人现有的在先权利”之情形。
那么，在商标异议中主张“在先著作权”，需要注意哪些问题呢？
版权登记不是万能的
在商业品牌的保护实践中，越来越多的权利人开始采取一种新的保护策略——“商标版权化”。具体而言，就是当自己设计的商业标识被他人注册在其他类别，不方便用常见条款提出商标异议时，就援引商标法关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定，主张自己的在先注册的商标标识享有著作权。此类案件在近年来大量发生于商标异议复审行政纠纷案件和商标争议行政纠纷案件中，日渐引起业内关注。例如，在商评委公布的“2017年商标评审20个典型案例”中的“第15657687号‘加德斯 JIADESI及图’商标无效宣告案”中，申请人称：申请人对“加德斯 GATES及图”美术作品享有在先著作权，争议商标与申请人美术作品图形部分完全一样，争议商标的注册损害了申请人的在先著作权。商标评审委员会经审理认为，争议商标“加德斯 JIADESI及图”汉字与涉案作品汉字相同、图形部分与涉案作品图形构成高度近似，故争议商标与申请人涉案作品构成实质性相似，综合其他情节，构成《商标法》第三十二条所禁止的“损害他人现有的在先权利”之情形。
那么，在商标异议中主张“在先著作权”，需要注意哪些问题呢？
2.要形成完整的证据链
在《最高人民法院知识产权案件年度报告（2017）》所载的在再审申请人杰杰公司与被申请人商评委等商标异议复审行政纠纷案【（2017）最高法行再35号】中，最高人民法院指出，对于当事人是否享有在先著作权，需要综合考量相关证据予以认定，例如，对于著作权登记证明晚于诉争商标申请日的情形，可以结合商标注册证、包含商标标志的网站页面、记载作品创作过程的报刊内容、产品实物、著作权转让证明等证据，在确认相关证据相互印证、已形成完整的证据链时，可以认定当事人对该商标标志享有在先著作权。
3.构成作品的文本不能过于简单
著作权人依据商标法的规定主张在先著作权，必须符合最基本的作品构成标准，不能过于简单。例如，在钟某与碧欧公司著作权侵权纠纷案中，争议焦点就在于
是否有著作权。对此，二审法院认为，该图形系由英文字母“b”和“o”上下排列组合而成，虽然该字母经过变形处理，但这种变形处理尚未达到作为造型艺术作品的创造性高度，从图形的外在表现形式来看，亦无法体现出作者在美学领域的独特创造力和观念，缺乏美术作品所具有的审美意义。该图案虽经过钟某作为美术作品进行作品登记，但该登记作为未经实质审查的自愿登记，作品登记证书不足以证明所登记之对象必然属于作品。同时，由于作品是用于表达作者的思想情感或者传递一定的信息，故其表达必须有一定的长度，单纯的个别字词或字词的简单组合，往往难以完整表达作者的思想感情或者传递一定的信息。因此，最终没有认定为作品。
另一方面，对于作品构成要求不能过于简单，并不代表就意味着要求过于复杂。例如，在“CAMEL SAHARASAM”商标异议行政纠纷案中，原告对被异议商标“CAMEL SAHARASAM”（右图）提出异议的理由之一是其注册商标“CAMEL”（左图）享有在先著作权，被异议商标侵犯了其在先著作权。
在审理原告对其注册商标“CAMEL”是否享有在先著作权这一节事实时，二审法院指出，认定商标标志是否构成在先的著作权，应当按照著作权法基本原则来判断，不应提出更高的要求。原告注册商标中的字母有明显的特点，且相互间以拱形排列，形成了一个整体上能够体现作者个性的图案，因此在无相反证据的情况下，可以认定其具有独创性，可以构成作品（但该案证据不能证明原告对其享有著作权，因此同样不支持其对“CAMEL”享有在先著作权）。
（本文仅代表作者个人观点）
