康信视点 | 从王老吉商标纠纷案看商标许可使用的风险防范

作者 | 佟燕燕 北京康信知识产权代理有限责任公司

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2017年9月8日，最高人民法院公开宣判，广药集团与加多宝公司对涉案“红罐王老吉凉茶”包装装潢权益的形成均作出了重要贡献，在遵循诚实信用原则和尊重消费者认知并不损害他人合法权益的前提下，共同享有“红罐王老吉凉茶”包装装潢的权益。近年来，加多宝与王老吉纷争不断，商标之争始于1997年，“王老吉”商标的持有者广药集团与加多宝的母公司香港鸿道集团签订了商标使用许可协议。2000年和2003年香港鸿道集团贿赂时任广药集团总经理李益民签署了两次补充协议，将加多宝使用“王老吉”商标期限延长到2020年。2011年，广药集团向中国国际经济贸易仲裁委员会递交了仲裁申请，请求宣告两个补充协议无效，最终法院维持了仲裁委做出的商标许可补充协议无效的裁定，至此，加多宝公司将不能再使用“王老吉”商标。由加多宝与王老吉的商标纷争，笔者想到，商标许可在使许可人与被许可人双方获利的同时，也存在着诸多风险，因此，有必要在许可前对各种风险进行预估和防控，以避免或减少未来的纷争。本文将就商标许可的风险防范问题跟大家分享一下。

商标许可是指注册商标权利人将自己的商标许可给他人使用，从而获得一定收益的行为。《商标法》及《商标法实施条例》并未对商标许可的种类进行划分，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》将商标许可使用的种类划分为三类，即独占使用许可、排他使用许可、普通使用许可。 

独占使用许可，是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，将该注册商标仅许可一个被许可人使用，商标注册人依约定不得使用该注册商标。该许可使用方式除了独占被许可人，其他人包括注册人自己均不能使用该注册商标。同时，当商标被侵权时，被许可使用人可以以自己的名义独立提起商标侵权诉讼。 

排他使用许可，是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，将该注册商标仅许可一个被许可人使用，商标注册人依约定可以使用该注册商标但不得另行许可他人使用该注册商标。排他使用许可与独占使用许可相比较，虽然都是仅许可一个被许可人使用，但不同的是，排他使用许可的商标注册人自己是可以使用的。如果出现商标侵权行为，被许可使用人可以和商标注册人共同提起商标侵权诉讼，当商标注册人不起诉或者怠于起诉时，被许可使用人可以单独提起诉讼。 

 普通使用许可，是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，许可他人使用其注册商标，并可自行使用该注册商标和许可他人使用其注册商标。该许可使用方式是目前比较普遍的许可方式，如各种加盟连锁店的品牌许可通常都是普通许可的方式。普通许可使用方式下，当出现商标侵权行为时，被许可人只有在商标注册人明确授权的情况下，才有权利提起商标侵权诉讼。 

商标许可使用可以使许可人获得经济收益、实现品牌迅速扩张和价值增值，同时也可以防控他人提出三年不使用撤销的风险。对于被许可人来说，使用现成的商标，借助现有商标已经具有的商誉等可以实现稳定的获利。但在这些优势的背后也潜藏了各种风险，因此，有效的防控风险、避免和减少纠纷的产生，对于许可人和被许可人都是非常有必要的。

对于许可人来说，应着重从如下几方面来防控风险： 

一、首先要谨慎选择合作伙伴，注重商标使用许可合同被许可人资格的审查。

被许可人主体资格存在问题，将会因合同主体不适格而导致合同无效或者无法履行，被许可人产品质量出现问题，将会直接波及许可人，造成被许可商标信誉的降低和价值的减损。因此，在授予许可使用权之前，许可人首先需要对被许可人的资质进行审查，有些行业，按照国家相关规定需要取得批准文件的，应让被许可人提供。例如，使用人用药品、医用营养食品、医用营养饮料和婴儿食品商标的，被许可人需提供卫生行政管理部门的证明文件；使用卷烟、雪茄烟和有包装的烟丝的商标的，被许可人需提供国家烟草主管部门批准生产的证明文件等。如果被许可人不符合相关规定，则许可人需要谨慎签署许可合同。其次，许可人还需要对被许可人生产能力、管理水平、产品质量等进行考察、测试，选择生产能力较好、经营管理水平较高且履约能力较强的企业作为被许可人，达不到与自己产品相同质量标准的不能授予许可证。

二、做好许可期间的质量监控。

商标法第四十三条规定，许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。质量监控既是许可人的法定义务，同时也是对许可人权益的保护。首先，需要在合同中明确约定质量标准，避免采取“按照甲方要求的质量标准”等笼统规定，明确细化标准，以防止合同履行中出现纠纷；其次，在许可合同中关于监督检查办法也应予以明确约定，以防止质量监督权利的落空。质量监督控制的方式可以包括定期不定期的派技术人员进行指导、培训、巡视等或定期不定期的抽查、抽检产品等；最后，质量监督要贯穿在整个合同期限内，在对被许可人的生产过程、工艺制作、产品检验和管理等方面实施监督的过程中，一旦发现质量状况，许可人应采取果断措施，必要时应及时终止商标使用许可合同，收回商标使用许可权，以防止给品牌造成不利影响。

三、禁止被许可人注册和使用与被许可商标近似的商标，防止品牌淡化。

商标许可使用中，被许可人有可能会出于自身利益的考虑，培养自有品牌，这是允许的。但如果被许可人注册或使用的是与被许可商标近似的商标，或将被许可商标的一部分与自己的商标组合后使用和注册，这将会使消费者认为该商标与被许可商标之间存在一定关联关系。当许可关系解除后，这种混淆和误认将给许可人品牌造成不利的影响。为避免这种风险，建议许可人在合同中确定：①未经许可人同意，被许可人不得将其他具有显著性的文字或图形与被许可商标进行组合使用和注册；②未经许可人同意，被许可人不得使用和注册与被许可商标近似的商标；③未经许可人同意，被许可人不得将许可事项中涉及的产品名称、许可人企业商号、包装设计和广告用语等申请为商标。

四、禁止被许可人登记与许可人商号相同或者含有许可人商号的企业名称。

实践中，许可人与被许可人为便于品牌合作推广，许可人同意被许可人登记与许可人商号相同或者含有许可人商号的企业名称。但在许可关系终止后，虽然被许可人不再使用被许可商标，但仍可以继续使用与许可人商号相同或高度近似的企业名称，这种情况也会导致消费者的混淆和误认。因此，为避免这种情况，建议许可人在合同中明确约定被许可人禁止登记与许可人相同或者包含被许可人商号的企业名称，如果确实合作所需，需要做企业名称的关联性登记，也应在合同中明确约定，在许可关系结束后规定的期限内，被许可人应及时办理变更企业名称登记。

以上是关于许可人应注意的风险防范，对于被许可人来说，商标使用许可同样也需要做好风险防范，具体包括如下几个方面：

一、在签署许可使用合同前，被许可人需要对许可人、许可商标的情况做详细调查，防控因许可主体或者被许可商标的瑕疵导致许可合同无法履行。

①审核被许可商标是否是注册商标，且权利稳定。如果被许可商标是申请中的商标，则该商标后续存在被驳回无法获权的风险，这种情况最好不要签署许可合同。即使是获得注册的商标，仍应调查该商标是否有被他人提出三年不使用撤销或者提出无效宣告申请等程序。如存在上述程序，说明该商标权利不够稳定，可能涉及商标权属纠纷，被许可人应向许可人核实情况，审慎签署合同，如非要签署许可合同则需要在合同中明确约定因被许可商标权属纠纷给被许可人造成的损失应由许可人承担相应的违约责任。②审核许可人是否是被许可商标的唯一所有人，被许可商标如有共同所有人，许可事项则需要获得全部共有人的同意。③审核被许可商标的效力，是否为中国境内注册商标，如果涉及出口，则要审核被许可商标在出口国是否已经注册。

二、通过合同条款约定，保证许可使用期间被许可商标权利的稳定性。

许可使用期间被许可商标权利的稳定性是对被许可人权益的重要保障，因此，被许可人应通过合同条款做如下约定或限制：①许可使用期间许可人不得将被许可商标转让给他人，或者在允许转让的情况下，需保证新的受让人继续履行原许可合同条款。②许可人应及时办理被许可商标的续展，以保证被许可商标权利的延续性。③在许可使用期间，被许可商标被他方提出三年不使用撤销或者无效申请等，许可人应及时参与行政程序并积极进行答辩。如因许可人怠于行使权利导致被许可商标权利无效，许可人应承担违约责任。④在被许可商标遭遇侵权时，许可人应及时维权。

三、通过合同条款约定，保障被许可人使用权益。

为保障被许可人在许可使用期间内的使用权益，被许可人应做相应的限制性约定：①如果签署的是独家许可或者独占许可，则要求许可人在合同中约定在同一区域只有被许可人一家，不允许有其他第三方被许可使用。②如果被许可商标存在相关的商业标记，如联合商标、防御商标、域名等，为了商标的有效使用，可以要求许可人将相关商业标记一起授权使用，或者要求许可人不得将相关商业标记转让或许可给不同的商业主体。

四、许可使用中应同时开展对自己品牌的培育。

许可使用只是权益之计，长久看，被许可人仍要培育自己的商标。商标注册成本很低，商标的价值是源于商标使用过程中投入的大量的广告宣传等。很多情况下被许可使用人对商标的知名度作出了巨大的贡献，但由于商标专用权只由商标注册人享有，因此，当使用权到期后，被许可使用人除了通过商标许可使用取得的利益之外，针对商标本身就再也不享有任何权利，“王老吉”商标案例很恰当的反应了这一法律风险。加多宝在许可使用期间的大量广告宣传投入使“王老吉”商标知名度和价值大增，但最终因不能再使用“王老吉”商标，也是为他人做嫁衣裳。因此，被许可人需要着力对自己品牌的建立和培育。一方面，被许可人需要注册自己的商标，但注意不要注册与被许可人近似的商标，以免发生纷争。另一方面，可以将自己的商标与被许可商标一起使用在产品包装上，但注意不是和被许可商标组合使用，而是分别标注，以示区分为两个不同的商标，通过被许可商标产品销售推广逐步提高自己品牌的知名度，以为后续许可使用终止后自己品牌独立的使用和发展做好准备。

五、及时办理许可备案。

商标法第四十三条规定，许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可报商标局备案，由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。目前商标局办理商标许可的流程进一步简化，即不再需要提供许可合同备案，也不需要在许可合同签署之日起3个月内向商标局备案。虽然备案不是许可合同生效的必要要件，但如果不及时备案，许可使用合同的效力范围会受到限制，只在许可人和被许可人之间有效，不能对抗善意第三人。在许可人将商标许可给多家的情况下，不备案的被许可人将不能对抗办理许可备案的被许可人和其他善意第三人。因此，为保障使用权益，被许可人应在许可合同中明确约定，许可人在许可合同签署后的规定期限内向商标局提交许可备案申请。

六、合同应约定许可终止后续事项处理的过渡期。

商标许可合同结束后，被许可使用方会有剩余未销售的货物、剩余的商标标识以及印有商标标识的外包装物、宣传资料等，如直接禁止销售和使用，将会造成被许可人的较大损失和财产的浪费。因此，被许可人在签署合同时，应对上述后续事项处理进行约定，可以约定处理后续事项的过渡期，在过渡期内被许可人仍可以销售剩余产品，同时也可以约定由许可人回购的方式处理后续事项。