华为专利观察 | 功能性限定是什么？从华勤案说开去
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作者 | 刘成 华为公司知识产权部
(本文系知产力获得独家首发授权的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。)
最近华勤案比较火。那我们就从华勤案说起。
华勤案涉及“功能性特征”的讨论。
按照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）（公开征求意见稿）2014年》第十条的说法： 权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，即功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，仅通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征。但是，当事人举证证明技术术语系本领域约定俗成的或者本领域普通技术人员可以仅通过权利要求即可直接、明确地确定其技术内容的除外。
在华勤案中，上海高院认为功能性技术特征，是指对于产品的结构、部件、组分或其之前的关系或者方法的步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的作用、功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员通过阅读权利要求书、说明书和附图可以直接、明确地确定技术内容的技术特征除外。上海高院同时认为：诺记的权利要求7的“被配置为”在文意上应当被理解为使该设备、部件能够实现或达到其所限定的执行某一步骤的功能或效果，因此，涉案权利要求7的技术特征均属于使用功能性词语限定的技术特征。上海高院进一步认为：对于权利要求中使用功能性词语限定的技术特征，如果通过阅读权利要求书和说明书及附图，对该技术特征的理解，与本领域普通技术人员的通常理解一致，能够明了该技术特征所体现的功能或者效果是如何实现的，在这种情况下，按照通常理解确定该技术特征的内容即可，该技术特征不属于功能性技术特征，反之，则属于功能性技术特征。上海高院进一步认为：涉案专利权利要求7的技术特征5（包含“用于输入消息的消息编辑器”）仅表述了该特征所要实现的功能，且本领域普通技术人员通过阅读权利要求书、说明书和附图亦不能直接、明确地确定该技术特征的技术内容。因此，涉案专利权利要求7中包含功能性技术特征。
上海高院最后认为，《专利司法解释》第四条规定，对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。涉案专利说明书仅简单陈述了上述方法步骤可以应用于移动台MS或者应用于消息编辑器ED，并说明可以通过软件、硬件或软硬件结合的解决方案来实施所述创新手段，但是说明书及附图中并没有关于如何将上述方法步骤应用至终端设备或消息编辑器的具体技术手段的描述。也就是说，说明书及附图中没有记载终端设备、消息编辑器“被配置为”实现相应功能的具体实施方式，故依据前述《专利司法解释》第四条的规定，不能确定涉案专利权利要求7中以“被配置为”所限定的技术特征5的内容，进而也无法确定涉案专利权利要求7的保护范围。由于涉案专利权利要求7包含功能性技术特征，且结合涉案专利说明书及附图仍然不能确定权利要求7的保护范围，故无论被控侵权产品的技术方案如何，上诉人诺基亚公司的侵权指控均不能成立。
对上海高院的说法诸位读者都是什么观点，咱们求同存异、按下不表。咱们先来看看美国的所谓功能性限定（Means-Plus-Function, 简称MPF）是怎么样一个玩法，或许能给读者一点启示。这一期作为一个总起，后续会陆续介绍一批关于MPF的判例。MPF这个专题全部讲完以后，请读者再比对一下上海高院的逻辑，相信读者会得出自己的结论。保不齐，最高院的意见那个时候也下来了。届时可以对照着再看一看。
首先看35 U.S.C. 112, 6th para.（后面简称：112/6） 也就是美国专利法112条6款。这一条写入美国专利法以后，权利要求中可以出现MPF（功能性限定）的大门就打开了。
先来看原文：
An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.
套用一下咱中国的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）（公开征求意见稿）2014年》第十条，以及《专利司法解释》第四条，对112/6做个比较粗的翻译：
组合权利要求中的元素（element）可以仅以其功能或者效果来表述,而不必写出其机构、组分或步骤；但是解释这样的权利要求的范围时，该元素应被解释为说明书中记载的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式。
对美国地区法院来说，如果看到权利要求中的MPF，法院先要判断是否适用112/6。如果适用，那么，就要去说明书中找该功能或者效果的具体实施方式（corresponding structure）。那如果没有找到corresponding structure,或者说说明书里面啥也没有说，哪弄？
稍等，我们再来看35 U.S.C. 112,2nd para. （后面简称：112/2） 也就是美国专利法112条2款。原文如下：The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention.
翻译就不整了。112/2就是通常意义上的对权利要求必须范围明确（definiteness）的要求。
对美国地区法院来说，如果看到权利要求中的MPF，法院先要判断是否适用112/6。如果适用，那么，就要去说明书中找该功能或者效果的具体实施方式（corresponding structure）。那如果没有找到corresponding structure,法院就用112/2，以权利要求范围不明确为由判权利要求无效（invalid）。
那如果找到了structure了呢？根据case law，法院会看找到的structure是否足够（adequate）。如果法院认为不够（inadequate）,照样用112/2，以权利要求范围不明确为由判权利要求无效（invalid）。打个比方：权利要求记载一种用于盛放茶水的部件，说明书中只说这个部件有个盖。显然这样的记载是不够的（inadequate）。拜托，有个盖儿就能盛放茶水了？
即便在说明书中找到了112/6意义下的足够结构（adequate corresponding structure），可能仍然是不够的。这里要讲到美国专利法35 U.S.C. 112,1st para. （后面简称：112/1） 也就是美国专利法112条1款。原文如下：
The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention.
翻译也不整了。112/1有三个要求：written description/enablement/best mode. 这里我们重点讲enablement.简单地说，enablement就是要求说明书得把发明方案说透了，以便本领域普通技术人员能够依葫芦画瓢，把发明方案重现出来。接着上头的比方：权利要求记载一种用于盛放茶水的部件，说明书中说这个部件有个钢盖，还有用家用保鲜膜做的壁和底。这样的发明估计一般人是很难在家里依葫芦画瓢重现出来的。不过，诸位读者也可以试一试哈。
综上，对美国地区法院来说，如果看到权利要求中的MPF，法院先要判断是否适用112/6。如果适用，那么，就要去说明书中找该功能或者效果的具体实施方式（corresponding structure）。那如果没有找到corresponding structure,法院就用112/2，以权利要求范围不明确为由判权利要求无效（invalid）。那如果找到了structure了呢？根据case law，法院会看找到的structure是否足够（adequate）。如果法院认为不够（inadequate）,照样用112/2，以权利要求范围不明确为由判权利要求无效（invalid）。即便说明书中记载了adequate corresponding structure，如果说明书不满足enablement的要求，法院仍然可以用112/1，判权利要求无效（invalid）。
有没有一种蜀道难，难于上青天的赶脚？
专利制度号称公开换保护，保护的度到什么程度，取决于公开的度到什么程度（当然还取决于现有技术等其它考量）。从某种意义上说，就是一个交易的过程（专利权人与公众）。交易双方都满意的买卖，才是理论上的好买卖。
扯远了，咱们回到112/6。俗话说重要的事情说三遍。咱们再来读一遍112/6.
An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.
有几个问题：
问题一：an element in a claim for a combination，为什么要强调combination？
问题二：may be expressed as a means…for…, 可以表达为MPF, 这算是一种鼓励吗？
问题三：such claim shall be construed to cover… 这句话是对谁说的？
问题四：equivalents thereof。这个等同（equivalent）和等同侵权的等同是什么关系？
先来看问题一：an element in a claim for a combination，为什么要强调combination？
如果权利要求只有一个element，这个element写成了MPF，这样的权利要求叫Single Means Claim, 并不适用112/6. 而是需要以112/1 （enablement）无效掉。Case law 的渊源是：In re Hyatt, 708 F.2d 712, 714-715, 218 USPQ 195, 197 (Fed. Cir. 1983)。
来看一个例子：A Fourier transform processor, comprising: means for…。这就是In re Hyatt一案中的Single Means Claim. 联邦巡回上诉法院（CAFC）说这样的权利要求不适用112/6，因为没有combination。但是，适用112/1无效掉。原文逻辑如下：The final paragraph of § 112 saves combination claims drafted using means-plus-function format from this problem by providing a construction of that format narrow enough to avoid the problem of undue breadth as forbidden by the first paragraph. But no provision saves a claim drafted in means-plus-function format which is not drawn to a combination, i.e., a single means claim. We must now decide how best to dispose of this case. Both this court and the board view claim 35 as properly rejected based upon the same factual premise; i.e., that claim 35 is a single means claim. 翻译就不整了。
再给一个single means claim的例子：
A widget(processor/mobile terminal) comprising: means for performing function X.
再给几个不算single means claim 的例子：
(多个means不single). A widget, comprising: means for X; and means for Y.
(多个elements,不single ) A widget comprising: an element; and means for X.
(没有means) A widget comprising: a processor configured to: perform X; calculate Y; and do Z.
好了，最后来看一下华勤案中的那个奇葩权6：一种终端设备，被配置为… 这算什么类型的权利要求。我不知道。但是它应该不算single means claim。为什么？因为它没有element。不信，你加个“包括”试试。“一种终端设备，包括：被配置为…”。包括啥？
再来看问题二：may be expressed as a means…for…, 可以表达为MPF, 这算是一种鼓励吗？
是的。美最高院在Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker, 329 U.S. 1(1946) 一案中认定类似MPF这类功能性限定是不被接受的。随后，美国专利法改法，增加了112/6，从此MPF就合法化了。但是，别高兴得太早，112/6还有半句话。这就转到了我们的问题三。
再来看问题三：such claim shall be construed to cover… 这句话是对谁说的？
112/6的这后面半句话，就是对112/6前面半句话的一个限制。试想，对PTO来说，审查过程中按照最大合理化解释（Broadest Reasonable Interpretation, BRI）权利要求。当PTO看到MPF的element时候，MPF的范围当然包括实施例中的那些corresponding structure。 从这个意义上说，112/6后面半句基本就是废话。但是，112/6这后面半句是对PTO/法院说，MPF申请人可以用，但是其范围很小，只能cover说明书中记载的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式。这么一理解，112/6胡萝卜+大棒的形象就栩栩如生了。在审查实践和司法实践中，也是这样。申请人可以自由选择是否使用MPF，不会再按照美最高院在Halliburton一案中定的标准，一棍子打死。但是一旦使用MPF，其范围只能是说明书中记载的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式。如果说明书中没有记载呢？112/2无效掉！
最后一个问题四：equivalents thereof。这个等同（equivalent）和等同侵权原则（DOE）的等同是什么关系？
这里卖个关子。请各位读者留意本专题后续的案例介绍吧。
作者简介：2006年加入华为无线专利部，负责GSM专利包。2008年赴华为瑞典研究所，负责瑞研所专利包。2010年赴华为上海研究所，负责LTE专利包及LTE专利团队。2012年赴华为美国研究所，获得美国专利代理人资格。2014年赴华为深圳基地至今，负责终端与应用专利部质量工作。
