周末特稿 | 57+7，涉外定牌加工法律问题的解题思路
作者 | 俞则刚 浙江和义观达律师事务所
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玖丽得案[1]后，关于涉外定牌加工是否构成商标侵权的讨论重新进入了法律界尤其是知识产权界的视线[2]。从司法判决的整体情况看，判决涉外定牌加工行为不构成对中国注册商标权利侵害的占了多数，理由主要是：不构成商标性使用，商品全部返销境外不会对境外消费者带来混淆，也不会对中国注册商标权带来实质损害。与此同时，亦有部分判决从诚实信用原则[3]、合理审查义务[4]角度出发，认为涉外定牌加工行为属商标侵权行为。最高人民法院就浦江亚环锁业有限公司PRETUL再审案[5]作出判决后，“在委托加工商品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在商品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为”的判决逻辑又掀起了关于涉外定牌加工的新一轮热议。此后，江苏高院在东风柴油机案[6]提出的“必要审查注意义务”裁判标准，以及浙江高院在“Roadage”案[7]中提出的合理注意义务裁判标准，均引起业界的高度关注。
笔者以为，涉外定牌加工争议的发生，其法律根源在于商标权的地域性，地域性原则允许相同的商标权可以在不同的法域共存。其商业根源在于商标权共存现象的发生多数并非是巧合，甚至是其中一方出于非善意的目的，如双方曾有贸易往来。其历史根源在于，地域性原则使得一方有机会大量囤积商标。此外，从宏观经济政策方面考量，涉外定牌加工是否仍属于国家应当鼓励的经济形态，也对司法政策导向有一定的影响。
正因为涉外定牌加工涉及复杂的政治、经济、法律、商业问题，其发生的原因、存在的表象各不相同，一刀切地认为涉外定牌加工侵权或者不侵权，都显偏颇，不能够实现司法对社会经济活动的普遍指导作用。“在涉外定牌加工的商品上贴附标志的行为不是商标意义上的使用行为”的论断，因为其横扫一切，甚至动摇了行政执法的法律基础（例如不少权利人担心，据此理论，海关的知识产权保护都将失去法律基础），故而引起巨大争议；相比之下，“必要审查注意义务”、“合理注意义务”的裁判标准更具有灵活性，因而受到各方的普遍关注。
笔者以为，破解涉外定牌加工法律争议的难题还是要回归到现行法律的框架内，并且现行的商标法足以解决涉外定牌加工的法律问题。在此，笔者冒昧提出涉外定牌加工“解题三步法”，抛砖引玉，以期引起同仁的更多思考。
“解题三步法”的基本思路是，第一步准确定义“涉外定牌加工”，将不具有涉外定牌加工实质内涵的案件剔除，让关于“涉外定牌加工”的讨论和判断都基于同一类事实、同一种形态；第二，基于商标法第57条的规定，原则上认定涉外定牌加工行为构成商标侵权；第三，根据商标法第7条的规定，对符合诚实信用原则的涉外定牌加工行为认定不构成商标侵权，反之则认定构成侵权。
一、准确定义“涉外定牌加工”
笔者认为，由于涉外定牌加工涉及到深层次的经济、法律政策和利益平衡问题，因此在涉外定牌加工行为的认定标准上采取审慎的态度，严格掌握，不宜扩大认定范围，尤其要防止借“涉外定牌加工”之名、行“商标侵权”之实的行为，严厉打击那些隐蔽性较强的商标侵权行为，从而有效维护商标法律的权威。笔者认为“涉外定牌加工”行为应符合以下条件（具体可参见2016年9月28日知产力的推送文章——再论“涉外定牌加工”行为的构成要件）：
（1）境外定做方应在境外法域享有相关的商标权利；若境外定做方并非该商标的所有人，则其应经过商标所有人的合法授权，且被明确授予转委托的权利；
（2）该商标在中国为另一民事主体所享有；
（3）涉案商品所使用的商标标识，与该境外商标标识完全一致；
（4）涉案商品应属于该境外商标的核定使用商品类别；
（5）涉案商品应全部返销到境外；
（6）境外收货人应为境外的商标权利人或经其合法授权或指定的第三方。
如果采纳上述狭义的“涉外定牌加工”观点，相当一部分案件就不会被归入“涉外定牌加工”范围、并进而以“不属于商标性使用、不具有识别商品来源的功能”的推理，得出“不构成对中国商标权的侵害”的结论。例如：
1、ROMA马刷案[8]。该案中，被告接受美国委托方的订单、商品出口至美国，但案发时委托方在美国尚未申请注册商标（但在欧盟范围内有商标注册），法院判决认定被告的行为构成涉外定牌加工行为，且没有侵犯原告中国注册商标权。若以“境外定做方应在境外法域享有相关的商标权利”的狭义定义，本案就不属于涉外定牌加工案件。
类似的案件还有“NEW BOSS COLLECTION”西服案[9]。该案中，涉争的“NEW BOSS COLLECTION”在境外委托人所在国（意大利）已申请注册，但尚未获得注册，也未被驳回注册申请。福建高院认为：商标可分为注册商标和未注册商标。各国对商标权的取得原则也有所不同，有的国家是通过对商标的实际使用自然取得；有的则要通过注册取得。但不论如何取得，各国均无法限制未注册商标在本国的在先使用权。上诉人（即中国商标权利人）在诉讼中始终不能举证证明其讼争商标在意大利已申请注册或者在先使用，故该公司（即境外委托人）在意大利有权使用讼争的“NEW BOSS COLLECTION”未注册商标。
2、HPC汽车刹车片案[10]。该案中，被告根据其与英国黑尔布公司的销售合同加工生产刹车片，并经黑尔布公司的商标许可在该刹车片上使用在英国注册的“HPC”商标，被告按约将其加工生产的刹车片全部出口销售至黑尔布公司指定的收货地伊朗，但英国黑尔布公司在伊朗没有注册商标。法院判决认定被告的行为构成涉外定牌加工行为，被告的贴牌加工出口行为并非我国商标法意义上的商标使用行为，因此不构成对原告商标的侵权。若以“涉案商品应全部返销到境外”的狭义标准，本案也不属于涉外定牌加工案件。
类似的案件还有MATRIX发电机案[11]。该案中，上海市浦东新区人民法院一审认为：重庆神驰公司在交易中将境外公司委托的加工业务外发给其他生产单位加工,且为境外公司实施了向其伊拉克客户销售涉案商品的行为,与涉外定牌加工行为性质不符，其行为构成商标侵权，但二审法院以“重庆神驰公司委托他人加工、贴附经德国MATRIX有限责任公司授权使用的商标的行为，并非商标法意义上的使用行为”为由撤销一审判决，认定不构成侵权。
3、涉案商品所使用的商标标识，应与该境外商标标识完全一致。这类案件更多，如上海知识产权法院的PEAK案[12]，山东高院的UGG案[13]，以及前文引用的浙江高院Roadage案，涉案商品所使用的商标标识均与境外方的商标标识不完全相同。对于此类案件，法院多数是以被告未履行合理审查（注意）义务的角度，得出被告构成商标侵权的结论。但是，若按照笔者提出的涉外定牌加工的狭义定义去观察，由于这些案件不符合“涉案商品所使用的商标标识，应与该境外商标标识完全一致”的标准，因此也不应归入涉外定牌加工的范围，这样就可以直接适用商标法第57条。
4、关于近似商标/类似商品。一个商标权包含两样要素，一是商标标识，二是核定使用的商品类别。涉外定牌加工案件中，应对涉案商品及其所使用的商标标识、中国注册商标权、境外商标权这三者进行比对。笔者认为，以境外商标权利作为比照对象，涉案商品“所使用的商标标识应与该境外商标标识完全一致”、应“属于该境外商标的核定使用商品类别（自用权范围内）”，即“双相同”，否则就不属于“涉外定牌加工”。另一方面，若不符合“双相同”的标准，再以中国注册商标权利作为比照对象，审查其是否与中国的商标权构成近似商标、类似商品。
这个原则的意义在于，第一，“双相同”是认定涉外定牌加工的基本条件。不能以涉案商标标识与境外定制商标标识构成近似、或涉案商品与境外商标的核定使用商品类别构成类似商品为由，来主张其行为构成涉外定牌加工，因为目前情况看只要套上“涉外定牌加工”的帽子，大概率会被判决不侵权。“双相同”的比对对象是境外商标权，近似商标/类似商品的概念在“涉外定牌加工”的行为认定环节并不适用。
第二，不符合“双相同”标准的，就将其从“涉外定牌加工”的范围中剔除出来，然后用商标法规定的一般商标侵权判断标准予以审查，此时就可以适用近似商标/类似商品的理论，若构成近似商标/类似商品的（比对对象是中国注册商标），认定侵权。
综上，若适用前述狭义的涉外定牌加工概念，笔者保守估计至少50%的所谓涉外定牌加工案件将会被剔除。上海知识产权法院在前引PEAK案判决中更是直言“本案有别于典型的涉外定牌加工”，其实完全可以再进一步，直接否定该案的涉外定牌加工属性。
对于不符合“涉外定牌加工”行为属性的案件，自然就应当适用商标法的一般标准来审查是否构成侵权。
二、原则上认定涉外定牌加工行为构成商标侵权
统一了“涉外定牌加工”的行为形态后，再讨论该行为是否构成商标侵权就有了统一的基础。由于商标法第57条是认定商标侵权的基石，因此笔者认为，基于其“未经许可擅自使用即为侵权”的核心理念，涉外定牌加工行为原则上应被认定构成对国内注册商标权的侵害。
浙江高院认为，除非属于正当使用，只要未经商标注册人许可，在同一种商品或类似商品上使用与注册商标相同或者近似商标，即属于侵犯注册商标专用权的行为[14]。笔者深以为然。
目前主流的观点是认为涉外定牌加工不构成商标侵权，主要有三种裁判逻辑：非商标法意义上的商标使用、境外消费者不会混淆、未对国内商标权利人造成实质损害。因此，支持“原则上认定涉外定牌加工构成商标侵权”的结论，不可避免需要对上述三种观点进行回应。
1、关于非商标法意义上的商标使用
此观点的法律依据在于《商标法》第48条：本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。该条强调了商标的本质功能在于识别商品的来源。
上海高院在前引玖丽得案中认为：在定牌加工关系中，境内加工方在产品上标注商标的行为形式上虽由加工方所实施，但实质上商标真正的使用者仍为境外委托方，本案涉案产品所贴商标只在中国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能。最高法院在前引PRETUL案中认为：商标作为区分商品或者服务来源的标识，其基本功能在于商标的识别性，亚环公司依据储伯公司的授权，上述使用相关“PRETUL”标志的行为，在中国境内仅属物理贴附行为，为储伯公司在其享有商标专用权的墨西哥国使用其商标提供了必要的技术性条件，在中国境内并不具有识别商品来源的功能。
以上观点的核心在于，涉外定牌加工的商品上所贴附的商标标识在中国境内不具有识别商品来源的功能。笔者以为这种判断略显武断。尽管商标法第48条并未明确规定“识别”的主体，但我们认为应该就是商标法的拟制主体——“相关公众”，即《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》[15]第八条所称的与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。在涉外定牌加工行为的环境下，一个商品在中国境内至少要经历备料、生产、包装、运输、出口五个环节，这里的“相关公众”就涉及生产线上的工人、印制涉案商标标识的包装印刷工人、运输工人，甚至码头开箱掏货的工人。海关查验关员虽然是以执法者的身份在检查该批货物，但亦不能绝对排除其作为普通消费者的身份属性来识别该商标。但上海一中院在“WORKSENSE”案[16]中认为，由于我国商标法认定的商标近似是指混淆性近似，因此我国商标法意义下的相关公众应理解为在市场流通环节中能够接触到商品的人，产品在投入市场之前接触到产品的生产、报关人员不应包括在相关公众范围之内。笔者认为这个观点将相关公众限制在市场流通环节，并将生产、报关排除在流通环节概念之外，不符合国际贸易的实际。因此，“涉外定牌加工的商品上所贴附的商标标识在中国境内不具有识别商品来源的功能”并不能令人完全信服，至少其推理是不严密的。
另外一种观点，认为涉外定牌加工是《合同法》第251条规定的承揽合同，并认为承揽方在商品上贴附商标标识的行为，实际上是境外定做方的行为，即该行为的实施以及法律后果均归结于境外定做方[17]。此观点进一步认为，在中国境内属于商标标识贴附、不发生识别商品来源的功能，但出境后该商标标识就具有了识别商品来源的功能。笔者认为，这种观点认为将商标标识区分不同的环节并赋予不同的法律内涵，无视商标使用行为的客观性，是对《商标法》第48条的误读。正如在“SPEEDO”案[18]中浙江高院指出的：商标使用行为是一种客观行为，不应因为使用人的不同或处于不同的生产、流通环节而作不同的评价，在涉外贴牌加工行为中，作为生产环节的贴牌行为系典型的将商标用于商品上的行为，属于商标使用行为。
笔者再举一例，也许可以更好地说明商标的识别功能。外贸实践中，外商在义乌小商品市场采购商品后（如一批头饰），为节约成本，有时不会去采购全新的空纸箱用来装运，而是就地取材，随手拿些例如娃哈哈矿泉水的外纸箱、康师傅方便面的外纸箱来作为头饰的运输包装，这类情况下，“娃哈哈”、“康师傅”商标就不会对那批头饰发生识别功能，相信“娃哈哈”、“康师傅”也不会去主张那批头饰侵犯了他们的商标权。
2、关于境外消费者不会混淆
这个推论同样存在瑕疵。首先，境外的消费者是不是会混淆，会对商品的来源发生误认，这是不是中国法院能够查明的事实？若“境外消费者会不会混淆”是法律推断，那么中国的法院又是依据什么证据做出的这么一个推断？
其次，境外的消费者是指“在境外”的消费者，还是具有该境外国家国籍的消费者？即，“境外”指的是属地概念，还是属人概念？笔者认为，在当前国际经济环境下，大量的中国人走出国门去旅游、从事贸易、参加展览会，他们在境外国家接触到以定牌加工方式出口的商品后，难免会对该商品的来源发生误认，以为该商品是由中国商标权利人所生产、并在当地销售。
再次，也有观点认为（浙江高院“SPEEDO”案），对于以商品出口为目的的涉外贴牌加工行为，亦应当以我国的有关消费者以及与产品的营销有密切联系的其他经营者作为相关公众，来评判涉外贴牌加工行为是否容易导致混淆，而不应当简单地以被诉侵权产品系以出口为目的，即否认造成混淆的可能性。
最后，绝不应忽视互联网经济给传统销售方式带来的巨大冲击和影响，同时也应以互联网思维来重新审视传统的司法理论和理念。在网购、代购等新兴销售方式大行其道的今天，如果固守传统的思维模式，能动司法就不能落实到实处。具体而言，在互联网经济模式下，区分“境内消费者”和“境外消费者”已不具有太多的实质意义，因为每个消费者都可以足不出门购买到世界各地的商品。就如上海知识产权法院在前引“PEAK”案中指出：随着互联网经济的迅猛发展，网上贸易市场日益呈现出全球化趋势……即便出口商品不在境内销售，也难以避免通过各类电子商务网站使国内消费者得以接触到已出口至境外的商品及其标识，必然涉及是否会造成相关公众混淆和误认问题，此种情况下商品上的标识会起到识别商品来源作用。
3、关于未对国内商标权利人造成实质损害
《侵权责任法》第六条规定，侵权行为构成要件有四：（1）有违法行为，（2）有损害事实，（3）违法行为与损害后果之间有因果关系，（4）行为人主观上有过错。但在商标侵权领域，《商标法》是特别法，优于作为普通法的《侵权责任法》。商标法第57条（修改前的第52条）并未要求将损害事实作为商标侵权的构成要件，其更像是刑法理论上的行为犯。
此外，简单地以“涉案产品拟全部返销境外、不在中国境内销售”的理由，得出“未对国内商标权利人造成实质损害”的结论也比较片面。损害是多方面的，包括消费者评价的降低、市场份额的减少、潜在商业机会的丧失、定价权的弱化、企业商誉的贬损等，尤其是在互联网经济的大环境下，世界各地的消费者均有机会接触定牌加工的产品，因此也势必会对中国权利人造成实质损害。
三、以诚实信用原则豁免
前面论述了根据商标法第57条的规定原则上认定涉外定牌加工构成商标侵权。但是，对于符合诚实信用原则的，应当予以豁免。
《民法通则》第四条规定，民事活动应当遵循诚实信用原则。该原则是我国一切民商事活动均应予以遵守的最基本法律原则。2013年修订的商标法新加入一个条文，即第七条第一款：申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。知识产权法律原则与民事法律原则部分同源，但又有其特殊之处，不能完全地照搬。就诚实信用原则而言，自2013年修订商标法后就正式确立了其在商标法律适用的绝对地位，因而笔者认为，在2013年商标法修订后，诚实信用原则的适用有了更好的空间，也应得到更多的重视。
1、先前案例
以诚实信用原则来指导涉外定牌加工案件审判的亦早有尝试。
例如，福建省高级人民法院在“iska”案[19]中指出：《中华人民共和国民法通则》第四条规定，民事活动应当遵循诚实信用原则。该原则是民事活动的“帝王条款”，包括商标注册、转让等在内的一切民事活动均应当予以遵守。……本院认为，虽然商标的注册和转让系经法定程序，国贸公司受权贴牌加工产品所标注的标识与商标也构成近似，但鉴于瑞宁食品厂、年年红公司申请注册或转让该商标的动机和目的均具有不正当性，且国贸公司已尽到了合理的审查注意义务，主观上没有侵权故意，客观上也未在国内市场给年年红公司造成实际损失，故对舒乐达公司和国贸公司在本案中的相关贴牌加工行为不予认定属于商标侵权行为。
又如，宿迁市中级人民法院在“SOYODA”案[20]中阐明：如境外委托生产商在其国内享有注册商标权且其注册商标的时间早于境内的注册商标权人，认定构成商标侵权将产生鼓励境内主体抢注国外他人商标阻碍境内加工企业正常发展的不良倾向，有悖公序良俗，而认定不构成商标侵权，一方面不损害境内商标注册人的国际竞争利益，且有利于国内涉外加工企业的发展，另一方面以商标注册使用在先处理本案，不至于因商标侵权处理阻碍国际加工贸易发展，也符合包括商标在内的知识产权保护的基本理念和普遍原则。
笔者代理最高人民法院再审的PRETUL案时，也主要是从诚实信用原则角度出发，主张恶意抢注的商标权不应妨碍被抢注的国外商标以委托国内定牌加工形式进行合理使用。可惜最高人民法院的回应是：亚环公司虽经储伯公司委托加工相关挂锁，亦举证证明许浩荣所在公司与储伯公司曾有相关贸易关系，但在储伯公司未参加本案诉讼，亚环公司亦未举证证明储伯公司是否向许浩荣主张权利的情况下，原审法院对其上诉理由不予支持并无不当。
2、豁免原则的运用
实际上，本文提出的“对于符合诚实信用原则予以豁免”的观点，包含两方面：一是对于符合诚实信用原则的，判决不侵权；二是对于不符合诚实信用原则的，应当判决构成侵权。简单而言，就是违反诚实信用原则的一方不应受到法律的保护。前者对应的情况是，境外商标权在中国被他人抢注，国内加工企业的涉外定牌加工行为不应被认为是构成对中国抢注方的侵权；后者对应的情况是，境外商标权系抢注中国注册商标，并以定牌加工形式要求国内加工企业生产、返销，此时国内加工企业的涉外定牌加工行为应当被认为是构成对中国商标权的侵害。
以此观点来重新审视玖丽得案，笔者认为法院其实是以错误的逻辑得出了正确的结论——因为从该案法院查明的事实看，申达公司（一审原告，中国商标权利人）与玖丽得公司（一审被告，即国内加工企业）均由美国朱利达公司设立，申达公司于1998年在中国申请了“JOLIDA”商标，而美国朱利达公司早在1986年就开始使用“JOLIDA”商标。若以本文的“诚实信用原则”裁判逻辑，自然可以申达公司取得“JOLIDA”商标违反诚实信用原则为由判决玖丽得公司侵权不成立，但上海高院是根据“本案涉案产品所贴商标只在中国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能”的裁判逻辑判决玖丽得公司的涉外定牌加工行为不构成商标侵权，从而引起了关于涉外定牌加工法律问题的热议，并持续至今。
同样，我们再以此观点来看前引江苏高院的东风柴油机案，根据该案查明的事实，涉案商标最早由上海柴油机厂于1962年8月1日在我国注册在柴油机上，且“东风”牌柴油机自上世纪60年代起就已经出口印度尼西亚等多个国家和地区，在东南亚地区享有良好声誉与较高知名度；印度尼西亚使用的官方通用语言为印度尼西亚语，但印尼PT ADI公司却于1987年在印度尼西亚注册与 “东风”商标相同的商标，即以中文“东风”与汉语拼音“dong feng”为主要部分。判决书更是直言“印尼PT ADI公司注册“东风”商标不具有正当性”。判决书还援引了《商标法》第七条第一款“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”的规定，并展开论述认为如果境外企业或个人违反诚实信用原则，涉嫌在境外恶意抢注在我国具有一定影响的商标特别是驰名商标，并委托国内加工企业贴牌加工生产的，应当认定境外委托人的行为不具有正当性，实质性损害了我国商标权人的合法利益。
3、诚实信用+合理审查义务
尽管认定印尼PT ADI公司违反了诚实信用原则，但这还不足以直接得出国内加工企业需承担法律责任的结论，因此江苏高院进一步指出——对此，国内加工企业作为同业经营者应当尽到更高的注意义务和合理的避让义务，如果国内加工企业明知或应知国内商标具有一定影响或为驰名商标，而境外委托人涉嫌恶意抢注却仍然接受委托的，应认定国内加工企业存在过错，应承担相应的民事责任。
也就是说，国内加工企业的法律责任并不是因境外委托人的恶意抢注行为而产生，而是由合理审查义务转承而来。合理审查义务并无《商标法》依据，其法律渊源来自于对外贸易经济合作部和国家工商行政管理局于1995年制定的《关于对外贸易中商标管理的规定》第十条规定：对外贸易经营者在从事进出口活动中，对他人指定或者提供使用的商标，应当要求对方出具真实有效的商标专用权证明文件或者被许可使用该商标且未超出许可范围的证明文件，并予以核查。该商标不得与已在我国相同或者类似的商品上注册的商标相同或者近似，其商品的包装、装潢也不得与他人已在我国使用的包装、装潢相同或者近似。
据此，笔者认为在境外委托人违反诚实信用原则抢注中国在先商标的情况下，需再导入国内加工企业合理审查义务的概念，以国内加工企业未尽到合理审查义务为由，判决其构成商标侵权。
合理审查义务的裁判规则也大量被适用在涉外定牌加工案例中，对此笔者的观点是：若采用狭义的涉外定牌加工概念，那么将会有大量的案例不需要再从合理审查义务角度去论述；其次，合理审查义务可作为补充。
四、结 论
综上，笔者认为当前最迫切的任务是对涉外定牌加工进行明确定义，并且应当坚持狭义的概念；
第二， 完全可以适用《商标法》的现有规定对涉外定牌加工法律问题进行审查，不应让“商标使用”、“混淆”、“实质损害”等理论争议把第57条、第7条的规定架空；
第三，讨论是否构成“商标法意义上的商标使用行为”已经使当前的司法走入了死胡同，该裁判逻辑已经被证明了无法兼顾各类涉外定牌加工行为，无法普遍适用，各界疑虑颇多；
第四，通过明确涉外定牌加工的定义，并排除“商标使用”等理论干扰后，应以《商标法》57条原则上认定涉外定牌加工构成商标侵权，同时以第7条做豁免；
第五，在“诚实信用原则”被采纳为商标法的基本原则后，适用该原则有了更好的法律环境，应大胆适用；
第六，“诚实信用原则”可以兼顾各类涉外定牌加工行为并得出正确的结论；
第七，合理审查义务可以作为补充。
