现有技术抗辩的主张与答辩

作者 | 于春博  北京宣言律师事务所知识产权部副主任

编辑 | 布鲁斯

在专利侵权诉讼中，即使被诉侵权者实施的技术落入了涉案专利权利要求的保护范围，也不必然导致侵权行为的成立和侵权责任的产生。一种常见的情况是，经过特征对比，被诉侵权者实施的技术来源于在涉案专利申请日以前，已经为公众所知的技术。专利权是权利人对发明创造享有的专有权，具有独占性和排他性。其权利来源于专利权人对社会作出符合规定的贡献，作为贡献的回报，专利权人依法享有相应的权益。如果一件专利权的授予不符合专利法的规定，该专利权就没有作出符合规定的贡献，此时其享有专用权违背了公平原则，是对社会和公众应有权益的不合理限制和侵害[1]。因此，前述情况在本质上是，涉案专利本身存在瑕疵，相应的被诉侵权行为，不应当构成侵权。

一、现有技术抗辩概述

现有技术抗辩制度起源于德国，早在1891年，德国专利法对无效宣告请求设定了5年的除斥期间。根据该规定，除斥期间经过后，他人无法申请无效该专利。此时，若该专利存在瑕疵，如把现有技术申请为专利，对于现有技术的实施者是非常不公正的，应予以救济[2]。其他实行专利制度的国家，例如美国、日本等也有相应的制度设计。其设置目的是在专利确权和专利侵权审判机构分离的情况下，使现有技术实施者以最简易的程序得到及时的救济，其性质是抗辩权。

我国在2008年第三次修订专利法时，在专利法第二十二条第五款和第二十三条第四款中明确了现有技术和现有设计的定义，并在第六十二条（现行专利法第六十七条）中规定：

在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。

因此，被诉侵权的现有技术实施者可以主张现有技术抗辩。

尽管现有技术抗辩在2008年的专利法修订中才实现法定化，但是在2008年以前，现有技术抗辩作为一种救济途径，在我国的司法实践中已经多次出现。往往称为“公知技术抗辩”，例如原告忻某与被告上海挽鞑电子有限公司、上海思刻录电子科技有限公司、上海川沙彩印广告厂、海南白马广告媒体投资有限公司等专利侵权纠纷一案[3]，北京南辰投资有限公司、北京伟豪铝业有限责任公司与上海华源铝业有限公司专利权侵权纠纷上诉案[4]。或者称为“已有技术抗辩”，例如科勒公司与贝朗（上海）卫浴设备有限公司、贝朗（广州）卫浴器材有限公司、北京星苹伟业科技有限公司侵害发明专利权纠纷案[5]。

现有技术实施者希望通过现有技术抗辩途径得到救济时，只需要在法院允许的举证期限内，提交主张现有技术抗辩的证据及结合证据说明理由，即可以主张不构成侵权。然而在实践中，现有技术抗辩证据的合法性、真实性和关联性往往存在争议，尤其是现有技术抗辩证据的公开时间存在较大的证明难度。而且涉案专利要求保护的技术特征、被诉侵权产品的技术特征、现有技术证据的技术特征三者之间是否相同或等同也可能存在较大争议，因此，实践中现有技术抗辩的证明难度往往超过现有技术实施者的预期。

二、技术特征对比对象和证据标准

最高人民法院制定的关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（法释〔2009〕21号）第14条第1款规定：

被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。

据此可知，技术特征对比的对象是被诉侵权产品与现有技术方案的技术特征，但是被关注的技术特征是权利要求保护范围内的技术特征。在实践中主张现有技术抗辩曾出现过多种比对方法。例如：一种是同时进行涉案专利的权利要求、被诉侵权产品和现有技术证据的对比，俗称“三对比”，全面分析被诉侵权产品在权利要求保护的范围内，是否属于现有技术，或者是相比于涉案专利更接近于现有技术。另一种是，进行被诉侵权产品与现有技术证据的比对，俗称“二对比”，此时仅分析被诉侵权产品是否属于现有技术，尽管以“二对比”的方式展示，但是仍然应当在权利要求保护的范围内进行对比。

需要关注的是，除了现有技术证据，抵触申请在侵权诉讼中，亦可以主张抵触申请抗辩，在北京市高级人民法院和上海市高级人民法院的专利审判的指导性意见中均有抵触申请抗辩可以参照现有技术抗辩的表述。对于不具备创造性的情况，可以基于一个现有技术证据结合公众常识进行主张，也可以基于现有技术证据的组合或现有技术的组合结合公知常识进行主张。

现有技术抗辩成立的证据标准没有明确的规定，理论界曾经出现过多种观点，是争议较大的问题。例如：

观点一, 现有技术抗辩的证据应当能够证明权利要求不具备新颖性。这种观点为了避免不同法院之间证据标准的差异，导致类案不能同判的问题，认为我国现有技术抗辩应当使用新颖性标准[6] 。

观点二，判定被诉侵权技术与现有技术相比, 是否属于实质性的等同或不同。如果不是属于实质性的不同, 而是相关的现有技术的简单组合, 或者是现有技术加上本领域普通技术人员没有经过创造性劳动的专业技术知识简单组合而成的技术,则被诉侵权技术与现有技术之间构成等同,现有技术抗辩成立[7] 。这种观点实际类似于创造性标准，即如果被诉侵权技术是与现有技术相同或者属于与现有技术相比没有创造性的技术, 就认定现有技术抗辩成立[8]。

观点三，应采用被诉侵权技术相对比现有技术无新颖性或者明显无创造性为标准，证据应限于一项现有技术,可以结合所属技术领域人员公知的技术常识[9] 。

目前，在实践中，现有技术抗辩的证据标准主要采用上述观点三，即被诉侵权技术与现有技术或现有技术结合公知常识相同，则认为现有技术抗辩成立。北京高院在专利侵权判定指南（2017年）第137条中规定：

现有技术抗辩，是指被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者等同，或者所属技术领域的普通技术人员认为被诉侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合的，应当认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术，被诉侵权人的行为不构成侵犯专利权。

在深圳市优行新能源有限公司、阿普尔（杭州）光电玻璃科技有限公司等侵害实用新型专利权纠纷民事二审民事判决书中，最高人民法院认为，被诉侵权产品落入涉案专利权利要求6保护范围的全部技术特征与现有技术证据相应技术特征相比，两者的区别技术特征，是众所周知的惯用技术手段，属于本领域公知常识。被诉侵权产品落入涉案专利权利要求6保护范围的技术方案与现有技术证据相应技术方案与公知常识的简单组合相比无实质性差异。因此，被诉侵权产品实施的技术属于现有技术，现有技术抗辩成立[10]。在中山市家有照明电器有限公司、中山市中沃光电科技有限公司等侵害实用新型专利权纠纷一案[11]和佛山市基米智能科技有限公司、广州艾米悠科技有限公司等侵害发明专利权纠纷一案[12]中，最高人民法院也根据现有技术证据结合公知常识公开的内容，判定现有技术抗辩成立。

对于观点二，近年未见以被诉侵权技术与现有技术证据的结合相比较的案例。在陈训涛、深圳市博大深鑫科技有限公司侵害实用新型专利权纠纷一案中，最高人民法院认为，侵权抗辩中的现有技术比对不同于专利创造性的判断，不需要评判被诉侵权技术方案与现有技术方案之间的差异是否属于本领域技术人员容易想到的，或者是否存在技术启示，只需评判二者的差异就技术方案而言是否构成实质性的差异。可见，现有技术抗辩证据采用创造性标准的观点并未被法院所采纳。采用现有技术结合公知常识的案例，是基于区别特征为公知常识的情况下，被诉侵权技术与现有技术的区别不构成实质性的差异。

综上，现有技术抗辩的证据组合方式，与无效宣告程序中，新颖性和创造性证据的组合方式均有不同，大致情况如下表所示。

三、使用公开证据的认定

使用公开是现有技术的一种公开方式，来源于《专利审查指南》。《专利审查指南》规定：由于使用而导致技术方案的公开，或者导致技术方案处于公众可以得知的状态，这种公开方式称为使用公开。使用公开的方式包括能够使公众得知其技术内容的制造、使用、销售、进口、交换、馈赠、演示、展出、招标投标等方式。只要通过上述方式使有关技术内容处于公众想得知就能够得知的状态，就构成使用公开，而不取决于是否有公众得知。

实践中常见的使用公开方式是专利相关的产品，在专利的申请日以前已经销售或展出。现有技术抗辩是专利权侵权纠纷中的一种抗辩主张，在专利侵权纠纷中，原被告双方往往是同行，对相互之间的产品都比较了解。因此，被告方往往会基于原告方的在先销售或展出等行为，主张现有技术抗辩。但是，实践中，现有技术抗辩成立的难度较大。主要原因是，对使用公开的现有技术证据的公开时间、公开内容形成完整的证据链，难度非常大。

例如，在常熟市百联自动机械有限公司与苏州比阳特服装设备有限公司侵害实用新型专利权纠纷一案中，被告方主张现有技术抗辩，一审法院认为现有技术抗辩成立。而在该案的二审中，二审法院认为，被诉产品在机器上可以事后更换，且该机器上被诉产品的安装孔有被人为扩大的痕迹。故在无确切证据的情形下，法院难以认定一审法院现场勘验的被诉产品是否在销售后被更换过。二审法院撤销了一审判决，认定现有技术抗辩不成立[13]。

除了以上无法确定零部件是否被更换的情况以外，还有很多举证的重点和难点。例如：销售时是否有合同、发票？合同、发票上是否标明了产品型号？实际到货时间是否在申请日以前？铭牌是否被更换过？设备是销售后，已经处在任何公众都可以获知的情况，还是销售行为以试制为目的，并且采取了保密措施？举证的使用公开证据是否保持了出厂的真实状态？如果有改造，改造了哪些内容？这些问题都会对现有技术抗辩是否成立产生影响。

四、总结和展望

涉案专利保护的是申请日以前的现有技术，是专利授权错误的一种情况。如果侵权诉讼中的被告一方发现这种情况，除了向国家知识产权局提起专利无效宣告请求，纠正授权错误外，根据《专利法》的规定，可以在诉讼中主张现有技术抗辩。而对于原告一方，应当认真核实现有技术抗辩的证据，如果证据确实存在瑕疵或者达不到证明标准，应当积极地进行答辩。以免在权利合法的情况下，不能得到有力的保护。

参考文献

[1]国家知识产权局. 专利代理概论[M] . 北京: 知识产权出版社, 2002. 375.

[2] 李晓欢. 现有技术抗辩制度综述，[J]. 消费导刊,2018（2）:133-134.

[3]上海市第一中级人民法院，（2005）沪一中民五（知）初第273号民事判决书.

[4]上海市高级人民法院，(2004)沪高民三(知)终字第4号民事判决书。

[5]北京市第二中级人民法院， (2008)二中民初字第13842号民事判决书。

[6]张鹏, 崔国振.现有技术抗辩的对比方式和对比标准探析[J] .知识产权, 2009(1):66 .

[7]谭筱清.已有公知技术抗辩原则在专利侵权诉讼中的运用[J] .人民司法, 2002(8):22 .

[8]闫文军.专利权的保护范围[M] .法律出版社,2007 .

[9]张晓都.现有技术抗辩的认定[M]刘华.知识产权案例精选.北京:知识产权出版社,2008:106.

[10]最高人民法院，（2021）最高法知民终1601号民事判决书。

[11] 最高人民法院， (2021)最高法知民终266号民事判决书。

[12] 最高人民法院， (2021)最高法知民终815号民事判决书。

[13] 江苏省高级人民法院， (2016)苏民终1353号。

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