员工离职后专利申请权归属的法规及案例探讨

作者 | Johnny Chen  北京某科技公司IP总监

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在科技发展快速的现今社会，员工的流动是一个常态现象。其中一个经常出现的问题是，若员工离职后，在一个短期间内提出专利申请，那麽这个专利的申请权是否应该归属于原单位、还是应该归属于员工或其任职的新单位呢? 这问题攸关于企业是否能合理的保护其研发产出、同时也攸关于离职后的发明人是否愿意持续创新的重要议题。本文将就相关法规及司法实践两个方面进行分析、并且总结出实务上的建议供各位读者参考。

●《专利法》及《专利法实施细则》相关规定：

《专利法实施细则》第十二条第一款第三项规定：

专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

由以上规定可知，员工离职后1年内作出与原单位本职工作或分配任务有关的创造属于「职务发明创造」，再根据《专利法》第六条规定：

职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。

可知，员工离职后1年内作出与原单位本职工作或分配任务有关的专利申请权应当属于原单位。

然而，实务上容易会发生争议的是，要如何判定一个专利申请是否有关于「与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务」呢? 以下透过实际案例来进行分析。

● 是否与「原单位本职工作或分配任务有关」的司法实践案例：

近期(2018年7月)于广东省深圳市中级人民法院所做出的粤03民初270号民事判决就在于以上问题的认定，笔者将重点总结如下：

1. 仅根据原单位任职部门不足以证明离职后提出的发明与原单位有关。判决书上记载：

虽然离职申请表上记载的内容显示[离职员工A]曾经分别任职于原告的驱动与控制部门和生产部门，但任职于哪一部门不能证明在该部门从事的本职工作便当然与诉争专利的研发相关

也就是说，即便该离职员工隶属于电机部门、离职后立刻提出电机相关专利申请，但原单位仅举证任职部门仍不足以证明专利申请技术与原单位工作任务之间的关联性。

2. 仅根据概述性的工作职责亦不足以证明其关联性，除非有细节举证。判决书上记载：

[离职员工B]在诉争专利研发过程中主要负责专利图片的绘编和交底工作，而未进一步陈述或举证证明“专利图片的绘编和交底”与诉争专利实质性特点的作出究竟存在何种关联关系

3. 员工过往学经历也会被列入考量。判决书上记载：

关于[离职员工C]人履历的介绍可知，在入职原告之前曾经在[某公司研发中心]任职，并在该研发中心参与了包括“直流电机、步进电机伺服交流电机、无铁芯直线电机”等项目在内的研发工作。由此可知，[离职员工]在入职原告之前便已经具备直线电机领域的专业知识和该领域的从业经历。

4. 实际项目的负责内容是关联性判定重点。判决书上记载：

申报项目的名称为“高端无铁芯工字型直线电机及直驱运动控制模组”，[离职员工C]被确定为该项目的负责人。原告将该项目的技术创新点描述为“其工字型结构更加紧凑，更小尺寸电机，更高作用力密度，更高功率密度，更高的加速度，并且提高了结构刚度”。可见，该申报项目的技术创新点与诉争专利的有益效果亦高度重合。

根据以上判决重点可知，要证明在后专利申请是否与原单位本职工作有关，不能仅依靠任职部门、职称或概述性的职责分配，还必须有实质的项目技术内容来证明其关联性，最好是此证据具有的技术效果或细节与在后专利申请内容相符合。

● 原单位在离职前所签署的专利权归属合同效力

另外，许多单位倾向于在员工离职前签署专利权归属合同，认为此做法能更加巩固其专利归属权益，但是否真是如此呢? 在此举个例子进行探讨，假设原单位在离职前与员工签署合同的内容为：

员工离职后两年内作出的与本公司相关领域专利申请、其专利申请权归属本公司所有。

笔者认为，这样的条款内容仍不具备实质意义的，原因是根据《专利法》第六条规定：

执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。

非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。

利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。

可知，除非能证明此专利申请是「利用原单位的物质技术条件所完成的发明创造」，其权利归属才是透过合同确定(事实上这非常难举证，除非是原单位拥有极少见的科研设备)，否则还是回归到第六条的第一款和第二款、以及专利法实施细则第十二条第一款第三项的规定，也就是说非单位任务或一年以后的创造，几本上都会被认定为非职务发明创造，那麽在后专利申请权就属于员工而非原单位了。

● 总结与实务上的建议

根据上面的分析不难发现，其实原单位与离职员工签订专利申请权利归属合同的意义不大，反而是日后「是否与原单位本职工作或分配任务有关」的认定问题才是司法实践上的判断重点，因此建议无论是员工或是原单位，都要在日常工作中做好研发输出或项目进展的相关记录，最好是能印出纸质文件并由双方确认签字，避免日后花费大量时间和成本在专利申请权利的认定问题上。