从“红鞋底”商标案看我国“位置商标”的走向

作者|孙国瑞 北京航空航天大学  北京知识产权研究会

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关于“位置商标”，2010年前后，我国已有部分学者和法律实务工作者开始关注，相关的著述散见于一些报纸杂志。所谓“位置商标”（Position Mark），是指指定使用在商品的特定位置，由图形、颜色、立体形状或者以上诸要素的组合所构成的，用来区分商品或者服务来源的可视性标志。

据有关资料显示，“红鞋底”是法国设计师Christian Louboutin先生在20世纪90年代向市场推出的用在女性高跟鞋的一款设计。带有“红鞋底”设计的这款高跟鞋一经推出，很快就得到市场的认可，众多时尚达人和名媛名流趋之若鹜。经过长期使用和媒体报道，“红鞋底”已经成为Christian Louboutin先生及其公司的标志性特征。Louboutin先生将“红鞋底”标志作为商标使用，并且分别在美国、英国、法国、挪威、比利时、卢森堡、荷兰、加拿大、巴拿马、科威特、俄罗斯、乌克兰、印度、新加坡、印度尼西亚、澳门等多个国家和地区获得注册。此外，Christian Louboutin先生及其公司为了保护其“红鞋底”商标，还多次采取行动，积极进行商标维权。比如，针对美国圣罗兰公司在女士高跟鞋上使用红色鞋底红色鞋身设计的行为提起侵权诉讼；针对荷兰的Van Haren公司销售红色鞋底女士高跟鞋行为提起侵权诉讼；针对Dr. Adams Footwear BV的侵权诉讼；针对法国SAS KESSLORD PARIS公司的侵权诉讼等。

我们再看看“红鞋底”商标在中国的一段经历。2010年，Louboutin先生将其“红鞋底”商标申请在中国领土延伸保护。2010年10月，国家工商行政管理总局商标局根据我国《商标法》（2001年修改）第十一条第一款第（三）项的规定，认为“红鞋底”商标缺乏显著性，做出《商标国际注册驳回通知书》，驳回了“红鞋底”商标在中国的领土延伸保护申请。Louboutin先生向我国商标局的商标评审委员会（简称“商评委”）申请复审，商评委于2015年1月在其做出的商评字【2015】第1031242号决定中，仍然以缺乏显著性为由，维持了商标局的驳回决定，否定了“红鞋底”商标在中国的领土延伸保护申请。从商评委做出复审决定用了四年多时间的事实来看，该复审决定的做出应该是有较大难度的。

此后，Louboutin先生不服商评委的决定，向北京知识产权法院起诉，请求法院纠正商评委的错误决定，依法支持Louboutin先生关于“红鞋底”商标为“位置商标”，具有固有显著性，商评委对于诉争商标属于图形商标认定有误，撤销商评委的决定等诉讼请求。

在2017年12月20日作出的判决中，北京知识产权法院认为，该案诉争的“红鞋底”商标使用的虚线，系表达高跟鞋商品的外形，属于三维标志。Louboutin先生及其公司表示，北京知识产权法院的判决，将“红鞋底”商标认定为立体商标是“误判”，而且该公司并没有以立体商标在中国进行领土延伸保护的申请。鉴于此，Louboutin先生向北京市高级人民法院提出上诉，商评委也因为不服自己的决定被撤销而上诉。

2018年12月24日，北京市高级人民法院做出“驳回上诉，维持原判”的终审判决。但二审法院的判决认为，商评委的被诉决定未能准确界定申请商标的标志及其构成要素，商评委在此基础上做出的决定亦缺乏相应的事实基础，依法应予撤销。商评委应当根据二审法院查明的事实和相应的认定，重新做出决定。Louboutin的部分上诉理由成立，对其在纠正原审判决错误的基础上维持原审判决结论的上诉请求，二审法院予以支持。

我认为，2010年10月，国家商标局根据我国《商标法》（2001年修订）第十一条第一款第（三）项的规定，即“下列标志不得作为商标注册：（一）……； （二）……； （三）缺乏显著特征的。 ”做出的驳回“红鞋底”商标在中国的领土延伸保护申请的决定，从形式上看，我国商标局是在基本符合法律规定的前提下，履行了法定职责，完成了一项“法定任务”。但从实质上看，难免给人留下因急于完成审查任务而过于草率下结论的感觉。对于商标领土延伸保护的申请人而言，则是致命的一击，痛彻骨髓。由该决定进一步引发的商标复审程序、行政诉讼的一审和二审程序，不仅加重了申请人的负担，也是国家司法资源的浪费。一审法院虽然做出了撤销商评委决定的判决，但一审判决认定申请人使用在特定位置的商标是立体商标的结论，完全出乎申请人的意料之外。由于商标局和商评委的决定，以及一审判决都无法令申请人满意，走完全部司法程序就成为 “红鞋底”商标申请人的被迫选择和必然选择。

目前，二审判决已经做出，根据我国法律的规定，二审判决为终审判决，自判决做出之日起生效。商评委下一步的义务就是执行二审判决，重新做出决定。

早在八年多以前的2010年，商标局做出决定的时候，如果能够稍微再审慎一些，精细一点儿，或许可以免除上述复审和诉讼程序的进行。其实，我国《商标法》（2001年）第十一条还有第二款，“前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。”（2013年修法时，基本保留了该款）。虽然“位置商标”并没有直接反应在我国的某一部具体的立法文件中，但是，根据“红鞋底”商标在我国申请领土延伸保护的事实，该商标在多国注册的事实，加之申请人维权的多个案例，全球多家媒体上的新闻报道，Louboutin先生及其公司的相关商品在中国的销售记录，结合世界贸易组织的《TRIPS》和我国《商标法》的立法、司法实践，我国已经签署的允许位置商标申请注册的《商标法新加坡条约》及其实施细则，还有国内外关于“位置商标”的理论研究成果，给予“位置商标”一个较为合适的法律“待遇”，并非难事。

在此，我想补充一笔。使用“红鞋底”商标的女性高跟鞋（鞋底确实涂成艳丽的火红色），自上世纪90年代亮相以来，价格不菲，但仍然很快风靡全球，拥趸络绎不绝。据媒体发布的有关红底鞋的报道称，红底鞋是某个社会阶层的标志，只有跻身于这个阶层，且在其中占有一席之地的女人，穿起红底鞋才能够散发出她自身所固有的魅力。

现如今，时过境迁，在全球化和市场经济条件下，配以精妙色彩的商品，产生绝佳的广告和营销效果，却是完全可能的。

（本文仅代表作者个人观点）