美国最高法院规定专利权人可以追回外国赔偿金

作者 | 闻宁阁  美国博钦律师事务所

在一项支持专利权人的判决中，美国最高法院在“WESTERNGECO有限责任公司诉ION GEOPHYSICAL公司”案中，撤销了联邦巡回法庭之前的决定，并裁定，在《美国法典》第35编第271条下，专利权人有权主张损失的外国利润。具体而言，该法律规定，如果公司将已授权专利的发明的组件运输至海外并且将在海外组装，则该公司可对专利侵权承担责任。根据本条款证明侵权的专利权人有权收回损害赔偿金。这个案件中的问题则是这些法律规定是否允许专利权人追回损失的外国利润。

上诉人WesternGeco有限责任公司拥有用于勘测海底的系统的多个专利。被上诉人ION Geophysical公司开始销售竞争的系统。该系统的组件在美国制造，被运往国外的不同公司，在国外进行组装成为与WesternGeco系统没有太大区别的系统。WesternGeco依据美国法典第35编第271条第(f)款第(1)项和第(f)款第(2)项提起专利侵权诉讼。陪审团发现ION Geophysical公司负有责任，并依据第284条授予WesternGeco损害的许可费和利润损失。ION Geophysical公司不服该裁决，抗辩称WesternGeco不能追回受损失的利润，因为第271条第(f)款不适用于域外。地区法院否认了这项请求，但联邦巡回法院推翻了这个判决。法院解释道，根据第271条第(f)款第(2)项的规定，ION Geophysical公司对侵权负有法律责任，但第271条不允许专利权人对损失的外国利润进行追回。

最高法院裁决给予WesternGeco对损失的利润的赔偿是在美国国内适用的专利法第284条的规定。法院解释道，虽然有一个反对域外适用的假定，但可以通过一个两步法确定其适用性。第一，该假定是否已经被驳回。第二，如果未被驳回，案件是否涉及该法规的国内适用。法院通过确定“法规的‘重点’”，然后询问与该重点有关的行为是否发生在美国领土上，作出对第二步的确定。法院解释说，尽管最好从第一步开始，但也可以直接跳到第二步。

在此案中，第271条第(f)款第(2)项是WesternGeco的侵权索赔和它所收到的损失利润赔偿的依据。该条款规定了“向美国境内或从美国境内”为国内行为，法院以前承认过该法条维护国内利益，参见微软公司诉AT&T公司一案（550 U. S. 437, 457）。总而言之，第284条在涉及第271条第(f)款第(2)项的侵权案件中的重点在于从美国出口组件的行为。因此，最高法院解释道，在这一案件中与法规重点有关的行为显然发生在美国。

最高法院的这项裁决足以使专利权人在美国起诉一次即可，而非必须在多个外国管辖区法院起诉，特别是在外国法院可能不会像美国法院那样授予很高的赔偿金的情况下。