美国最高法院受理专利“销售阻拦”上诉案

2018-07-18 19:29:17
争议焦点在于,根据《莱希-史密斯美国发明法案》(“AIA”),发明人向有义务保证该发明保密性的第三方出售一项发明的行为,是否构成决定其发明是否具有可专利性的现有技术。

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作 者 | 闻宁阁  美国博钦律师事务所

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美国联邦最高法院已同意审理案件编号17-1229的Helsinn Healthcare S.A.诉Teva Pharmaceuticals USA Inc.。该案涉及到“销售阻拦”,即专利申请之前由于销售行为已持续一年以上以致发明失去可专利性。争议焦点在于,根据《莱希-史密斯美国发明法案》(“AIA”),发明人向有义务保证该发明保密性的第三方出售一项发明的行为,是否构成决定其发明是否具有可专利性的现有技术。


Helsinn公司研制了一种对化疗所致恶心呕吐进行治疗的药物。2001年,Helsinn公司与一间明尼苏达州小制药公司MGI公司(MGI Pharma)签订了一份许可协议和一份供应购买协议。根据这些协议,MGI公司同意预付款,并且约定如果上诉人的产品获得美国食品药品管理局(FDA)的批准,就会支付后续许可费。这些协议要求MGI公司对上诉人的有关产品的专有技术进行保密,包括拟定的新配方。


MGI公司是一家上市公司,它向美国证券交易委员会提交了一份8-K表格,披露了协议,但没有披露实际配方的细节。即,出售是公开的,但该发明的细节却并非公开。


一年多后,Helsinn公司提交了一件临时专利申请,即后来的8,598,219号美国专利。在Teva提交了一份简化新药申请(ANDA)要求FDA批准Helsinn公司专利药品的仿制版在市场上投放后,Helsinn公司起诉Teva公司专利侵权,并在地区法院胜诉。地区法院认为,上诉人的专利是有效的,Teva公司的仿制药将会侵权。Teva公司向联邦巡回上诉法院提起上诉,后者推翻了地区法院的判决,认定公开销售行为即使没有披露实际的发明,也开启了一年内递交专利申请的计时。


在AIA之前,法院认为保密销售触发了“销售阻拦”。然而,AIA对于2013年3月之后申请的专利微妙地将“销售阻拦”的表述改为“公开使用、出售或以其他方式对公众公开”。因此问题来了,国会是否打算用语言表达上的细微变化去改变“销售阻拦”的含义?


庭审应该会在今年晚些时候举行,并在明年年初作出判决。



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    最高法院的这项裁决足以使专利权人在美国起诉一次即可,而非必须在多个外国管辖区法院起诉,特别是在外国法院可能不会像美国法院那样授予很高的赔偿金的情况下。

    2018-07-15 22:47:55