贸促专商 | 从最新判例看美国外观设计专利有效性判断标准的变化

作者 | 杨国旭  中国贸促会专利商标事务所

编辑 | 布鲁斯

不久前，美国联邦巡回上诉法院对外观设计专利上诉案件LKQ  v. GM案作出全席判决，改写了长期以来一直执行的外观设计有效性判断标准。该判决使得美国外观设计专利的有效性的判断标准产生显著的变化，进而也将会影响到外观设计专利的侵权认定。

在美国，外观设计专利必须满足非“显而易见”（obvious）标准，简称为“显而易见性”标准。长期以来，一直适用由两个涉及外观设计专利的著名判例Rosen案和Durling Vs. Spectrum Furniture Co.案所确立的显而易见性的判断标准。根据该判断标准，外观设计专利的显而易见性判断分为两个步骤：

(1) 找到一份与所要求保护的外观设计“基本相同”的对比文件（称为Rosen对比文件）；

(2) 找到与Rosen对比文件“特别相关”的另一篇对比文件。其相关程度会使得二者的装饰性特征具有相互应用的启示。

根据该判断标准，如果第一步找不到Rosen对比文件的话，将不再进行显而易见性的第二步判断。也就是说该外观设计专利将被认为是有效的。

下面对LKQ v. GM案做一个简单的回顾。

GM环球科技公司（GM）拥有美国外观设计专利D797,625（下称625专利），涉及车辆用的前护板的外观设计。

LKQ公司和Keystone汽车工业公司（统称LKQ）对GM的该外观设计专利提出了IPR（inter partes review）请求，主张625专利与主对比文件和辅助对比文件相比是显而易见的，应当属于无效的专利。美国专利商标局的专利审查与上诉委员会（PTAB）审查后适用Rosen-Durling判断标准，认为LKQ没有提出满足“基本相同”的Rosen对比文件，故无需再考虑其他相关性对比文件，因此驳回了LKQ的请求，维持了625专利有效。LKQ不服PTAB的决定，上诉到美国联邦巡回上诉法院，美国联邦巡回上诉法院支持了PTAB的决定。考虑到在该案审理过程中，LKQ提出了美国最高法院在KSR案的判决中已经潜在地推翻了Rosen-Durling判断标准的主张，美国联邦巡回上诉法院决定对该案进行再审。

2024年5月21日，美国联邦巡回上诉法院对该案作出了全席判决，推翻了长久以来一直执行的有关外观设计显而易见性的Rosen-Durling判断标准。要求PTAB适用更为灵活的判断标准对该外观设计的显而易见性进行重新评估。根据最高法院在KSR案中的指导意见，美国联邦巡回上诉法院认为之前的有关外观设计专利的显而易见性判断标准过于“僵化”，因而是不恰当的。在Graham v. John Deere Co. of Kansas City案中长期建立的显而易见性判断的架构也应当适用于外观设计专利。美国联邦巡回上诉法院对Graham案中建立的显而易见性判断标准在外观设计专利适用方面做了归纳总结，包括3个判断要素：

（1）确定现有技术的范围和内容。对于发明专利来说，现有技术必须与要求保护的发明具有相似性。所谓相似现有技术通常与要求保护的发明属于相同的领域，但是如果与发明要解决的技术问题密切相关的情况下也可以在所属领域之外。对于外观设计专利，由于仅限于美感和装饰性的设计，并非试图解决任何特定问题，所以相似的现有技术应当仅限于相同的领域，除此之外的情况未予涉及。

（2）对现有技术和要求保护的发明之间的区别进行审查。对于外观设计专利，应当以相关制品所属领域的普通设计者的角度将要求保护的外观设计与现有设计进行比较。

（3）确定本领域普通技术人员的水平。该要求与以前的相应解释相同，即外观设计专利的普通技术人员应当是相关制品所属领域的普通设计者。

基于上述判断要素，外观设计的显而易见性分析可以理解为要求保护的外观设计所属领域的普通设计者是否有动机对现有设计进行改变使其具有要求保护的外观设计所呈现的相同的整体外观。美国联邦巡回上诉法院特别指出相关对比文件必须与专利设计相类似，但是不必像Rosen-Durling判断标准中那么相关，也不要求所述的动机来自于这些对比文件本身。但是需要有一定的记录支持的理由（非事后诸葛亮），要求保护的外观设计所属领域的普通设计者将对主对比文件结合辅助对比文件进行修改，使其具有要求保护的外观设计所呈现的相同的整体外观。最后，美国联邦巡回上诉法院认为在发明专利显而易见性判断时适用的某些辅助考虑因素也同样适用于外观设计专利，比如，商业上取得成功，业内获得赞誉以及被他人复制也能在某种程度上支持其非显而易见性。

由于新的判断标准比之前更为宽松，不必像Rosen-Durling判断标准所要求那样寻找与所要求保护的外观设计“基本相同”的对比文件，将对外观设计专利的挑战者更为有利。对于大量的现存外观设计专利的有效性带来了一定的冲击，也使得取得外观设计专利的难度加大。

参考资料

1. LKQ rehearing case:

https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-2348.OPINION.5-21-2024_2321050.pdf. 

2. Federal Circuit Revamps Obviousness Test for Design Patents: https://www.foxrothschild.com/publications/federal-circuit-revamps-obviousness-test-for-design-patents.

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杨国旭

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