贸促专商 | 从证据开示程序的角度谈在美国申请专利时的注意事项

作者 | 孙悦  中国贸促会专利商标事务所

编辑 | 布鲁斯

证据开示程序是美国民事诉讼实践中的一项复杂、耗时、耗资而又强有力的证据搜集程序。根据联邦民事诉讼规则（FRCP），诉讼双方可在诉讼开始前要求对方当事人提供对方所掌握的通信记录、文档等证据，这一程序即证据开示。证据开示程序虽是诉讼双方自主协商议定的程序，但若一方认为另一方无理由拒不提供、欺诈等行为，可向法官要求对另一方进行调查。一旦调查结果认定另一方确有欺诈等行为，法官就可对其苛以惩罚。在2018年的Klipsch Group, Inc.诉ePRO E-Commerce Ltd.侵犯专利权一案中，被告因其证据开示环节故意隐瞒销毁其侵权证据并被证实后，被法官处以268万美元的罚款以补偿原告的额外付出以及230万美元的保证金以担保原告在后续诉讼程序中可能产生的额外证据开示和律师费用[1]。证据开示程序在美国民事诉讼实践中的重要性由此可见一斑。

然而，在证据开示程序中，并不是所有当事人掌握的文件记录等都必须向对方提供，享有律师-客户特权的律师与客户之间的通信就不在此列。作出这样的排除是为了确保客户在向律师寻求法律建议时可没有顾忌地充分向律师阐述事实，从而使律师得以全面了解情况而提供准确的法律建议。

美国专利商标局（USPTO）在其订立的“专利审判与上诉委员会的审判实践（Trial Practice Before the Patent Trial and Appeal Board）”即37 CFR第42节中也借鉴了民事诉讼中的证据开示程序，规定可在其主持的双方审查（inter-parte review）和授权后审查（post-grant review）等程序中采用证据开示程序。

由于向USPTO申请专利时专利律师与申请人之间的通信也属于律师-客户特权范围内，因此可享有不在证据开示程序中向对方出示的特权。这里所说的专利律师指的是有美国执业资格的专利律师，申请人指的是向USPTO申请专利的美国或外国申请人。然而，在实践中，外国申请人往往并不直接与美国专利律师进行通信联络，而是借由所在国的专利律师间接地与美国专利律师就专利申请等事宜进行通信联络。那么这些外国专利律师与美国专利律师之间的通信是否也可享有律师-客户特权呢？这曾经一度成为颇有争议的问题。

为了消除争议，USPTO于2017年11月推出了一项新规定，即对“专利审判与上诉委员会的审判实践”的第42.57节[2]进行了修改，修改后的内容摘录如下：

“(a) 特权通信。客户与美国专利商标局专利从业人员或外国法域专利从业人员之间的合理必要且与该从业人员权限范围相关的通信应受到联邦法律规定的与客户与授权在美国执业的律师之间的通信相同的特权保护，包括所有限制和例外。

(b) 定义。…… ‘外国法域专利从业者’是指被授权在外国法域就专利事务提供法律咨询的人员，前提是该法域规定了专业资格并且从业者满足这些资格。对于外国法域的从业者，无论该法域是否根据其法律提供特权或同等待遇，本规则均适用。”

在对出台上述规定的解释中[3]，USPTO指出，在同族专利申请的审批中，同族外国专利申请经常遇到与同族美国专利申请遇到的相同或相似的法律问题，此时美国专利律师需分别与外国从业者和本国客户就相同或相似问题进行通信。如果美国法庭不对外国从业者提供类似的通信特权保护，则美国律师与本国客户就相同问题的通信所享有的特权就可能失去意义。

USPTO的上述规定将可享有与美国本地律师相同的特权通信的范围扩大至美国律师与外国专利从业者之间的通信，这无疑对依赖于本国专利从业人员与美国专利律师联络的外国申请人来说是有利的。然而，在利用这项有利的规则时也应注意其适用范围。

具体来说，上述(b)款中所说的“外国法域专利从业者”是指被授权在外国法域就专利事务提供法律咨询的人员。在我国，满足这样的条件的专利从业者应为在在国家知识产权局备案的专利代理机构中工作的具有专利代理执业资格的专利代理师。因此，国内申请人在向美国申请专利时，如需委托国内代理机构与美国专利律师进行联系，务必要找有资质的国内专利代理机构指派有执业资格的专利代理师来进行，以确保自身权益得到应有的保护。

参考文献

[1] Underwood, S. (2018) Discovery Sanctions in the Second Circuit: Be Afraid, Be Very Afraid. https://casetext.com/analysis/discovery-sanctions-in-the-second-circuit-be-afraid-be-very-afraid

[2] Title 37 Code of Federal Rules. Section 42. https://www.ecfr.gov/current/title-37/chapter-I/subchapter-A/part-42

[3] 82 FR 51570 - Rule on Attorney-Client Privilege for Trials Before the Patent Trial and Appeal Board. Federal Register Volume 82, Issue 214 (November 7, 2017) https://www.govinfo.gov/app/details/FR-2017-11-07/2017-24190.

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