贸促专商 | 从WSOU v. GOOGLE案看美国司法实践中如何解释处理器加功能性语言

2024-01-31 17:30:00

本文以WSOU v. GOOGLE案为例，介绍在美国司法实践中如何解释基于软件的发明中包含处理器加功能性语言的权利要求限定以及这种限定是否会被认定为功能性特征。

作者 | 周磊中国贸促会专利商标事务所

编辑 | 布鲁斯

功能性特征对于权利要求保护范围的界定会产生不确定性，对其认定与解释无疑是重要的。本文以WSOU v. GOOGLE案为例，介绍在美国司法实践中如何解释基于软件的发明中包含处理器加功能性语言的权利要求限定以及这种限定是否会被认定为功能性特征。

一、美国实践中功能性特征的含义

功能性特征也称“装置/步骤+功能(Means/Step Plus Function)”特征。根据美国专利法第112条第(f)款（35 USC § 112(f)，原文引用如下），多个要素组成的权利要求中的要素可以表述为用于执行特定功能的装置或步骤，而不需要记载支持该功能的结构、材料或动作。权利要求要素的这种表述即美国专利法意义上的功能性特征。在允许借助功能表述权利要求要素的同时，35 USC § 112(f)对权利要求解释施加了限制，即权利要求应被解释为覆盖说明书中所描述的对应结构、材料或动作及其等同物。一般而言，对功能性特征的解释方式会导致比最宽合理解释（BRI）窄的保护范围。

An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.

可见，功能性特征对于权利要求保护范围的界定会产生不确定性，对其认定与解释无疑是重要的。

二、美国实践中对功能性特征的认定

在美国专利审查和司法实践中，如果权利要求限定包括特定术语和相关联的功能性语言，则需要识别该权利要求限定是否属于功能性特征。

美国《专利审查程序手册》（即MPEP）第2181节规定了功能性特征的三重检验标准：

(A) 权利要求限定使用术语“means”或“step”或“means”的替代术语，该替代术语是用于执行所要求保护的功能的通用占位词（也称无特定结构含义的非结构术语或临时术语）；

(B) 术语“means”或“step”或通用占位词由功能性语言修饰，通常（但并非总是）由过渡词“for”（如“means for”）或者另一连接词或短语（如“configured to”或“so that”）连接；以及

在基于软件的发明中，权利要求通常会记载处理器和发明预期实现的功能，即功能性语言。以下以WSOU v. GOOGLE案为例，介绍在美国司法实践中如何解释包含处理器加功能性语言的权利要求限定以及这种限定是否会被认定为功能性特征。

三、案例介绍

WSOU于2020年6月29日向德克萨斯州西区地方法院（下称地方法院）起诉谷歌公司侵犯其15件专利的专利权。US8,965,045B2和US9,335,825B2是这15件专利中的2件。这2件专利分别于2015年2月24日和2016年5月10日授权，之后由诺基亚转让给WSOU。

US8,965,045B2题为图像捕获。独立权利要求1（原文引用如下）请求保护一种装置，其中处理器加功能性语言的表述形式是“处理器被配置为……”。案件审理中的争议特征包括：处理器被配置为执行相应操作。

1. An apparatus comprising:

a viewfinder display configured to display a first and second picture,

a processor configured to move automatically a sub-set of pixels defining a target captured image that corresponds to the first picture, within a larger set of available pixels in a direction of an edge of the target captured image when a defined area of interest within the target captured image approaches the edge of the target captured image,

said processor configured to provide a pre-emptive user output when the sub-set of pixels approaches an edge of the set of available pixels, and

the second picture corresponds to the larger set of available pixels,

wherein the viewfinder display is configured to display the first picture within the second picture.

US9,335,825B2题为手势控制。独立权利要求1（原文引用如下）请求保护一种装置，其中处理器加功能性语言的表述形式是“……计算机程序代码被配置为通过处理器……”。案件审理中的争议特征包括：至少一个存储器和计算机程序代码被配置为通过至少一个处理器使装置执行一系列操作。

1. An apparatus comprising:

at least one processor; and

at least one memory including computer program code, where the at least one memory and the computer program code are configured, with the at least one processor, to cause the apparatus to at least:

detect that an application is being started on the apparatus;

in response to the application being started on the apparatus, turn on a continuous wave doppler radar at the apparatus and transmit radio signals that comprise the continuous wave doppler radar, wherein the radio signals are at least partially reflected by a human body of a user of the apparatus;

receive the transmitted radio signals after having been at least partially reflected by a gesture by the human body of the user;

detect in the received radio signals a predetermined time-varying modulation caused by the gesture by the human body of the user and that is present in a modulation of the received radio signals as compared to a modulation of the transmitted radio signals, wherein detecting the predetermined time-varying modulation of the received signal comprises detecting a doppler frequency shift in the continuous wave doppler radar of the radio signals transmitted from the apparatus, wherein the doppler frequency shift comprises a frequency modulated continuous wave variation caused by the gesture by the human body of the user;

associate the detected predetermined time-varying modulation with a predetermined user input command; and

based on the associated predetermined user input command control at least one operation of the application on the apparatus.

在案件审理中，地方法院对涉案专利的权利要求进行解释。地方法院认为以上争议特征均属于功能性特征。地方法院进一步认为说明书中没有充分公开用于执行相应功能的结构。因此，相应权利要求因不符合美国专利法第112条第2款（35 U.S.C. § 112.2）而被无效。

对此，原告WSOU向联邦巡回上诉法院（CAFC）提出上诉。CAFC在判决中解释了基于软件的发明中的功能性特征的认定标准。基于对权利要求的解释，CAFC维持专利US8,965,045B2的权利要求1-17无效，撤销专利US9,335,825B2的权利要求1-2和12无效的决定。

CAFC参考在先判例Dyfan v. Target和Williamson v. Citrix指出，1）涉案专利的争议特征均不包括“means”，因此推定这些争议特征不属于功能性特征。2）如果挑战者要反驳该推定，则需要证明“权利要求记载了功能但没有记载足以执行功能的结构”。3）在反驳推定成功的情况下，争议特征会被认定属于功能性特征。

“处理器被配置为……”是否属于功能性特征

US9,335,825B2的权利要求1通过功能性语言记载了处理器被配置为执行移动像素以及提供输出的操作。基于权利要求1没有记载“means”，WSOU和谷歌公司均同意推定“处理器被配置为……”不属于功能性特征。然而，谷歌公司基于进一步理由对上述推定进行了反驳。具体地，谷歌公司认为权利要求1未清楚传达“处理器”的结构。基于涉案专利说明书的记载，谷歌公司认为权利要求1中的处理器可以是硬件、软件或者能够执行所限定功能的任何形式。地方法院支持了谷歌公司的主张。

在CAFC判决中，CAFC也同意谷歌公司的主张，认为权利要求1中的“处理器”未记载足够明确的结构。CAFC首先澄清“处理器”不是“means”的替代词。在一些情况下，取决于专利上下文，“处理器”可以传达足够明确的结构。就涉案专利而言，说明书将处理器宽泛地描述为一般的操纵数据的任何结构，教导了处理器可以是软件、硬件或者软硬件的组合。说明书中关于处理器的其它描述仅涉及处理器被配置为执行的功能。因此，在涉案专利的上下文中，“处理器”一词没有像结构名称那样传达足够明确的结构。基于该理由，CAFC同意权利要求1中的“处理器被配置为……”属于功能性特征。

基于上述功能性特征的认定，CAFC进一步认为WSOU没能证明涉案专利说明书公开了用于执行相应功能的算法，权利要求1中的处理器不具有明确的结构。因此，权利要求1不具备35 U.S.C. § 112.2规定的明确性，涉案专利的无效决定被维持。

“计算机程序代码被配置为通过处理器……”是否属于功能性特征

US8,965,045B2的权利要求1通过功能性语言记载了至少一个存储器和计算机程序代码被配置为通过至少一个处理器使装置执行各种操作。基于权利要求1没有记载“means”，WSOU和谷歌公司均同意推定该特征不属于功能性特征。同样，谷歌公司基于进一步理由对上述推定进行了反驳。具体地，谷歌公司认为“存储器”、“计算机程序代码”以及“处理器”不能向本领域技术人员传达任何结构特征，本领域技术人员仅能通过它们所执行的不同功能来理解这些术语的含义。地方法院支持了谷歌公司的主张。

在CAFC判决中，CAFC不同意谷歌公司的主张，认为本领域技术人员能够理解权利要求1中“存储器”、“计算机程序代码”以及“处理器”的结构。CAFC认为权利要求1本身能够提供结构指引。例如，上述特征要求至少一个存储器包括计算机程序代码，被配置为通过处理器执行各种任务。根据涉案专利说明书中的记载，本领域技术人员能够理解所记载的计算机程序代码存储在存储器结构中并且在处理器上运行。“存储器”、“计算机程序代码”和“处理器”可能各自是宽泛的，但是权利要求1限定的组合能够向本领域技术人员传达“存储器”、“计算机程序代码”和“处理器”中的每一者的结构以及它们之间的结构如何。

CAFC进一步论述了“计算机程序代码”、“处理器”和“存储器”的结构含义。参考在先判例（Zeroclick v. Apple，Dyfan v. Target），CAFC指出结合对预期完成的功能的描述，“程序”、“代码”这些术语可以向本领域技术人员传达明确的结构。与机械领域不同，功能可以部分地限定软件代码或应用的特定结构。关于“处理器”和“存储器”，根据涉案专利说明书，处理器可以是运行计算机程序代码的硬件，存储器可以存储包括计算机程序指令的计算机程序。

基于争议特征不属于功能性特征的认定，CAFC撤销了涉案专利的无效决定。

四、启示及建议

在美国专利审查和司法实践中，35 USC § 112(f)本身不是使权利要求被驳回或无效的条款。然而，在权利要求限定基于该条款被认定为功能性特征的情况下，需要依赖说明书中记载的结构对该权利要求限定进行解释。如果说明书中没有记载足够的结构用于实现相应功能，则权利要求会因不具备35 USC § 112(b)的明确性而被驳回或无效。

因此，对于在USPTO递交的基于软件的专利申请，使权利要求避免援引35 USC § 112(f)是上策。同时，建议在说明书中详细描述实现功能的具体算法以及执行算法的硬件，以便在援引35 USC § 112(f)解释基于软件的权利要求限定时通过描述的算法作为相应结构。可以使用数学公式、自然语言、流程图等来描述算法。建议通过至少两个方法步骤来描述权利要求中的每个功能要素，并且优选地通过流程图示出构成算法的每个方法步骤。

在WSOU v. GOOGLE案中，就发明中预期完成的功能而言，CAFC认为“处理器”不能向本领域技术人员传达明确的结构，并再度确认“程序”、“代码”可以向本领域技术人员传达明确的结构。因此，对于在USPTO递交的基于软件的专利申请，建议将至少一组权利要求撰写为“程序或代码可由处理器执行”以便实现预期功能的形式。

在USPTO审查过程中，如果审查员针对权利要求限定指出35 USC § 112(f)问题，建议针对MPEP中功能性特征的三重检验标准中的步骤(C)，核实是否已经使用用于执行功能的足够结构（例如算法）对“处理器”或者“单元”、“模块”等替代术语进行了限定，并且在已经限定的情况下进行有力争辩或者在相反的情况下基于说明书修改权利要求。

参考资料

1.https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/22-1063.OPINION.10-19-2023_2208347.pdf

2.https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2181.html

3.https://www.xsensus.com/wsou-investments-v-google/

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