贸促专商 | 美国展会的知识产权保护

作者 | 杨国旭  中国贸促会专利商标事务所

编辑 | 布鲁斯

美国是展览业大国，每年都有非常重要的展览会在美国进行。比如拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会（CES），美国世界农业展览会（World Ag Expo），美国芝加哥国际家庭用品展 （WSA）等等。美国一向重视对展会知识产权的保护。中国企业“走出去”，赴美开拓国际市场，展会更成为不可或缺的重要路径之一，境外展会因此也成为知识产权纠纷事件高发地。为了帮助中国企业应对赴美参展可能遇到的问题，下面对美国展会知识产权保护情况做一个简要报告。

一、概述

美国是一个联邦制的判例法国家，其法律体系非常复杂。有两个基本点是应当特别注意的：一是联邦法与州法的关系问题，特别是各州的普通法，一般由判例形成，而联邦法主要是制定法，辅之以普通法。从总体上讲，联邦法优于州法。二是制定法与判例的关系。在美国，判例是重要的法律渊源。与成文法有关的判例有两个作用，第一是解释法律，第二是创制法律。

美国知识产权法保护的范围主要有以下几类：

1.专利

2.商标

3.版权

4.商业秘密

5.集成电路布图设计权和育种权等

在美国，一旦发生侵犯知识产权的行为，权利人通常可以与涉嫌侵权人通过协商的方式来解决，如果协商的方式无效的话，则一般可以通过民事诉讼的方式来解决。对于专利侵权，权利人通过民事诉讼的方式，请求法院颁布临时禁令、永久禁令以及判决给付金钱的赔偿。对于故意侵权，法院最多可以判决三倍的惩罚性赔偿。此外，权利人还可以通过准司法的行政执法措施寻求救济。根据美国贸易法第337条，如果外国企业出口到美国的产品侵害了美国知识产权，权利人可以向国际贸易委员会（ITC）提出调查请求。ITC经过调查核实后（简称“337调查”），可以颁发强制排除令或禁止令，由海关采取相应措施扣押侵权产品。对于商标侵权或版权侵权，权利人除了可以获得禁令和金钱的救济以外，侵权人还有可能被判处一定的刑罚。

二、参加美国展会前的准备工作

首先，要做好预防措施，避免侵权及被认定为故意侵权。

美国专利侵权的赔偿额一般都很高，动辄可达百万、千万美金以上。如果被认定故意侵权，则可能要被判最高三倍的惩罚性赔偿。为了避免专利侵权以及故意侵权，应该注意以下方面：

1．中国企业首先要高度注意防止侵犯他人的知识产权，特别是专利权。以贴牌、代工方式出口的外贸企业，还要注意下单的外商是否拥有该产品的商标、专利、著作权等权利的证明文件。若外商既非权利人又无适当的授权证明文件，则应考虑法律风险，应坚持在合同中规定免责条款。规定如果因知识产权问题发生纠纷而发生损失，概由委托加工方负责。但事实上，因侵权被诉引起的连带损失很难得到充分补偿。被委托方还是持审慎态度为好。

2．中国企业在计划生产对美出口产品时，先进行相关技术领域的检索，并进行不侵权分析，即所谓的FTO （Freedom To Operate）检索和分析。为了避免被判故意侵权，方法之一就是要尽到审慎的义务，比如由美国专利律师出具不侵权的法律分析意见。如果能够做到这一步，通常则不大可能被法院认定为故意侵权。近年来美国专利侵权案例表明，即使没有律师的法律意见，只要有合理的理由相信涉案专利是无效的从而不构成侵权的，也有可能不被法院认为是故意侵权。即便如此，在产品进入美国市场前，请美国专利律师出具法律意见仍不失为一项好的选择。如果发现有侵权的可能性，应及时对产品进行规避设计。对于无法规避的专利技术，要么放弃出口计划，要么可尝试与专利权人进行谈判。探索采取支付许可费、购买专利或合资、合作等措施的可行性。

三、美国展会中的知识产权纠纷及应对策略

在美国参加展会并展出产品是否会侵犯别人的知识产权呢？答案是肯定的。例如根据美国专利法第271条有关专利侵权的规定，“于专利权存续期间，未经许可于美国境内制造、使用、许诺销售，或销售已获准专利的发明产品，或将该专利产品由外国输入至美国境内，即属侵害专利权。”根据美国专利法第289条，“任何人在外观设计专利权的有效期内，未取得专利权人的许可证而（1）以销售为目的在制品上采用专利外观或该外观的可以乱真的模仿；（2）出售或为出售而展示采用此类外观或此类乱真的仿制品…”都构成对外观设计专利权的侵权。在展会上展出，有可能被视为“许诺销售”行为甚至“销售行为”。从而构成专利侵权。

由于展会的时间通常都比较短，权利人行使权利最为有效的方式是申请法院颁布临时禁令。临时限制令和初步禁令共同称之为“临时禁令”。

1）临时限制令。根据联邦民事诉讼程序规则第65条，为有效制止即将发生的侵权，权利人可以申请诉前临时限制令（Temporary Restraining Order）。获得临时限制令的条件和初步禁令的一样，申请人必须证明: ①申请人实体胜诉的可能性; ②如果拒绝发布禁令，申请人是否会遭受不可弥补的损害; ③申请人的损害是否大于相对人因发布禁令而遭受的损害; ④是否影响公共利益。如果对这四项因素评估的结果显示有利于申请人，法官则可能在当天就颁发临时限制令。申请临时限制令时应提交担保，数额由法院核定，大致为相对人可能因临时限制令而遭受的损失或产生的费用等。但法院如果认为相关风险不存在或申请人受损的风险远大于相对人时，可能会放弃担保要求。符合一定条件时，临时限制令可以单方面签发，不必事先通知相对人。在单方面签发临时禁止令的情形下，颁发临时限制令2天（法院也可以规定更短的期限）后，相对人可以申请撤销或变更临时限制令。法庭对此应尽快进行听证并做出裁决。如果限制令的签发没有事先通知相对人，法庭应尽快对初步禁令申请进行听证。经过听证，法官会决定是撤销临时限制令还是颁发初步禁令。如果在听证时申请人没有继续申请初步禁令或起诉，则法院会撤销临时限制令。

2）初步禁令。初步禁令（Preliminary Injunction）适用于诉讼程序启动后至判决之前，用于阻止被告采取特定的行为。初步禁令必须通知相对人且经过听审程序。申请初步禁令时也必须提供担保。但如果相对人提供了相应的反担保，则可以不实行禁令。对于初步禁令可以提出上诉。相对来说，专利侵权的临时禁令比较难以取得。因为专利的有效性或侵权构成难以凭借表面证据进行判断，一旦最终判定不侵权，则有可能对相对人造成难以弥补的损失。由于申请临时禁令需满足一定条件，要提供担保，相对人可以事先得到通知或事后在短时间内进行听审，所以美国知识产权人想借此阻挠涉嫌侵权的参展商也并不是十分容易。

在美国，州法院审理的案件可以在诉前执行相关措施，但联邦法院审理的案件必须在诉讼提起后才能执行。因此展会上的临时禁令可以结合这些措施对涉嫌侵权的参展商予以规制。联邦民事诉讼规则第64条规定，在诉讼开始或进行过程中，为了保证在未来的诉讼中证据不会灭失或转移，或申请人胜诉的判决得以顺利执行，法院可以采取相应的措施，如扣押物品、冻结账户、拘留涉案人员等，具体类型由法院所在地的州法律所决定。

如果中国企业在美国法院被诉侵权，可以考虑采取的对策：

1. 提出管辖权异议

美国法院的管辖可分为对人的管辖(或称属人管辖)和对物的管辖(或称属地管辖)两类。通常情况下，对人的管辖的确立，首先要考查的是被告的国籍与住所。一旦案件涉及的被告不是法院地的国民(包括公民及居民)，从主体上说，该案就属于涉外案件。法院要主张对人的管辖，就构成了美国法上的域外管辖或长臂管辖。虽然美国各州关于长臂管辖的立法并不完全相同，但都必须与美国《宪法》第14修正案确立的“正当程序”原则相一致。由于域外管辖或长臂管辖的初始目的是方便本国国民的诉讼，并且通过本国法院的管辖，最大限度地保护本国国民的利益，所以在传统上，美国法院在接到原告起诉后，都会尽可能找到其得以行使管辖权的理由。为此，“最低联系”原则逐渐被确立。所谓最低联系，就是要求法院在行使对案件的管辖权时，至少应当有一个起码的门槛。美国最高法院在相关案件中确立的标准通常会被美国法院援引来认定最低联系，即一般管辖与具体管辖的双重审查。只有当两个标准都符合时，法院才可以行使管辖权。中国企业如果在国内制造产品，且在美国没有经营实体的话，可以提出管辖权异议，请求法院驳回原告的起诉。

2. 提出专利无效宣告请求

在美国，要想无效一项已经被授权的专利，可以有两条途径，一是向美国专利商标局（USPTO）下设的专利审判与上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board，简称PTAB）提出，另一条途径是直接向受理专利侵权诉讼的联邦地区法院提出专利无效的动议。

PTAB是2011年9月美国颁布《美国发明法案（America Invents Act（简称AIA））》以后在美国专利商标局新设立的机构，以取代原来的“专利上讼与冲突委员会（BPAI）”。PTAB对原来的涉及专利有效性审查的“双方复审程序（Inter Partes Reexamination）”进行改革并设立了全新的“双方复议程序（Inter Partes Review ，简称IPR）”。根据该程序的规定，专利权人以外的其他人可以向PTAB提出IPR程序的无效请求。合议庭在研究无效请求和权利人的答辩以后，需要在6个月内做出是否启动IPR的决定，一旦决定启动IPR程序，除非有正当合理的延期理由，PTAB需要在12个月内做出书面决定。新的时限规定比原来的平均2-3年时间大幅缩短，同时所需费用也明显降低。全新的IPR程序设立以后，相比于法院审理程序时间长，费用高的缺点，IPR程序具有专业性强，时间短及费用低的优点。因此，PTAB的IPR程序很快成为美国专利无效的首选程序。

而美国法院在审理侵权诉讼时可以和美国专利商标局的无效程序同时进行。被诉侵权人可以要求法院中止诉讼案件，而法官有自由裁量权决定是否中止诉讼。因为双方复议程序的审理速度快，很多法官愿意中止同时进行的法院诉讼，以节省诉讼资源，这样也会为当事人节省诉讼费用。

3. 不侵权抗辩

通过分析和解读原告的权利要求，证明被控侵权产品缺少必要技术特征，或者证明与原告的专利权利要求记载的技术特征既不相同也不等同，还可证明原告在申请专利或无效程序过程中存在缩小专利保护范围的陈述或者修改、适用禁止反悔原则导致不适用等同的情况。另外，被告方也可以通过证明实施的是现有技术等进行不侵权抗辩。

4. 专利不可行使（unenforceable）

专利不可行使是美国专利法中的特殊制度。被判定为不可行使的专利继续有效但不能行使，权利人无法据此专利行使权利。这可以从授权过程中存在不正当行为或专利权的滥用角度来证明。

美国知识产权诉讼中还有很多其他方面的抗辩事由，需要具体案件具体分析，可与代理律师一起共同研究确定。在此不再赘述。

四、结语

中国企业在美国参展前一定要积极做好准备。了解所处行业知识产权的情况，特别是竞争对手的知识产权情况。经过专业的分析处理后将侵权风险降至最低。一旦在展会期间遇到知识产权侵权纠纷，一定要及时咨询具有知识产权纠纷处理经验的专业人员的意见。根据专业人员的意见，制定好应对策略，组建好应对团队。只有这样才能变被动为主动，减少不必要的损失，也能降低应诉成本，达到事半功倍的效果。

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杨国旭

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