美国专利商标局就SAS案发布PTAB指导意见

作 者

Aaron Wininger--Perkins Coie LLP

闻宁阁，博钦律师事务所上海代表处

北京东方亿思知识产权代理有限责任公司编辑翻译

2018年4月24日，在美国最高法院发布的SAS Institute Inc.诉Iancu决定中，要求专利审查上诉委员会（PTAB）对根据美国发明法案（American Invents Act）提出的复审审查所有被挑战的权利要求。 因此，美国专利商标局（USPTO）发布了指导意见，PTAB将只能受理或不受理所有被挑战的权利要求。目前，如果PTAB受理一起复审，PTAB就必须受理请求中提出的所有被挑战的权利要求。

SAS案始于2012年，当时ComplementSoft提起专利侵权诉讼，并且认为SAS侵犯了16项专利权利要求中的“至少”6项。SAS请求对所有16项权利要求进行双方复审程序（inter partes review，“IPR”），但PTAB仅对其中9项权利要求启动了重审。

IPR结束时，PTAB公布了最终书面决定，判决审查的9项权利要求中的8项权利要求无效，1项权利要求具有可专利性。最终的书面决定并未审查其他7项权利要求。双方向美国联邦巡回上诉法院（CAFC）提出上诉，CAFC除否定了其中1项权利要求具有可专利性之外，肯定了PTAB的其他判决。

关于PTAB的最终书面决定是否必须审查IPR请求书中的所有权利要求，CAFC称：“SAS的论点......被我们最近在Synopsys公司诉Mentor Graphics公司做出的判决中所排除”。在Synopsys案中，CAFC认定“没有任何法条要求PTAB的最终决定应当审查IPR请求中提出的每一项权利要求。第318（a）条仅要求PTAB审查已受理的权利要求”。CAFC接着表示，第318（a）条描述称“请求人挑战的权利要求”，而美国专利法第314条的受理决定的法定条款中描述称“请求中被挑战的权利要求”，这点很重要。CAFC认为，这种“不同的语言暗示了两个条款之间的区别，因此第318（a）条并未排除PTAB在该案和本案中采取的逐个权利要求受理的方式（claim-by-claim approach）”。

2017年7月20日，SAS向最高法院提交了案情摘要，其中指出，法律解释要求PTAB的最终书面决定审查所有在请求书中被挑战的权利要求 —— 而不仅仅是其启动重审的权利要求。SAS认为，CAFC的法定条款（“在请求中被挑战的权利要求”与“请求人挑战的权利要求”）的区别特征是在于“对法定语言的精细解析”，认为其是“站不住脚的”。2018年4月24日，最高法院裁决支持SAS，因此USPTO提出了新的指导意见。

对于合议组仅基于请求中提出的部分挑战（而不是请求书中提出的所有挑战）而启动复审的待审案件，该合议组可签发一份裁定来对受理决定做出补充，以基于请求书中所有的挑战而启动复审。另外，对于合议组根据此通知签发了对受理决定予以补充的裁定的待审案件，合议组可采取进一步行动来管理复审程序，例如，根据不同的情况和程序所处的阶段，可以允许额外的时间、摘要、取证和/或口头辩论。

例如，如果合议组启动了一个复审程序，并且该案已接近提交专利权人答复的期限，合议组可以延长该专利权人答复的期限，使专利权人能够应对程序中任何新增的其他挑战。此外，对于接近12个月法定期限的案件，如果需要提供各方一个充分和公平的审理机会，根据具体案件情况，可以延期。在这种情况下，合议组可以根据需要调整其他程序日期。最终决定的期限可延长最多6个月，并且，根据PTAB首席法官David Ruschke在弗吉尼亚州亚历山德里亚市的美国专利和商标局专利公共咨询委员会的发言，最近已经有几个决定被延期。

由于工作量增加，为了满足12个月的法定期限，USPTO需要聘请额外的法官来处理这些工作。