商标无效及授权确权案件中的“帝王条款”
作者 | 孙鑫鑫 中永律师事务所
编辑 | 又青
前 言
众所周知，诚实信用原则是民法领域中的帝王条款和基本原则。列举几个不是特别恰当的例子，诚实信用原则在民法中的地位，类似于宪法及于整个法律体系，化学元素周期表前20个元素及于整个化学领域，以及斯坦尼斯拉夫斯基的“体验派”表演理论及于表演学一样，均有着举足轻重的作用。
商标法领域中，是否有类似帝王条款的规定呢？笔者认为：商标法第44条第1款的后半段规定，即“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”，在商标无效和行政诉讼程序中发挥着类似帝王条款的作用，彰显了诚实信用原则在商标法中的重要价值。
本文拟对商标法第44条第1款的该部分内容进行梳理，期望总结出一些观点，并提供一些值得研究的案例，供业内参考。
一、商标法第44条的法律地位
1. 基本介绍：商标法第44条位于商标法的第五章“注册商标的无效宣告”章节，该程序是对商标获准注册前就存在的违法情形进行的纠错处理；
2.历史沿革：商标法经过多次修改，第44条第1款从原来的绝对理由和相对理由混合规定，转变为目前的单纯绝对理由条款。例如2013年商标法就明确区分了违反绝对理由条款和相对理由条款应予商标无效的情形，并将违反绝对理由条款的情形归入商标法第44条第1款之中；
3. 现行规定：2019年修改的《商标法》，又在第44条第1款中加入了商标法第4条第1款的规定，即“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”。至此，该条款中的绝对理由又增加了一款，使得商标法第44条第1款的无效法律依据更加完善，同时在该条款中也更加明显地体现出诚实信用原则；
笔者认为：商标法第44条第1款的绝对理由条款中，均不同程度体现了诚实信用原则的作用，但最为明显的还是“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”规定。
二、诚信信用原则在商标法第44条第1款中的表现形式
“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的内容，整体上是规定这些行为损害了公共秩序或者公共利益，尤其指妨碍商标注册管理秩序的行为，这些内容整体上也体现了诚实信用原则在商标注册过程及后续使用中的重要作用；
进一步分析，该条款又分别从“欺骗手段”和“其他不正当手段”两个方面具体论述了诚实信用原则，内容简述如下：
（一）欺骗手段
1. 商标管理部门对于欺骗手段的理解，主要源于《商标审查审理标准》中的规定，指“以弄虚作假的手段欺骗商标行政主管机关取得商标注册的行为”，具体包括如下情形：
（1）伪造申请书件签章的行为；
（2）伪造、涂改申请人的主体资格证明文件；
（3）伪造其他证明文件等行为。
商标评审部门对于“欺骗手段”的理解，主要指商标申请人在商标申请过程中，通过伪造文件的手段，故意欺骗商标管理部门从而取得信任，最终达到商标注册的目的。
2. 北京法院对于欺骗手段的理解，主要体现在《商标授权确权行政案件审理指南》第17.1条规定中，具体内容如下所述：
（1）诉争商标申请人存在使商标行政机关因受到欺骗而陷入错误认知的主观意愿；
（2）诉争商标申请人存在以弄虚作假的手段从商标行政机关取得商标注册的行为；
（3）商标行政机关陷入错误认识而作出的行政行为系基于诉争商标申请人的行为所产生，二者之间具有直接的因果关系。
北京法院对于欺骗手段的认定回归了论述行为违法性的构成要件，即：（1）行为人主观故意；（2）行为人实施了欺骗手段；（3）欺骗手段与行政机关错误认识之间具有因果关系。
笔者认为：商标管理部门对于“欺骗手段”更关注具体行为，而法院是从行为违法性的法律构成要件出发，两种标准对实践中认定欺骗手段均具有较高的实操性，可以在商标无效和行政诉讼程序中详细论述该标准。
司法实践中关于“欺骗手段”的相关案例也并不鲜见，只是相比“其他不正当手段取得注册”的案件数量而言较少一些，具体案例如：“贝铭气模”商标无效案件、“金太阳教育”商标无效案件（案件具体介绍详见下述第三点“商标法第44条第1款的具体案例”）。
（二）其他不正当手段
1. 北京法院对于不正当手段的认定标准，也是伴随着司法实践观点的更新，以及案例的变化而不断完善，相对更新的标准主要体现在2019年《商标授权确权行政案件审理指南》第17.3条中，具体的内容如下所述：
（1）诉争商标申请人申请注册多件商标，且与他人具有较强显著性的商标或者较高知名度的商标构成相同或者近似，既包括对不同商标权利人的商标在相同或类似商品、服务上申请注册的，也包括针对同一商标权利人的商标在不相同或不类似商品或者服务上申请注册的；
（2）诉争商标申请人申请注册多件商标，且与他人企业名称、社会组织名称、有一定影响商品的名称、包装、装潢等商业标识构成相同或者近似标志的；
（3）诉争商标申请人具有兜售商标，或者高价转让未果即向在先商标使用人提起侵权诉讼等行为的。
2. 商标管理部门对于不正当手段的认定标准也经历了一个漫长的变化过程，基本的趋势也是随着法院的观点修改、调整并加入自己的观点，最新的标准体现在《商标审查审理指南》（2021年）第十六章第3.2.2条款中，实质性规定与上述北京高院的指南前2款规定保持一致，同时加入了兜底性条款；
笔者认为：法院和商标管理部门对于“其他不正当手段”的认定标准基本相同，皆规定了较为详细的情形，这些条款也均具有较高的实操性，在商标无效和行政诉讼程序处理具体问题时，也有较强的指引作用；
司法实践中关于“其他不正当手段取得注册”的案件数量如恒河沙数一般，也有较多典型的案例，例如“MCS.AUTOMATIC”商标无效案件，VICTORIA’S SECRET商标无效案件、宾利凯乐庄园案件（案件具体介绍详见下述第三点“商标法第44条第1款的具体案例”）
三、商标法第44条第1款的具体案例
（一）欺骗手段
笔者挑选了涉及“欺骗手段”的如下两个案例：
第一个案例是国家知识产权局和法院均认定了申请人在注册商标时伪造了营业执照，从而存在欺骗行为，但是法院认为商标权利人具有真实使用意图，从而维持了商标的注册。
第二个案例是法院在认定商标申请人存在提供虚假材料欺骗商标行政机关行为的前提下，进一步认为其提交的证据不足以证明对商标进行了实际使用，从而对商标予以无效。
案件的具体内容如下所述：
1.“贝铭气模BEIMING”商标无效行政案件
（1）案号：(2020)京73行初7755号
（2）案情
温州叄陆零气模有限公司申请注册了第8457881号“贝铭气模”商标，指定使用在第20类“可充气广告物,布告板”等商品上，王勇超以该商标注册时提交的营业执照系伪造为由提起无效宣告请求。
（3）国家知识产权局观点
诉争商标申请时提交的个体工商户经营执照系伪造，诉争商标系通过欺骗手段取得的注册，违反商标法第44条第1款的规定。
（4）法院观点
诉争商标权利人与多家公司签订合同，制作并销售带有诉争商标的商品，并提供了相对应的发票和交易明细，前述行为具有对诉争商标的实际使用意图。并且第三人提交的证据不足以证明诉争商标申请注册时存在以欺骗手段及大量囤积注册商标的情形。因此，诉争商标应予维持。
2.“金太阳教育”商标无效行政案件
（1）案号：(2020)京行终3802号
（2）案情
张品金在第41类申请注册了第17307713号“金太阳教育”商标，指定使用在“函授课程,教育信息,辅导(培训)”等服务项目上，江西金太阳教育研究有限公司以张品金提交的虚假营业执照为由提起无效宣告。
（3）国家知识产权局观点
张品金提交的个体工商户营业执照系虚假文件，诉争商标系通过欺骗手段取得的注册，违反商标法第44条第1款的规定。
（4）法院观点
张品金申请注册诉争商标时提供的相关材料与实际情况不符，存在提供虚假材料欺骗商标行政机关的行为。并且在案证据亦不足以证明其对诉争商标进行了实际使用，从而能够作为其未违反“不得以欺骗手段取得注册"之规定的理由。
笔者认为：上述两个案件中，在申请人申请商标均提交了虚假文件的前提下，国家知识产权局均直接认定了诉争商标的注册构成“欺骗手段”的情形，进而裁定予以无效。
但是，在申请人提供虚假文件的前提下，法院同时考虑了申请人是否对诉争商标进行了实际使用，进而得出了不同的结论，即如果商标进行了实际使用，就可能认定商标的注册不构成“欺骗手段”的情形。
从业人员在处理具体案件时，可以综合考虑、援引上述两种截然不同的观点，从而加强案件的观点，以期获得不同的结果。
（二）其他不正当手段
1.“MCS.AUTOMATIC”商标无效案件
（1）案号：(2016）最高法行申2683号
（2）案情
曹军扬在第7类商品上，申请注册了第3210559号“MCS.AUTOMATIC”商标，该商标与弘隆公司在先商标完全相同或近似，并且类似商标有多达10余个，此外曹军扬还申请注册了30余件其他的商标，弘隆公司以诉争商标违反商标法第44条第1款的规定提出无效宣告。
（3）国家知识产权局观点
弘隆公司并无充分证据表明争议商标申请注册时采用欺骗手段或其他不正当手段，争议商标的注册没有违反商标法第44条第1款的规定。
（4）法院观点
规模性注册与他人在先注册在关联商品、同一行业中相关商品上的商标完全相同或实质相似商标，且申请人并无实际使用意图的，属于“不正当手段”。本案中，曹军杨申请注册的商标多达40余件，而该40余件商标中至少有13件商标均申请注册在第7类和第8类与缝纫行业相关的商品上，且与他人在先注册在第7类、第8类商品上的商标标志完全相同或基本无差别。此外，没有证据证明曹军扬对前述商标进行了实际使用。
2.“宾利凯乐庄园”商标无效案件
（1）案号：(2022）京行终1002号
（2）案情
东方明日公司在第33类酒商品上，申请注册了第25872107号“宾利凯乐庄园”商标。此外，东方明日公司还注册了200余件商标，其中90余件与“B及图”和“BENTLEY”标识相同或者近似的标识，还有多个商标与“奔富”商标近似。宾利汽车公司以诉争商标违反商标法第44条第1款的规定提出无效宣告。
（3）国家知识产权局观点
诉争商标申请人属于大规模囤积商标注册，诉争商标违反了商标法第44条第1款的规定。
（4）法院观点
东方明日公司申请注册200余件商标，其中90余件商标与宾利汽车公司的商标高度近似，还有部分商标与知名葡萄酒品牌和运动员姓名近似，前述行为具有明显的复制、抄袭他人知名商标的主观故意，不正当占用了公共资源，违反公序良俗原则。
此外，该公司也未对200余件商标的设计来源作出合理解释，也没有证明包括本案争议商标在内的商标具有真实使用意图，并进行了持续的使用。该大规模注册行为也超出了实际生产经营的需要，扰乱了商标注册管理秩序，违反了商标法第44条第1款的规定
3. “维多利亚的秘密VICTORIA’SSECRET”商标无效案件
（1）案号：(2016）京行终3549号
（2）案情
姜惠娟在第32类啤酒商品上，申请注册了第7520061号“维多利亚的秘密VICTORIA’SSECRET”商标，该商标与维多利亚的秘密商店品牌管理公司（“维多利亚公司”）的在先商标高度近似，姜惠娟针对前述标识在9个商品或服务类别上进行了注册，维多利亚公司以诉争商标违反商标法第44条第1款的规定提出无效宣告。
（3）国家知识产权局观点
维多利亚公司并无充分证据表明争议商标申请注册时采用欺骗手段或其他不正当手段，争议商标的注册没有违反商标法第44条第1款的规定。
（4）法院观点
姜惠娟除本案诉争商标外，还在9个商品或服务类别上申请注册了“维多利亚的秘密VICTORIA’SSECRET”商标，不仅数量较少，且对于姜惠娟而言均具有使用的可能性，且在案证据不足以证明诉争商标申请注册时引证商标在中国大陆已经具有较高的知名度。
二审法院综合考虑了姜惠娟仅注册9个商标，以及均可能有使用意图的事实，从而认定诉争商标没有违反商标法第44条第1款的规定（与一审法院观点不一致）
笔者观点：上述3个案件中，法院在认定诉争商标是否属于“其他不正当手段取得注册”的情形时，主要考虑了两个因素：（1）申请人申请商标的数量；（2）是否具有实际使用意图。
前2个案件中，在诉争商标申请人申请注册了多件商标（40余件和200余件）的前提下，同时认为诉争商标申请人也无证据证明对商标具有真实使用意图，并进行了持续使用，进而认为商标的注册违反了商标法第44条第1款的规定。
最后1个案件中，在诉争商标申请人申请注册了9件商标的前提下，同时认为均具有使用的可能性（没有证据证明姜惠娟对诉争商标进行了实际使用），进而认为商标的注册没有违反商标法第44条第1款的规定。
笔者认为上述3个案件在考虑诉争商标申请人囤积商标数量的标准上是一致的，即只有在注册大量商标（至少几十个）时才可能认定具有囤积的意图。但是在认定实际使用意图时，分别从积极和消极的证明标准进行了论述。这3个判决的观点，对商标授权确权的具体个案也具有较高的参考价值。
结 语
商标法第44条第1款的后半段是商标无效和行政诉讼程序中的“帝王条款”，彰显了诚实信用原则在前述程序中的重要作用，在目前商标申请注册程序中存在较多恶意抢注商标的情况时，发挥了较好的遏制作用，彰显了法律的指引、评价作用。
司法实践中的具体案例也进一步彰显了商标评审机关和司法机关打击恶意囤积商标注册的积极态度，充分利用商标评审机关的在先生效裁定，以及司法机关的在先生效判决，也会对商标授权确权程序中的具体个案提供更加有利的帮助。
（图片来源 | 知产力 又青）
