「上位化」的技术用语需明确说明

——美国In re: Downing一案

作者 | Johnny Chen 

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于撰写权利要求时，将技术用语「上位化」是很常见的做法，好处是可以扩大保护范围，不再被单一实施方式中的细节所限定，然而这样的做法务必要注意在说明书中必须有明确的解释或举例说明，不然反而可能产生不明确问题而导致专利无效。近期(2018年12月7日)美国联邦上诉法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下简称CAFC）于In re: Downing一案的判决中，就因为诉争专利独权中的一个上位化用语缺乏说明书支持、最终成为专利无效的原因之一。

诉争专利为公开号US20100299273A1的美国专利，于本专利的独权中、申请人使用了「intangibles(中文翻译为『无形的(东西)』)」一词来作为技术用语的上位化表述(相关原文为：additional resource planning applications beyond the typical such as an information resource utility and intangibles)。然而发明人并没有在说明书中针对此「intangibles」进行解释，因此被判定违反美国专利法中的专利内容不明确规定 (35 U.S.C. § 112 )。虽然申请人主张、本领域技术人员配合说明书内容能当然理解此处的「intangibles」的意思，但法官并不认同、最终给出此上位化用语缺乏说明书支持的判定。

会特别提到本案，是因为根据笔者多年的专利申请经验、其实这种权项中的上位化用语缺乏说明书支持的情形非常常见。举例而言，许多专利的权利要求中会将「弹簧」上位化成「弹性件」，然而在说明书中确没有明确这个「弹性件」实际上究竟是怎样的元件，这样的高风险写法在美国司法实践中容易形成如本案的不明确问题、进而产生专利无效的可能。

较好的做法当然是在说明书的具体实施方式中、对所有权项中用到的上位化用语进行详细定义。在此向大家推荐一本介绍专利撰写的好书「Litigation-Proof Patents (直译应为”能通过诉讼考验的专利”)」，作者是美国资深专利诉讼律师Larry M.Goldstein，在此书中作者提到、在美国专利诉讼中最常见的专利质量问题就是「没有详细定义”权项关键用语”(Key Claim Terms)」，他在书中甚至指出、根据经手过案子的经验，大部分的专利说明书都有这样的问题，这也导致了日后专利诉讼时的严重后果：运气好就只是解释申请专利范围(Claim construction)时被解释为较差的范围，运气差的话就如同本案例一般、直接因为违反美国专利法112条给驳回申请了。

如何于说明书中定义「上位化」技术用语

在本书中，作者提到于说明书中、一共有三种方式可以用来解释权项中的上位化技术用语：

1. 直接定义法(Definition)

于说明书中使用白话、容易理解的方式来解释此上位化技术用语，此解释可以是此上位化技术用语的目的、启动条件或功效；以上述的「弹性件」作为举例、可以说明「弹性件」是一种针对某元件的缓冲结构，甚至更进一步叙述是此缓冲结构的大致特征、需要具备的条件、以及复位要求等等细节。使用直接定义法的好处是对于此上位化技术用语有很好的控制性(不会局限于某种特定的实际物品，例如弹簧或泡棉缓冲垫)，但缺点是若解释的太宽泛、仍有不明确的可能性。

2. 列举说明法(List of examples)

于说明书中使用多个实际例子对此上位化技术用语进行解释，优点是容易撰写、审查员也容易了解，缺点边界不清晰(definitional boundary unclear)，若未来侵权物未列入清单、则不一定能主张落入权利范围中。

3. 图示说明法(Element in a figure)

于说明书中配合图示来进行说明，优点是能最快速的了解、缺点是仅限于图示中的例子，若仅有一个图示、那此上位化用语很可能被缩小解释成该图示中的技术特征。

在本书中，作者说最好的解释方式其实是混合使用上述技巧、例如先进行简单定义、再配合列举或图示进行说明，这样是最万无一失的上位化用语解释方式，既有定义技术边界、又有实际例子避免产生不明确问题。但若只能选一种进行使用的话，作者表示第一种直接定义法是他最喜欢的解释方式。

实际应用案例

回到本文最初的案例，在In re: Downing一案中，因为权项中的上位化用语「intangibles」没有解释而被CAFC判定不明确、违反美国专利法112条规定。笔者特别找了另外一篇微软申请的美国专利US20150039603A1、来看看同样于权项中使用上位化用语「intangible item」的微软，是如何在说明书中解释此上位化用语：

[Claim 2] The method of claim 1, the entity comprising at least one of a person, a business, time, a tangible object, an idea, an intangible item, or a location.

[0003] an intangible item (e.g., an endorsement, ranking, account, anecdote, etc. (e.g., on a social network))

从其说明书第0003段落中的内容可了解到，微软使用的是上述的第二种「列举说明法」对该上位化用语「intangible item」进行解释，为避免不明确、还对列举项目进行第二层举例。

结  论

技术用语上位化虽然是专利撰写的一个很重要技巧，但申请人务必注意于说明书中仔细解释每一个使用的上位化用语，尤其是美国专利实务上、每一个在权利范围中的用语都会在审查和诉讼过程中被仔细检视，若撰写时只想着要上位化技术用语、但却没有在说明书中使用上诉三种解释方法之一进行说明的话、对于专利申请或是日后的诉讼来说都是很大的风险，申请人于递交申请前务必谨慎检视权利范围中的各个用语为佳。