最高院通过“可预见性规则”限制等同原则适用的司法裁判标准研究

作者 | 闫世晔 北京市联德律师事务所合伙人、律师、专利代理师

编辑 | 布鲁斯

引 言

随着我国专利制度的普及和发展，尤其是近十年来专利申请和授权质量的显著提升、专利侵权诉讼实践的快速发展和完善，等同原则对于撰写水平较低专利的保护作用在逐级减弱，人民法院对等同原则的认识更为深刻，对等同原则的适用也更为严格和谨慎。特别是在最高人民法院知识产权法庭成立之后，该法庭作为国家层面统一审理专利上诉案件的司法裁判机关已通过一系列的生效判例明确释放出通过“可预见性规则”限制等同原则适用的强烈信号。

然而，不同于专利司法解释明确规定了可以用“禁止反悔原则”和“捐献原则”来限制等同原则适用，“可预见性规则”尚未在法律层面被“正名”，对于该规则的理解和适用在理论界和实务界仍存在一些争论。为了更好地理解和适用该规则，笔者团队利用“知产宝”数据库对截止至2024年2月由最高人民法院审理的与专利等同侵权判断中涉及“可预见性规则”的民事案件进行了全面检索，并对相关判决进行了梳理和研究，以厘清最高人民法院通过“可预见性规则”限制等同原则适用的最新司法裁判标准，同时分享一些个人思考。

一、何为“可预见性规则”？

关于“可预见性规则”，我国现行法律或司法解释中尚未对其加以明确的定义，但却在最高人民法院（简称“最高院”）的相关生效裁判文书中、地方法院发布的规范性文件中早已出现了相关定义。

作为司法实践中适用“可预见性规则”的较早尝试，最高院在（2015）民申字第740号案（“进水套”案）中首次明确提出：

“……在专利侵权判定中，等同原则是对专利权利要求字面保护范围的扩张，是对专利权字面侵权的适当补充，等同原则的适用为专利权人提供了切实有效的法律保护，鼓励了技术创新；另一方面，专利制度本身又要确保专利权的保护范围具有足够的法律确定性和可预见性，不因滥用等同原则致使专利权保护范围缺乏确定性而损害社会公众的利益。……锥面或平面均是涉案专利申请时，该领域普通技术人员普遍知晓的技术方案，因此，专利权人将权利要求中该技术特征限定为锥面是将平面排除在涉案专利权的保护范围之外。”[1]

事实上，最高院在该案中提出的裁判标准与其在涉同一专利的另一起案件（案号：（2009）民申字第157号）中作出的认定是相反的，在2009年案件中最高院曾认定，从等同侵权判定“三基本”规则的角度看，无论进水套的上表面为“锥面”还是“平面”，都是确保其与浮球接触，防止浮球与壳底接触时间久后被腐蚀，并最终认定二者构成等同。[2] 对于两案裁判标准前后不一致的问题，最高院在2015年“进水套”案的裁定书末尾予以特别说明：

“关于孙XX主张最高人民法院（2009）民申字第157号民事裁定已认定等同侵权的问题。本院认为，……2009年12月28日发布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》通过对捐献原则、禁止反悔原则以及全面覆盖原则的明确，结合等同原则的适用对专利权人的权利进行了一定程度的限制，使之与社会公众的利益之间形成了更好的平衡关系。同时，一方面，随着专利制度的进一步普及和发展，专利权人的专利文件撰写水平不断提高，专利行政部门对专利申请文件的撰写要求更为严格，等同原则对于撰写水平较低专利的保护作用在逐级减弱；另一方面，人民法院对等同原则的认识更为深刻，对等同原则的适用也更为严格和谨慎。故最高人民法院（2009）民申字第157号民事裁定对等同侵权的认定并不影响本案侵权是否成立的判定。”

随后，以该案的裁判标准作为“可预见性规则”的司法实践标杆，近年来，最高院又作出一系列通过“可预见性规则”限制等同原则适用的生效判决，这些判例基本都遵循了最高院在“进水套”案中所提出的裁判标准，并对该裁判标准做了进一步地补充和完善，详见本文第二部分。

除了前述最高院判例，上海市高级人民法院、北京市高级人民法院（简称“北京高院”）等地方法院也在专利审判实践中大胆尝试和探索专利侵权判定中“可预见性规则”的理解和适用问题。其中，北京高院在其修订并颁布《专利侵权判定指南（2017）》时，首次以地方司法文件的形式提出了第60条“可预见性规则”条款并规定：

“对于发明权利要求中的非发明点技术特征、修改形成的技术特征或者实用新型权利要求中的技术特征，如果专利权人在专利申请或修改时明知或足以预见到存在替代性技术特征而未将其纳入专利权的保护范围，在侵权判定中，权利人以构成等同特征为由主张将该替代性技术方案纳入专利权的保护范围的，不予支持。”

对于该条款的理解和适用，北京高院知识产权审判庭认为，引入“可预见性规则”可以与“捐献规则”相辅相成，堵住实践中可能出现的通过缩减说明书公开内容来规避捐献规则的漏洞，这样，“捐献规则”从专利文件内部的角度，“可预见性规则”从专利文件外部的角度，分别对等同原则的适用空间予以合理限缩。[3] 笔者认为，上述地方司法文件目前处于“现行有效”状态，其不仅可以作为北京知识产权法院和北京高院审理专利侵权一审案件的法律依据，同时也是其他地区法院审理专利侵权一审案件时的重要参考性文件。此外，随着北京高院多名专利审判专家调入最高院知识产权法庭，我们也在近年来一系列最高院生效判例中频繁看到前述指南第60条正在以不同的“形态”出现在不同案件的等同侵权判断说理部分，虽然文字表述上存在一些差异，但整体的裁判精神是一以贯之的。

二、最高院适用“可预见性规则”的司法裁判标准研究

（一）关于“可预见性规则”的案例检索与分析

为研究最高院适用“可预见性规则”的司法裁判标准，笔者团队利用“知产宝”数据库对截止至2024年2月由最高院审理的与专利等同侵权判断中涉及“可预见性规则”的相关民事案件进行了全面检索，共检索到363份裁判文书，排除其中未对“可预见性规则”进行实质性评述的，剩余符合检索目的的裁判文书共计14份，最高院在这些判例中均适用“可预见性规则”认定相关争议特征不构成等同，参见如下裁判案例汇总表。

如前文所述，以“进水套”案（案例1）的裁判标准作为“可预见性规则”的司法实践基础，近年来，最高院又作出一系列适用“可预见性规则”限缩等同范围的生效判决，并对该裁判标准做了进一步地补充和完善。例如：

—— 在（2021）最高法知民终192号（案例2“电动绿篱机”案，最高院知识产权法庭裁判要旨摘要（2021）第22条“典型案例”，入选人民法院案例库）民事判决书中，最高院认定：

“专利权保护范围的确定，既要严格保护专利权人的利益，又要维护权利要求书的公示作用和社会公众对专利文件的信赖，平衡专利权人与社会公众之间的利益。如果专利权人在撰写专利申请文件时已明确地知晓相关技术方案，但并未将其纳入权利要求保护范围之内的，则在侵权诉讼中不得再适用等同理论将该技术方案纳入保护范围。确定专利权人在专利申请时是否明确知晓并保护特定技术方案，可结合说明书及附图内容予以认定，并应将说明书及附图作为整体看待，判断的标准是本领域普通技术人员阅读权利要求书与说明书及附图之后的理解。”[4]

—— 在（2021）最高法知民终2482号（案例3“跑步机急停开关”案）民事判决书中，最高院认定：

“等同原则系针对专利权人在撰写权利要求时不能预见到侵权者以后可能采取的所有侵权方式这一情况，对权利要求的文字所表达的保护范围作出适度扩展，将仅仅针对专利技术方案作出非实质性变动的情况认定为构成侵权，以保护专利权人的合法权益。但是，专利制度本身又要确保专利权的保护范围具有足够的法律确定性和可预见性，不因滥用等同原则致使专利权保护范围缺乏确定性而损害社会公众的利益。因此，对于专利权人在撰写权利要求时已经明确知晓，但未记载在权利要求中的技术方案，应当视为专利权人已经放弃，不能在侵害专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围。”[5]

—— 在（2020）最高法知民终1429号（案例5“旋转LED设备”案）民事判决书中，最高院认定：

“等同原则是对专利权利要求字面保护范围的扩张，是对字面侵权的适当补充，为专利权人提供切实有效的法律保护，鼓励技术创新；同时，专利制度要求专利保护范围具有足够的法律确定性和可预见性，不能因滥用等同原则致使专利权保护范围缺乏确定性而损害社会公众利益。确定是否构成等同时，应考虑专利申请与专利侵权时技术的发展水平，防止对专利技术方案中的某些技术特征以专利申请日后新出现的技术进行简单替换而规避侵权的情况。如果专利权利要求中的限定内容属于申请时本领域技术人员能够认识到的，不属于因专利申请时本领域的技术水平发展不足、认识障碍等制约导致专利申请人缺乏预见的情形，应视为权利人明确向社会公众公示其选择了较小的保护范围。在专利申请时不存在认知障碍，在后技术发展又未产生替代方案的情况下，权利要求的保护范围宜以其文字记载为准，权利要求的公示作用应当得到尊重。”[6]

类似地，最高院还在（2022）最高法知民终323号（案例4“混凝土喷射机”案）、（2020）最高法知民终1899号（案例6“火锅炉”案）、（2020）最高法知民终1310号（案例7“PCB板焊接治具”案）、(2019)最高法知民终48号（案例8“空调显示结构”案）等民事判决中，详细地阐述了这一具有普遍指导意义的裁判标准，并认定相关争议特征不构成等同。

此外，最高院还作出一系列生效判决，这些判决虽然没有像前述判决那样释明在等同侵权判断中适用“可预见性规则”的裁判标准，但却在个案具体裁判说理过程中遵循了前述裁判标准，认定相关争议特征不构成等同。例如：

—— 在（2021）最高法知民终1441号（案例9“车载无线充电装置”案）民事判决书中，最高院认定：

“与涉案专利权利要求1上述‘螺纹孔以及螺栓’技术特征相比，被诉侵权产品中壳与底壳通过螺纹孔螺栓固定连接，而面壳与中壳采用卡扣连接，争议在于二者是否构成等同。对此，本院认为，首先，卡扣连接与螺纹孔螺栓连接，是常见的两种不同的连接方式，二者技术手段并不相同。其次，相对于螺纹孔螺栓连接，卡扣连接并非专利权人在撰写权利要求时不能预见到的连接方式，专利权人在撰写权利要求时仍明确限定螺纹孔螺栓连接，应当理解为排除了卡扣连接方式，缺乏通常适用等同原则将权利要求的文字所表达的保护范围适度扩展解释的正当性。再次，在等同侵权判定中，‘手段’‘功能’和‘效果’以及‘本领域技术人员不经过创造性劳动能够联想到’这四个要素之间，首先考察被诉侵权技术方案区别于涉案专利权利要求的技术特征是否属于基本相同的手段，在‘手段’已经不同时，无需判断‘功能’‘效果’是否基本相同，即可得出不构成等同侵权的结论。本案中，在权利要求明确限定“螺纹孔螺栓连接”情形下，原审判决将卡扣连接方式认定为等同于螺纹孔螺栓连接，与事实不符。……”[7]

类似地，最高院还在（2021）最高法知民终1924号（案例10“仪表壳”案）、（2020）最高法知民终928号（案例11“围栏安全锁”案）、（2019)最高法知民终821号（案例12“自动产蛋箱”案）、（2019）最高法知民终33号（案例13“管状针织物件翻转装置”案）、（2019）最高法民申3188号（案例14“旱雪滑道组合单元”案）等民事判决中，适用“可预见性规则”裁判标准进行具体裁判说理，并最终认定相关争议特征不构成等同。

（二）关于“可预见性规则”适用的司法裁判标准

根据《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》的要求，现阶段我国已经进入了知识产权保护的新阶段——处于对专利实行强保护的历史阶段，鉴于目前我国的专利申请和授权质量已经显著提高、专利侵权诉讼实践已经得到了较为充分地发展与完善，引入“可预见性规则”进一步限制等同原则的适用并使其回归立法本意、有效地平衡专利权人与社会公众之间的利益，是当前的知识产权司法政策导向。对此，最高院知识产权法庭作为国家层面统一审理专利上诉案件的司法机关已通过前述一系列的生效判例释放出了强烈信号。

通过对前述判例的梳理和研究，笔者发现最高院在适用“可预见性规则”时具有相对统一的裁判标准，其说理逻辑可以概括为：

第一步，阐明“等同原则”的立法本意和适用标准；

第二步，释明“可预见性规则”的裁判标准或法理逻辑；

第三步，结合在案证据具体分析争议特征是专利权人在专利申请时“明知”或“足以预见”的，并认定二者是否构成等同。

以下，笔者试着使用最高院在前述判例中的原文表述“还原”该项司法裁判标准的“全貌”：

1、阐明“等同原则”的立法本意和适用标准

适用等同原则时，首先，应考虑等同原则与专利保护范围之间的关系，以及专利法律制度规定等同原则的必要性。等同原则是对专利权利要求字面保护范围的扩张，同时，专利制度本身又要求确保专利权的保护范围具有足够的法律确定性和可预见性。等同原则若被滥用则会架空权利要求的定界和公示作用，从而伤害社会公众利益。其次，等同原则的适用需考虑专利申请与专利侵权时技术的发展水平，防止对专利技术方案中某些技术特征以专利申请日后新出现的技术进行简单替换而规避侵权的情况。等同原则不应单纯用作扩大权利要求保护范围的工具。（摘自案例8 ：(2019)最高法知民终48号案）

等同原则系针对专利权人在撰写权利要求时不能预见到侵权者以后可能采取的所有侵权方式这一情况，对权利要求的文字所表达的保护范围作出适度扩展，将仅仅针对专利技术方案作出非实质性变动的情况认定为构成侵权，以保护专利权人的合法权益。（摘自案例3：（2021）最高法知民终2482号案）

2、释明“可预见性规则”的裁判标准或法理逻辑

专利权保护范围的确定，既要严格保护专利权人的利益，又要维护权利要求书的公示作用和社会公众对专利文件的信赖，平衡专利权人与社会公众之间的利益。如果专利权人在撰写专利申请文件时已明确地知晓相关技术方案，但并未将其纳入权利要求保护范围之内的，则在侵权诉讼中不得再适用等同理论将该技术方案纳入保护范围。确定专利权人在专利申请时是否明确知晓并保护特定技术方案，可结合说明书及附图内容予以认定，并应将说明书及附图作为整体看待，判断的标准是本领域普通技术人员阅读权利要求书与说明书及附图之后的理解。（摘自案例2：（2021）最高法知民终192号“典型案例”）

如果专利权利要求中的限定内容属于申请时本领域技术人员能够认识到的，不属于因专利申请时本领域的技术水平发展不足、认识障碍等制约导致专利申请人缺乏预见的情形，应视为权利人明确向社会公众公示其选择了较小的保护范围。在专利申请时不存在认知障碍，在后技术发展又未产生替代方案的情况下，权利要求的保护范围宜以其文字记载为准，权利要求的公示作用应当得到尊重。（摘自案例5：（2020）最高法知民终1429号案）

3、结合在案证据具体分析争议特征是否构成等同

该部分仅以案例5的裁判理由作为示例性说明。

就本案来讲，首先，涉案专利权利要求书记载的技术手段明确，保护范围清楚。用于检测LED板旋转角度的技术手段为霍尔传感器，被诉侵权产品实现相同功能的元件为红外对管，与霍尔传感器系种类、原理均不同的传感器。双方当事人均确认，就传感器而言，除霍尔传感器以外，还存在红外对管、激光、干簧管等多种传感器实现相同的功能，均为涉案专利申请时该领域技术人员普遍知晓的技术手段，专利权人将权利要求中的该技术特征限定为霍尔传感器，就是将其他传感器排除在其保护范围之外，在进行侵权判定时，不能将“霍尔传感器”扩张到红外对管等其他传感器予以保护，否则有损社会公众对专利保护范围确定性和可预见性的信赖，损害社会公众利益。（摘自案例5：（2020）最高法知民终1429号案）

三、实务中适用“可预见性规则”的一些思考和建议

（一）关于是否有必要完善司法解释的问题

近年来，随着最高院在一系列生效判决中高频适用“可预见性规则”限缩等同范围，理论界和实务界有不少学者和专家认为，自最高院在2003年发布的《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定（会议讨论稿2003.10.27-29）》中首次提及可预见性规则至今已逾20年，经过长时间、大规模地探索，最高司法机关已经形成了比较稳定且具有普遍指导意义的裁判规则，通过司法解释明确可预见性规则似乎已经时机成熟。

对此，笔者认为，任一司法裁判规则的形成都需要经历长时间的实践和总结，并经过相关司法机关的审慎评估后才有可能上升为裁判标准、而后才有可能进入立法层面。“可预见性规则”的适用也需要掌握好尺度，滥用该规则可能会导致“等同原则”形同虚设，背离了该项制度的设计初衷。因此，我国在立法层面何时、以及是否会明确规定“可预见性规则”，这是最高司法机关需要站在更高的位置综合判断各方面因素后审慎决定的事项，我们无法准确预判。但是，可以确定的是，我们在诉讼实务中可以参照最高院在前述一系列生效判决中所提出的裁判标准，回归到专利侵权判断的基本规则以及专利制度设计相关规则的立法本意，准确适用等同原则及相关限制性规则。

（二）关于诉讼实务中如何适用“可预见性规则”的问题

如前文所述，既然最高院已经通过一系列生效判决形成了比较稳定且具有普遍指导意义的“可预见性规则”裁判标准，那么，在专利侵权诉讼过程中，被告是否就可以随意适用“可预见性规则”进行不侵权抗辩了？原告又应如何有效地适用等同原则呢？对此，笔者基于近年来在代理重大、疑难复杂专利诉讼项目中所积累的经验，提出如下思考和建议，供大家参考和进一步探讨。

1、被告如何适用“可预见性规则”进行不侵权抗辩？

鉴于目前“可预见性规则”尚未被纳入专利司法解释，部分法院仍然会以“缺乏事实和法律依据”为由，忽略当事人提出的“可预见性规则”抗辩理由，机械地适用等同原则认定侵权。在此情况下，如果被告在诉讼中仅简单地援引最高院个别判例并据此主张适用“可预见性规则”进行不侵权抗辩，将导致裁判结果存在较大的不确定性，这是非常冒险的应诉策略。

对此，笔者建议，在应对原告等同侵权主张的过程中，被告应当至少从以下两方面进行不侵权抗辩：

一方面，应当从权利要求解释的角度，依据现有法律和司法解释中明确规定的原则或规则，准确界定涉案专利的保护范围，并直接阐述争议特征不构成等同特征的理由。首先，被告可以通过全面研究涉案专利文本、以及该专利在授权、确权过程中的审查历史档案，明确涉案专利文本对相关特征的特别说明、以及专利权人为取得专利权或维持专利权有效而对相关特征做出的意见陈述，利用“捐献原则”和“禁止反悔原则”来限制等同原则的适用。其次，被告还可以从等同原则的立法本意及其“四要素”维度来抗辩等同侵权不成立，例如，被告可以结合涉案专利文本、审查历史档案和/或公知常识证据主张，相关争议特征在“手段”“功能”和“效果”方面存在明显不同，和/或其不属于“本领域技术人员不经过创造性劳动能够联想到”的情形（即被诉侵权技术方案针对专利技术方案作出了实质性变动）。

另一方面，可以通过系统梳理最高院以及案件管辖法院的司法裁判标准，在提供类案检索报告和相关公知常识性证据的情况下，主张适用“可预见性规则”限缩等同范围。首先，鉴于“可预见性规则”尚未被“正名”，仅引用最高院个别判例作为参考案例，不利于合议庭充分理解并准确适用这项规则，如果被告能够相对全面、客观地系统梳理最高院以及案件管辖法院的司法裁判标准并提供一份详尽的类案检索报告供合议庭参考，将有助于提高合议庭的司法审判效率，同时也会明显提高合议庭适用“可预见性规则”的可能性。其次，司法实践中适用“可预见性规则”要同时考虑“涉案专利申请时”和“侵权行为发生时”两个时间点，对于如何认定争议特征是否为专利权人“明知”或“足以预见”这一问题，人民法院在判断时存在一定的自由裁量空间。为了尽可能地压缩这一自由裁量空间，被告应当积极检索涉案专利申请日前的公知常识性证据以及专利权人在先申请的相关专利等，用于辅助证明相关抗辩理由。

2、原告如何适用等同原则并应对“可预见性规则”抗辩？

根据本文对最高院适用“可预见性规则”裁判标准的研究结果，对于很多正在维权或打算维权的利权人而言，可能会“惊出一身冷汗”。虽然有部分诉讼代理人对此已有充分的预见并在诉讼策略中考虑了相关因素，但是在尚未立法的情况下，更多的诉讼代理人可能对这一司法裁判新动向并未察觉或虽有察觉但对其理解深度有限，进而导致一些权利人对当下的司法裁判标准无法准确地判断，更不知道应当如何有效地适用等同原则并应对被告提出的“可预见性规则”抗辩。

对此，笔者建议，在应对被告可能提出的“可预见性规则”抗辩时，原告（权利人）应当在诉前和诉中注意如下问题：

首先，权利人在诉前筛选专利的过程中，应当选择更适合当前司法裁判标准的“抗击打型专利”，以“涉案专利申请时”为时间节点，预先判断相关特征是否为涉案专利申请时“明知”或“足以预见”的。如果原告针对同一技术方案布局了多项专利且经过侵权对比分析后认为存在两件以上专利均可用于主张目标产品构成侵权，此时，原告应当优先选择主张等同侵权时不存在“可预见性规则”适用空间的专利作为诉讼基础。这一过程，需要权利人以“涉案专利申请时”为时间节点，主动就“等同特征”进行现有技术检索，并结合本领域公知常识和生产实践经验来预判相关特征是否为涉案专利申请时“明知”或“足以预见”的。

其次，权利人在诉前或诉讼中，应以“涉案专利申请时”至“侵权行为发生时”作为目标时间段，搜集相关证据用于证明“被诉侵权技术方案/特征虽然在涉案专利申请时已存在，但是在申请日后才被广泛应用于生产实践中，且二者直接替换在本领域属于惯常操作”，并可以结合证据进一步主张“如果仅因为一个‘惯用替换’特征认定不构成侵权，将不利于遏制侵权人滥用‘可预见性规则’，违背了等同原则制度的设计初衷”。

此外，对于目前正在进行中的诉讼，如果原告在诉前没有考虑过被告可能提出“可预见性规则”抗辩，诉中又没能检索到合适的证据进行反驳，可以考虑撤回诉讼后重新起诉，以便争取时间进一步完善诉讼策略和筛选更合适的专利作为维权基础。

四、结 语

当前，我国已经进入知识产权保护的新阶段，这一阶段的政策导向是科技强国、知识产权强保护并服务于“新质生产力”发展。司法机关将更重视如何平衡权利人和社会公众双方的合法权益，坚持专利制度初衷，让权利人以公开换保护，让社会公众在了解专利公开方案及权利边界的情况下更好地进行科技创新并推动技术进步。在此情况下，专利等同侵权判断中适用“可预见性规则”将成为一种新常态，这将促进我国专利申请和授权质量的进一步提高，同时也对广大的专利代理师和专利诉讼律师的执业水平提出了更高的要求。

特别感谢：本项法律研究的案例检索和裁判观点梳理工作，由北京市联德律师事务所的杨小嫱律师和徐文波律师协助笔者完成。

参考文献

[1]（2015）民申字第740号民事裁定书。

[2] 马云鹏：《等同侵权判定中可预见性规则的理解与适用》，载《中国应用法学》2023年第5期。

[3] 北京市高级人民法院知识产权审判庭：《北京市高级人民法院<专利侵权判定指南（2017）>理解与适用>》，知识产权出版社，2020年6月第1版，第248-258页。

[4]（2021）最高法知民终192号民事判决书。

[5]（2021）最高法知民终2482号民事判决书。

[6]（2020）最高法知民终1429号民事判决书。

[7]（2021）最高法知民终1441号民事判决书。

（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）

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