石必胜专栏 | 意料不到技术效果是具备创造性的充分条件吗

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作者 | 石必胜 法学博士，法学博士后，北京市高级人民法院知识产权庭法官

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在几种特殊情形中，即使发明取得了意料不到的技术效果，也不能认定其具备创造性。除此之外，能够取得意料不到的技术效果能够成为该技术方案具备创造性的充分条件。从这个角度来看，铁素体系不锈钢案二审判决书关于意料不到技术效果对创造性判断的作用的看法是合理的。

针对李越老师等人所著的《预料不到的技术效果与专利创造性评判（上）——从铁素体系不锈钢案不同审级呈现的不同评判方式说起》①引发的问题，笔者在前文（《意料不到技术效果在创造性判断中是“辅助”因素吗》）论述了意料不到技术效果在专利创造性判断中并不是“辅助”因素，而是按照“三步法”判断是否存在技术启示时必须要考虑的因素。本文将继续分析，能够取得意料不到技术效果是否必然证明技术方案具备创造性。为了讨论这个问题，本文拟从以下几个方面来论述：为什么在认定技术启示时要考虑意料不到技术效果，如何认定是否取得意料不到的技术效果，之所以要讨论上述两个问题，是因为这两个问题的答案有助于我们正确回答本文的核心问题，即能够取得意料不到技术效果是否为该技术方案非显而易见的充分条件。

一、为什么在认定技术启示时要考虑意料不到技术效果

之所以在认定是否存在技术启示的过程中要考虑是否取得意料不到的技术效果，是因为专利创造性判断应当遵守综合原则或立体原则。②专利创造性判断的综合原则，是指在判断发明和实用新型是否具备创造性时，不仅要考虑技术解决方案本身，而且要考虑要解决的技术问题和所产生的技术效果，将其作为一个整体来看待。按照专利创造性判断综合原则，发明创造的技术问题、技术手段或者技术效果中只要有一项非显而易见，技术方案整体上都有可能是非显而易见的。按照综合原则，当某个技术手段取得的技术效果是意料不到的情况下，使用该技术手段来取得意料不到技术效果这个事情在结合起来对于本领域技术人员就是非显而易见的，因此可以证明诉争的发明或实用新型在整体上具备创造性。在专利创造性判断过程中考虑意料不到的技术效果，是专利创造性判断综合原则的必然要求。

用途发明的创造性判断很明显地体现了前面所述的综合原则。已知产品的新用途发明，是指将已知产品用于新的目的的发明。在进行已知产品新用途发明的创造性判断时通常需要考虑：新用途与现有用途技术领域的远近、新用途所带来的技术效果等。如果新的用途仅仅是使用了已知材料的已知的性质，则该用途发明不具备创造性，但如果新的用途是利用了已知产品新发现的性质，并且产生了预料不到的技术效果，则按照综合原则来看，这种用途发明在整体上相对于本领域技术人员是非显而易见的，具备创造性。例如，将作为木材杀菌剂的五氯酚制剂用作除草剂而取得了预料不到的技术效果，该常见制剂用于意料不到的具体用途，能够使得该发明在整体上是非显而易见的，因此该发明具备创造性。在专利创造性判断过程中考虑意料不到的技术效果是很多国家的普遍做法，例如日本和欧洲专利局都在专利审查指南或者案例法中规定，预料不到的技术效果可以作为判断创造性的考量因素。

二、如何认定是否取得意料不到的技术效果

如何在各种千变万化的具体案例中认定是否取得意料不到的技术效果呢？我国《专利审查指南2010》的相关规定值得借鉴。《专利审查指南》规定，发明取得了预料不到的技术效果，是指发明同现有技术相比，其技术效果产生“质”的变化，具有新的性能；或者产生“量”的变化，超出人们预期的想象。这种“质”的或者“量”的变化，对所属技术领域的技术人员来说，事先无法预测或者推理出来。在上述原则规定基础上，笔者在审理“铜合金阻隔防爆材料”发明专利权无效行政纠纷案③中，还强调：如果某个技术手段在本专利中的技术效果不同于其在现有技术中的技术效果，应当在说明书中特别地记载，必要时需要实验数据予以佐证。否则，应当推定该技术手段在本专利中产生的技术效果与现有技术中的相同或者是本领域技术人员“意料得到的”。如果本专利说明书中记载的该技术手段的技术效果在质和量上不同于其在现有技术中的技术效果，则在本专利中采用该技术手段有可能需要本领域技术人员付出创造性劳动。

在该案中，对比文件并没有对各个元素参数在铜合金中的技术效果进行定量描述，只是进行了定性描述，但本专利说明书对这些元素参数组合的技术效果进行了定量描述。因此，二审法院认为，不能认定这些元素参数组合在现有技术中的技术效果与本专利中的相同或“意料得到”。笔者认为：某个技术手段的技术效果与现有技术中的是否相同或类似，是否本领域技术人员“意料得到的”，应分为定性描述和定量描述两种情况进行分析。如果现有技术对该技术手段的技术效果是定性描述，没有定量描述，从现有技术的定性描述中不能推导或预测本专利说明书中记载的定量描述，则这种“量”的变化属于无法预测或推理的，不能认定本专利中的技术效果是“意料得到的”。

三、意料不到的技术效果是否为充分条件

前面的分析表明，既然认定是否存在技术启示时要考虑意料不到技术效果，如果取得了意料不到技术效果就意味着特定技术手段用来取得该技术效果本身就不是本领域技术人员容易想到的，则应当认定该技术方案是非显而易见的，具备创造性。前面的分析还表明，如果本专利说明书中记载的该技术手段的技术效果在质和量上不同于其在现有技术中的技术效果，而且这个不同是本领域技术人员意料不到的，则在本专利中采用该技术手段有可能需要本领域技术人员付出创造性劳动。

前面的分析似乎都表明，只要取得了意料不到的技术效果，就可以认定取得该意料不到技术效果该技术方案相对于本领域技术人员非显而易见，具备创造性。但是不是只要取得了意料不到的技术效果，就当然能够认定发明或实用新型具备了创造性呢？我国《专利审查指南》的答案是肯定的。我国《专利审查指南》规定，当发明产生了预料不到的技术效果时，一方面说明发明具有显著的进步，同时也反映出发明的技术方案是非显而易见的，具有突出的实质性特点，该发明具备创造性。但是，笔者认为，上述规定并不严谨，值得商榷。

欧洲专利局上诉委员会在T 21/81 案中认为，如果相对于现有技术，发明取得的技术进步是本领域技术人员能够依照技术启示进行改进而自然得出，无论是否获得意外的技术效果，该发明都不具备创造性。欧洲专利局上诉委员会在T 506/92案中还指出，本领域技术人员在现有技术上基础上没有付出任何努力而不可避免地取得的预料不到的技术效果并不能支持具备创造性的认定。在T 154/87案中欧洲专利局上诉委员会认为，预料不到的技术效果并不是创造性的前提条件，必要的条件是确认相关的技术方案不能被本领域技术人员从现有技术中以显而易见的手段获得。日本《专利审查指南》也规定，如果发明申请相对于引证发明具有有益的技术效果，创造性判断应当予以考虑。但是无论有无有益的技术效果，如果本领域技术人员容易做出发明申请，都应当认定其不具备创造性。

欧洲和日本的相关规则是合理的，应当借鉴。笔者认为，取得预料不到的技术效果并不是具备创造性的充分条件，具备创造性的充分条件条件是技术方案在整体上非显而易见。在下列情形中，即使发明取得了意料不到的技术效果，也不能认定其具备创造性：第一，如果技术进步能够依照技术启示进行改进而自然得出，无论是否取得意料不到的技术效果，都不具备创造性。第二，如果缺乏选择而构成一个“单行道”的情形，本领域技术人员在现有技术上基础上没有付出任何努力不可避免地取得了意料不到的技术效果，也不具备创造性。④

四、小结

本文的分析表明，一般情况下，如果诉争技术方案取得了意料不到技术效果，则能够证明该技术方案相对于现有技术对本领域技术人员而言是非显而易见的，具备创造性。因此，除了几种特殊情形，可以依据诉争技术方案取得了意料不到技术效果来直接认定诉争技术方案具备创造性，意料不到技术效果是认定该技术方案具备创造性的充分条件。

铁素体系不锈钢案二审判决书⑤[5]认为，涉及到化学混合物或组合物的创造性判断中，当本领域技术人员难以预测技术方案中组分及其含量的变化所带来的效果时，不能机械地适用“三步法”，应当根据技术方案是否取得预料不到的技术效果作为判断是否具备创造性的方法。该二审判决书的上述表述可以理解为，由于化合物发明的技术效果往往难以“意料得到”，因此可以依据是否能够取得的意料不到技术效果来认定诉争技术方案是否具备创造性。基于前文所述，并考虑到化学领域的发明的特点，在绝大多数情况下，意料不到技术效果确实可以成为具备创造性的充分条件，从这个角度来说，该二审判决书的观点是合理的。

① 李越、杜国顺、王轶：“预料不到的技术效果与专利创造性评判（上）——从铁素体系不锈钢案不同审级呈现的不同评判方式说起”，《中国知识产权》总第101期。

② 石必胜：《专利创造性判断研究》，知识产权出版社2012年版，第179页。

③ 北京市高级人民法院(2013)高行终字第820号行政判决书。

④ 石必胜：“专利创造性判断中意料不到的技术效果的认定”，《中国知识产权》2014年第3期。

⑤ 北京市高级人民法院（2013）高行终字第1754号行政判决书。