涉外定牌加工是否构成商标侵权在司法实践中的变化

作者 | 贺育武  广东嘉贤律师事务所

编辑 | 布鲁斯

涉外定牌加工是一种涉外贸易加工类型，也称为“涉外定牌生产”“涉外贴牌加工”“涉外贴牌生产”等，一般是指国内加工方接受境外委托方的委托，按照境外委托方要求加工产品并贴附商标，将产品全部交付境外委托方并由其在境外销售，境外委托方向境内加工方支付加工费的一种贸易方式，其性质实为加工承揽合同关系。

由于经济全球化，境内有大量加工企业承接了国外企业的委托，从事商品加工、制造、贴牌并出口的环节，是我国对外贸易的重要方式。而随着我国经济发展方式的转变，对于在涉外定牌加工中产生的商标侵权问题的认识也在不断变化和深化，既不能把这种贸易方式简单地固化为侵犯商标权的除外情形（本田案前），也不能认为此种贸易方式下的商标使用均构成侵权（本田案后）。因此，笔者梳理了最高人民法院案例及近年来经济比较发达的浙江、上海、广东等地司法判决，结合自身代理案件经历，对涉外定牌加工问题是否构成商标侵权在司法实践中的变化，仅作抛砖引玉之浅述。

一、PRETUL案〔（2014）民提字第38号〕观点：

不属于商标法意义上的使用，不侵权。

在2015年的PRETUL案〔（2014）民提字第38号〕中，最高人民法院首次在涉外定牌加工商标侵权纠纷中表态，认为是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础。在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具实际意义。亚环公司受储伯公司委托生产挂锁，贴附“PRETUL”相关标识并全部出口至墨西哥，该批挂锁并不在中国市场上销售，也就是该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品，与莱斯公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可能性。亚环公司依据储伯公司授权使用 “PRETUL”标志的行为，在中国境内仅属物理贴附行为，为储伯公司在其享有商标专用权的墨西哥国使用其商标提供了必要的技术性条件，在中国境内并不具有识别商品来源的功能，其在产品上贴附标志的行为不能被认定为商标意义上的使用行为。

二、“东风”柴油机案〔（2016）最高法民再339号〕观点：

不侵权+合理注意义务。

在2017年的“东风”柴油机案〔（2016）最高法民再339号〕中，最高人民法院认为：商标的本质属性是其识别性或指示性，基本功能是用于区分商品或者服务的来源。一般来讲，不用于识别或区分来源的商标使用行为，不会对商品或服务的来源产生误导或引发混淆，以致影响商标发挥指示商品或服务来源的功能，不构成商标法意义上的侵权行为。根据原审法院查明的事实，常佳公司与印尼PTADI公司签订委托书接受该公司委托，依据印尼PTADI公司合法拥有的商标权生产柴油机及柴油机组件，并将产品完全出口至印度尼西亚销售。在常佳公司加工生产或出口过程中，相关标识指向的均是作为委托人的印尼PTADI公司，并未影响上柴公司涉案注册商标在国内市场上的正常识别区分功能，不会导致相关公众的混淆误认。考虑到定牌加工是一种常见的、合法的国际贸易形式，除非有相反证据显示常佳公司接受委托未尽合理注意义务，其受托加工行为对上柴公司的商标权造成了实质性的损害，一般情况下不应认定其上述行为侵害了上柴公司的商标权。

三、本田案〔（2019）最高法民再138号〕观点：

首次认定构成商标权使用，构成商标侵权，被视为里程碑式案件。

而在2019年的本田案〔（2019）最高法民再138号〕中，最高院认为，被申请人在其生产、销售的被诉侵权的摩托车上使用“HONDAKIT”文字及图形,并且突出增大“HONDA”的文字部分,缩小“KIT”的文字部分,同时将H字母和类似羽翼形状部分标以红色,与本田株式会社请求保护的三个商标构成在相同或者类似商品上的近似商标。被诉侵权行为构成商标的使用,亦具有造成相关公众混淆和误认的可能性，容易让相关公众混淆，最终认定被申请人的贴牌加工行为构成商标侵权。本田案件中，最高院首次肯定了贴牌加工中商标的使用属于“商标性使用”。最高院认定：商标使用行为通常包括许多环节，如物理贴附，市场流通等等，是否构成商标法意义上的“商标的使用”应当依据商标法作出整体一致解释，不应割裂一个行为而只看某个环节。在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定属于商标法意义上的“商标的使用”。

四、“CATA”案〔（2021）粤07民终7190号〕观点：

同本田案一致，构成商标侵权。

自最高法2019年本田案之后，对涉外定牌加工行为是否构成商标性使用以及是否构成商标侵权，在一段时间内，基本被全国各地法院所采纳。如2021年，“CATA”系列案〔（2021）粤07民终7190号〕等中，裁判认为：2019年最高人民法院十大案例之一“本田案”说明了涉案贴牌加工的行为不能单纯地固化为商标侵权的除外情形，应适用商标法的一般商标侵权判定标准进行认定。该案例认为贴牌加工的行为属于商标法的使用，进而认为贴牌加工的报关出口的行为具有导致公众混淆的可能性。针对本案金莱特公司的贴牌加工以及出口的行为同样属于商标法的使用的情形，决定该出口的行为具有公众混淆的可能性，构成了商标侵权。

五、“STAHLWERK”案〔再审（2021）浙民申4890号〕观点：

不侵权，合法授权+定牌生产+全部出口。

2022年浙江省高院的“STAHLWERK”案〔再审（2021）浙民申4890号〕中，则认为：涉及涉外定牌加工的商标侵权纠纷案件，应当充分考量国内和国际经济发展大局，对特定时期、特定市场、特定交易形式的商标侵权纠纷进行具体分析，准确适用法律，妥善平衡商标权人与定牌加工方的利益，促进外贸产业的规范健康发展。涉外定牌加工贸易方式是我国对外贸易的重要方式，随着我国经济发展方式的转变，对于在涉外定牌加工中产生的商标侵权问题的认识也在不断变化和深化，既不能把这种贸易方式简单地固化为侵犯商标权的除外情形，也不能认为此种贸易方式下的商标使用均构成侵权。

本案中，劳士顿公司的被诉行为系合法授权范围内的涉外定牌加工行为。德国stahlwerk公司个人责任股东及企业管理负责人巴拉班于2009年4月在德国申请注册了“STAHLWERK”商标，核定使用商品类别为电焊机等。巴拉班以德国stahlwerk公司所有人及“STAHLWERK”商标注册人的身份出具授权书，确认德国stahlwerk公司曾于2017年10月25日授权劳士顿公司在电焊机产品及产品外箱上使用“STAHLWERK”商标。被诉侵权商品系由劳士顿公司接受德国stahlwerk公司委托定牌生产，劳士顿公司在定牌生产过程中规范使用德国stahlwerk公司授权使用的“STAHLWERK”商标，且被诉侵权商品最终均向德国出口并在德国境内销售。并最终认定了不构成侵权，驳回原告再审申请。

六、“FILA”案〔(2023)粤民再498号〕观点：

本案经再审改判，再审法院认为：涉外贴牌行为构成商标法意义上的使用，再次秉承了“本田案”的观点，并认为侵犯商标权本质上就是对商标识别功能的破坏，并不要求相关公众一定要实际接触到被控侵权商品，只要有可能接触并产生混淆即可，故改判认为构成商标侵权。

2023年，在“FILA”案〔（2023）粤20民终1257号〕中，一审法院认为：商标权作为知识产权，具有地域性，对于没有在中国大陆境内注册的商标，即使其在境外获得注册，在中国大陆境内也不享有注册商标专用权，与之相应的是，中国大陆境内的民事主体获得的所谓“商标使用授权”,也不属于我国商标法保护的商标合法权利，不能作为不侵犯商标权的抗辩事由。可以看出，一审法院基本秉承了最高法2019年本田案之相关认定观点。

但本案二审在遵守最高法指导案例的前提下，结合案件实际情况，仍予以改判，二审法院改判认为：不用于识别或区分来源的使用行为，不会对商品的来源产生误导或引发混淆，不构成商标法意义上的侵权行为。本案中家辉公司所使用的被诉侵权标签、纸质吊牌均系中国台湾地区委托加工方艾伯特公司提供，所加工产品全部销往中国台湾地区，不在中国大陆境内销售。能够接触家辉公司生产的被诉侵权产品的主要环节包括：在涉外贴牌加工中的商标贴附环节、被诉侵权产品的运输环节等。

第一，涉外贴牌加工中委托方与受托加工方之间的法律关系属于涉外加工承揽关系，在贴附委托方指定商标的加工产品全部用于出口时，该产品及其贴附的商标并未面向中国大陆境内市场上的相关公众，中国大陆境内相关公众不具有在商品来源意义上接触这些商标和产品的可能性，因而此类商标在贴附意义上的使用属于加工关系内部使用，系履行委托加工合同的内部使用及合同相对方之间的履约行为。直接进入委托方指定国家的市场时，才属于公开的市场使用，此前的商标仅处于非面向市场的内部流动状态。因此，相关工作人员在中国大陆境内贴附被诉侵权标识的行为，充其量是一种委托方与受托加工方之间的内部使用，不构成商标性使用。

第二，商标使用中“用于识别商品来源”的相关公众，应当是能够参与贴牌加工产品的市场交易，而且在交易中将商标用于识别商品来源的相关人员。运输过程中的接触人员不属于市场交易的参与者，其接触的目的是为了完成运输，而不是依据商标识别商品，该商标对运输过程中的接触者而言不具有商品来源的识别价值，接触者不属于识别商品来源的相关公众，其接触贴牌加工产品与商标使用的构成无关，不能据此认定存在市场混淆的可能性，不构成商标性使用。

第三，对于贴牌加工产品回流至国内的问题。贴牌加工产品出口后，涉外贴牌加工行为即告完结，此后发生的情形超出了涉外贴牌加工的范围。贴牌加工产品出境后又回流入中国大陆境内市场的情形构成新的单独的事实，应当另行按照商标侵权判断标准认定其是否构成商标侵权。商品回流导致的商标侵权必须以发生回流事实为前提，不能依据回流可能性，故在没有证据证明涉案贴牌产品出口至中国台湾地区，后又回流中国大陆市场的情况下，不能以被诉侵权产品回流中国大陆市场的可能性来认定会对相关公众造成混淆。

再审改判认为被告行为构成商标性使用，并构成商标侵权。判断是否构成商标法意义上的商标性使用，应主要审查使用者的目的是否为识别商品或服务的来源。能否产生让相关公众识别商品或服务来源的实际效果，亦属考量因素。并秉承了“本田案”中的观点，商标使用行为是一种客观行为，通常包括诸多环节，如生产环节的物理贴附、流通环节的市场销售等，在生产制造或加工的产品上将商标标识予以物理贴附，只要该标识具备区别商品来源的可能性，能够发挥区别商品来源的作用，就应当认定该使用属于商标法所规定的“商标的使用”。本案中，家辉公司作为代工者，将被控侵权标识贴附在其加工的服装上，明显具有识别商品来源的目的，该标识亦能发挥识别商品来源的实际效果，符合商标法关于“商标的使用”的法定构成要件，应认定为商标使用行为。进一步认为这种使用发生在境内，即使商品没有流通，只要存在使得相关公众对商品来源产生混淆、误认，只要有可能接触并产生混淆即可，从而认定构成商标侵权。

七、“STAHLWERK案”〔（2023）沪 73 民终 475 号〕观点：

不侵权。涉外定牌加工的商品虽然具有回流国内的可能性，但是“商品回流”问题是否影响侵权认定，应当具体案件具体分析，并不必然导致商标侵权。

2024年，上海高院在“STAHLWERK案”〔（2023）沪 73 民终 475 号〕中，也秉承了浙江省高院2022年的“STAHLWERK”案再审（2021）浙民申4890中的观点，其认为：人民法院审理涉及涉外定牌加工的商标侵权纠纷案件，应当充分考量国内和国际经济发展大局，对特定时期、特定市场、特定交易形式的商标侵权纠纷进行具体分析，准确适用法律，妥善平衡商标权人与定牌加工方的利益，促进外贸产业的规范健康发展。涉外定牌加工贸易方式是我国对外贸易的重要方式，随着我国经济发展方式的转变，对于在涉外定牌加工中产生的商标侵权问题的认识也在不断变化和深化，既不能把这种贸易方式简单地固化为侵犯商标权的除外情形，也不能认为此种贸易方式下的商标使用均构成侵权。并进一步明确了相关考量要素：

1.被诉行为是否构成商标性使用行为只是侵权判断的要件之一。如果有证据证明被诉行为不满足其他的商标侵权构成要件，则即可认定该行为不构成商标侵权，无需再行判断其是否构成商标性使用行为。对注册商标专用权造成损害是商标侵权行为的构成要件。2.涉外定牌加工行为与一般的委托加工行为的重要区别在于，受托人所制造的商品均销往境外。该行为对注册商标专用权是否造成损害，需要基于商标法的地域性原则进行判断。就涉外定牌加工行为而言，由于加工商品全部销往境外，相应商品上所贴附的商标不会导致国内相关公众产生混淆，亦不会破坏我国商标法所保护的商标识别功能。涉外定牌加工的商品全部销往境外，并不会使得尚未实际使用的注册商标在未来使用时不能有效发挥识别功能，涉外定牌加工行为原则上不会对国内注册商标专用权产生损害。3.随着全球贸易的不断发展，理论上所有出口的商品均有回流国内的可能性。在涉外定牌加工商标侵权案件中，“商品回流”问题是否影响侵权认定，应当在有效保护国内商标权人合法权益与促进国际贸易发展之间进行利益平衡，针对不同类型的商品回流进行个案认定。实践中，出口商品回流国内主要有三种情形：第一种情形是商品全部回流国内或主要回流国内。此种情形实质上是“出口转内销”，由于商品最终主要是在国内进行销售，则该行为实质上与一般的国内定牌加工涉商标侵权行为在本质上并无区别，无需在侵权案件中对商标地域性原则进行特别考量。第二种情形是出口商品会以正常商业方式回流国内。此种情形是否构成商标侵权，应当结合具体个案判断该行为是否会对国内注册商标专用权造成实质损害。第三种情形是出口商品在正常情况下不会回流国内。实践中，出口商品在正常情况下不会回流国内原因多样，例如该商品不符合国内法律相关规定、商品在国内没有使用的场景等。就本案而言，涉案商品为一台样机，且无证据显示神驰公司在国内销售过该商品，而样机本身再次回流的可能性是微乎其微的，其不会对上诉人注册商标专用权造成损害，故该行为不构成商标侵权。反之，如果认定被诉行为构成商标侵权，则会导致当事人间的利益失衡，并阻碍正常的加工产业的发展。

八、“REDMOND”案〔（2024）粤07民终2605号〕观点：

不侵权。涉外定牌+全部出口+合法授权，合理注意义务。

笔者代理的“REDMOND”案〔（2024）粤07民终2605号〕中，一审法院审理后认为不构成侵权，二审予以维持。法院认为：被诉侵权产品为加工贴牌生产的产品，被告系接受境外委托人委托而生产相关产品，产品上使用的标识与委托人ILOT有限责任公司所在国第1141211号“REDM0ND”商标相同，也取得了该商标权人授权ILOT有限责任公司在欧盟境内使用第1141211号“REDMOND”商标。商标权人泰诺公司出具的《授权函》所载，被告将“REDMOND”商标用在了运送给ILOT公司的面包机产品上，案涉产品生产出来后全部出口至委托方拥有合法商标权的国家，被告接受委托从事定牌加工业务，对于相关商标权利状况已经适当履行了审慎的注意义务，且被告所生产销售的产品仅作为出口产品，并未有证据证明上述产品在中国境内有销售。即被告在出口面包机上使用“REDMOND”标识是合理、善意的，被告的行为并未构成侵犯原告商标权。

九、总结

司法实践中对于定牌加工是否构成商标法意义上的使用并构成商标侵权在不同时期有着不同的转变。从2019年本田案之前的涉外定牌加工不认为属于商标法意义上的使用，到2019年本田案指导案例之后的一面倒统一适用构成侵权的情况，再到2022年浙江高院案例，2024年广东高院，2024年上海高院，2024年广东江门中院对涉外定牌加工是否构成商标侵权的认定上，各地方法院在适用最高人民法院2019年本田案的指导下，分别结合具体情况均予以细化说理，对是否构成商标性使用，以及是否会经过全球贸易并经商品回流至我国，导致商标识别功能的混淆，做出了更为生动地补充。

诚如前文所言，涉外定牌加工贸易方式是我国对外贸易的重要方式，随着我国经济发展方式的转变，对于在涉外定牌加工中产生的商标侵权问题的认识也在不断变化和深化，既不能把这种贸易方式简单地固化为侵犯商标权的除外情形，也不能认为此种贸易方式下的商标使用均构成侵权。笔者认为，这也妥善平衡了商标权人与定牌加工方的利益，有利于促进我国外贸产业的规范、健康发展。

同时，对拟接受委托方需求进行定牌加工的国内企业来说，建议从以下三方面做好风险防范：

1.在接受涉外定牌加工之前，先进行国内商标注册情况查询，看是否有在先相同或近似商标，提前告知委托方，降低风险。

2.在确定接受涉外定牌加工之后，需要委托方提供授权路径清晰、完整的授权书。

3.在工厂定牌加工生产的授权品牌需与被授权的国外注册商标保持完全一致，并仅向权利人享有商标权的目的地出口。

（本文为作者授权首发，仅代表作者观点，不代表知产力立场）

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