专利权属纠纷中发明人署名及序位对认定职务发明创造的影响

作者 | 时子涵 商双玲  上海知渡律师事务所

编辑 | 布鲁斯

专利申请文书上记载的署名发明人具有初步的对外公示效力，也是原告据以发起专利权属纠纷的动因。但是，《专利审查指南2023》明确规定，审查员对请求书中填写的发明人是否符合专利法的规定不作审查。可见，署名的发明人未经专利局实质审查，仅是表面证据。那么发明人署名及序位情况对认定职务发明创造有何影响？本文试以离职人员为例探讨之。

一、法律规定

《专利法》（2020年修正）第六条规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。根据《专利法实施细则》（2023修订）第十三条规定，退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造，属于《专利法》（2020年修正）第六条所称的职务发明创造。

根据前述规定，在认定是否属于职务发明创造时，要判断诉争专利与离职员工在原单位承担的本职工作或者原单位分配任务的“有关性”，但司法实践中，需首先判断署名离职员工与诉争专利的“有关性”，即认定离职员工是否为实际发明人。

以上述两个“有关性”作为研判主线，去芜存真，有助于拂去覆盖在真相上的浮尘（发明人署名及序位情况），正确认定职务发明创造。

二、实际发明人的认定

判断发明人署名及序位情况对认定职务发明有何影响，落脚点在于对“实际发明人”的认定。《专利法实施细则》（2023修订）第十四条规定，专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人。

根据上述规定，对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人是实际发明人，而提供辅助工作的人（即便署名）不是发明人。

在（2022）最高法知民终717号案中，最高人民法院认为，在认定专利的实际发明人时，可立足于诉争专利的技术领域、具体技术方案，重点考察各登记的发明人的实际教育背景和工作经历与诉争专利技术的关联性，诉争专利的技术沿革对于判断实际发明人以及权利归属均具有重要意义。

署名发明人虽具有推定的证据效力，但署名发明人未经实质审查，属于名义发明人，实际发明人的认定仍然围绕“对发明创造的实质性特点作出创造性贡献”展开。认定因素上，着重考虑任职情况、工作内容或任务、专业背景、工作经历、在先申请专利等因素与诉争专利的关联性；认定手段上，在（2018）沪民终515号案中，上海市高级人民法院认为，可以考虑对各发明人进行“交叉询问”，通过不同发明人对同一问题的态度和答案，查明发明人是否实际参与系争专利的研发工作。

三、署名的唯一发明人

专利权属纠纷中，若离职员工是涉争专利的唯一署名发明人，此时可以直接推定为实际发明人。如在（2017）沪民终324号案中，上海市高级人民法院认为，最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释（2022修正）第一百一十四条规定，国家机关或者其他依法具有社会管理职能的组织，在其职权范围内制作的文书所记载的事项推定为真实，但有相反证据足以推翻的除外。即在没有相反证据足以推翻申请文书所记载的发明人事项时，推定专利申请文书上记载的发明人为涉案专利申请的实际发明人。

又如（2018）苏民终1488号案中，江苏省高级人民法院认为，专利发明人身份的确定是判定专利权属的关键。专利申请人应比任何人都关注发明人的记载情况，而专利申请文件中发明人的身份完全取决于专利申请人的自我陈述。安铂公司在申请专利时明确将原蓝吉公司技术人员胡某某作为诉争专利的唯一发明人，专利证书上亦予以记载，且蓝吉公司对此表示认可。如无相反证据足以推翻的，可以认定胡某某为实际发明人。

因此，在仅有署名的唯一发明人的情况下，可推定专利申请文书上记载的发明人为涉案专利申请的实际发明人，除非有相反证据足以推翻。

四、合署发明人

专利权属纠纷中，若署名的发明人既包括原单位离职员工，还包括现任职单位员工，那么实际发明人的认定对于诉争专利的权属认定至关重要。

（一）若离职员工是实际发明人，则诉争专利归属于原单位

1. 在（2020）鄂01知民初201号案中（湖北法院2021年知识产权司法保护十大典型案例之一），诉争专利记载发明人为周某、张某、安某、钟某、吴某，原告认为周某（离职员工）作为第一发明人的涉案发明专利申请，实质是周某在原告工作时的职务发明创造，涉案发明专利申请权应归属于原告。被告及众第三人则辩称涉案发明专利申请系在被告之前的技术上，由众第三人进一步研发形成的，不属于周某职务发明创造，并例举了大量之前研发的技术、学术论文等证据，欲证明对涉案发明专利申请所做的实质性贡献。

武汉市中级人民法院将涉案发明专利申请记载的技术特征与被告及第三人提交的证据中反映的技术特征进行比对，认为被告及第三人提交的证据中并未体现涉案专利申请的实质性特点，无法证明被告及众第三人对涉案发明专利申请做出了实质性贡献。法院认为涉案专利申请属于周某履行原告分配的工作任务且利用原告技术资料完成的职务发明创造，支持了原告的诉讼请求，判令涉案发明专利申请权属于原告。

2. 在（2016）苏民终779号案中，凯迪公司主张涉案专利记载符某某为第一发明人，涉案专利应当属于职务发明，归属于凯迪公司。而晨迪公司上诉称，该专利是胡某某、符某某主要利用晨迪公司的物质技术条件作出的，应当归属于晨迪公司。

江苏省高级人民法院认为，第一，符某某具有与图纸相关的技术研发能力，并实际参与了凯迪公司升降电机等技术的研发与设计工作；第二，涉案专利与符某某在凯迪公司所从事的技术研发工作有关；第三，晨迪公司并未提供充分有效的证据证实胡某某具有与涉案专利相关的技术背景、拥有技术开发的经验以及晨迪公司下达了与涉案专利相关的工作任务等。最终认定符某某对涉案专利作出了实质性贡献，且属于专利法规定的职务发明，涉案专利应当属于凯迪公司。

（二）若现职单位员工是实际发明人，则诉争专利归属于现单位

在（2021）最高法民申2861号案中，涉案专利记载发明人为梅某某、张某，其他发明人请求不公开姓名。梅某某、张某是敏芯公司员工。就涉案专利未公开的发明人身份，敏芯公司确认该发明人确为唐某某。歌尔公司主张从其公司离职的唐某某是实际发明人，涉案专利应归属于歌尔公司。

最高人民法院认为，虽然唐某某过去所在的团队主要从事硅麦克风的研发，但唐某某的工作职责主要是测试、验证等，不足以证明唐某某从事硅麦克风的设计研发；而敏芯公司提交了涉案专利的研发过程，可以佐证涉案专利系由敏芯公司员工自主完成。

（三）若离职员工、现职单位员工都是实际发明人，则诉争专利共同共有

1. 在（2022）最高法知民终717号案中，涉案专利发明人是罗某、杨某、段某。罗某、段某为青岛某膜公司的前员工，杨某为深圳某科技公司的员工。最高人民法院认为，以杨某为发明人的在先申请专利反映了杨某及其经营的深圳某科技公司长期以来致力于净水机研发的客观情况，诉争专利虽然并非杨某在此前发明创造基础上直接进行的技术改进，但与此前的发明创造均围绕着解决相同问题的目标，具有技术上较为密切的关联，应当认定杨某系诉争专利的实际发明人。最高人民法院同时认定，在诉争专利已经将段某、罗某某均列为发明人，其二人具有相关研发能力且已经与杨某共同成立深圳某膜公司的情况下，难以排除段某、罗某某在诉争专利研发过程中，对于技术方案的形成作出实质性贡献的可能，故应当认定段某、罗某某亦系诉争专利的实际发明人。最后认定诉争专利由深圳某科技公司与青岛某膜公司共同共有。

2. 在（2017）沪民终324号案中，上海市高级人民法院认为，在案证据可以认定涉案专利技术属于被告王某某的职务发明，但同时亦不能否定被告虞某某在其中的技术贡献，故涉案专利申请技术方案应认定为王某某与虞某某的共同成果，归属原告与被告纽脉公司共有，申请专利的权利亦应属于双方共有。

3. 在（2022）最高法知民终557号中，涉争专利涉及移动机器人结构领域，一审法院认为王某某在原单位的本职工作系嵌入式软件开发工程师，杨某某在原单位的本职工作系算法工程师，与机器人的结构研发并不相关，因此王某某、杨某某在原单位期间的本职工作与涉案专利不具有相关性。但王某某、杨某某系涉案专利的实际发明人，故涉争专利属于被告公司的职务发明。又，涉案专利系实际发明人之一刘某在离职1年内作出，是与其在原告承担的本职工作相关的发明创造，属于职务发明创造，故原告亦是涉案专利权的权利人。因此该案一审判决涉案专利共有。

（四）关于发明人序位

首先，一般认为，第一发明人对发明创造作出的贡献最大，因此序位也是认定实际发明人的一个参考因素。

1. 在（2017）沪民终324号案中，上海市高级人民法院认为，虞某某（现公司员工）具有较强的医疗器械领域技术研发能力，与涉案专利技术领域具有较强的相关性。结合涉案专利申请技术与原告公司技术在具体技术方案上仍存在较大差异，虞某某系涉案专利申请列的第一发明人，而原告在案证据并不足以证明涉案专利申请技术仅系被告王某某（离职员工）的个人技术成果。

2. 在（2016）苏民终779号案中，江苏省高级人民法院认为，涉案专利证书记载符某某为第一发明人，尽管晨迪公司主张符某某并未对涉案专利作出过实质性贡献，其仅从事了图纸整理等工作，之所以列符某某为第一发明人仅是为了符某某今后的职称评级，但其并未提供证据证明，故本院对该陈述亦不予采信，应当认定符某某对涉案专利作出了实质性贡献。

其次，第一发明人非决定性因素，而需结合其他因素予以综合认定，发明人序位的单一要素影响不大。

3. 在（2020）最高法知民终104号案中，尽管叶某（离职员工）是诉争专利登记的第一发明人，但原告乐佰得公司的经营范围并不包含产品的研发设计，而且乐佰得公司与叶某的劳动合同中也没有明确约定叶某从事与诉争专利有关的研发设计工作，在案证据又难以认定叶某利用了乐佰得公司所主张的物质材料、技术资料，因此涉案专利归属于涂涂乐公司。

五、离职员工未署名

另一种情况是离职员工为规避职务发明创造的规定而使用他人名义进行专利申请，该种情况下原单位主张职务发明的难度和障碍增加。此时，是否能证明署名发明人与离职员工之间的关联关系从而刺破署名发明人的面纱、证明其规避法律的恶意成为突破点。

1. 在（2020）最高法知民终1532号中，敦泰公司以莫某某（离职员工）、贾某某、夏某等人以及莫某某关联公司等为被告，在原审法院共提起18个专利（申请）权属纠纷之诉。其中8个案件（包括本案）的当事人完全相同，诉争专利（申请）的发明人均记载为贾某某、夏某，专利（申请）权转让后均归属于莫某某控制的磨石公司。敦泰公司主张18项专利（申请）为莫某某的职务发明创造，专利（申请）权应归属于敦泰公司。最高人民法院认定：（1）莫某某任职敦泰公司期间承担的本职工作包括负责研发触摸显示技术；（2）涉案专利的触摸显示装置和电子设备与莫某某任职敦泰公司期间承担的本职工作具有较强的关联性；（3）贾某某、夏某不是涉案专利的实际发明人，莫某某以其作为发明人提交多项专利申请是为了规避法律。因此，应认定涉案专利技术为莫某某在与敦泰公司劳动人事关系终止后1年内作出的、与其任职敦泰公司期间本职工作有关的发明创造，属于职务发明创造，相关权益应归属于敦泰公司。

2. 在（2017）最高法民申4145号案中，最高法院认为诉争专利的署名发明人杨某的前后陈述存在严重矛盾，且杨某没有诉争专利技术领域的相关学习、从业经历。法院综合伟思公司自主研发产品、伟思公司前员工史某某、杨某某、周某的实际工作内容等因素，认定三人为诉争专利的实际发明人。史某某、杨某某、周某以杨某的名义申请诉争专利是为了规避法律，将诉争专利利益输送给与伟思公司构成同业竞争的麦澜德公司。

3. 在（2017）粤民终1385号案中，涉案专利记载发明人是刘某某，优瑞泰公司认为涉案专利的实际发明人为其离职员工樊某某，樊某某、刘某某是老乡及商业伙伴关系，其恶意串通将涉案专利以谷能公司（法定代表人刘某某）名义申请，后转入瑞之谷公司（法定代表人是樊某某）。广东省高级人民法院认为，优瑞泰公司提供的证据只能证明樊某某在优瑞泰公司从事的是管理工作，不足以证明樊某某的工作内容还包括具体的研发，优瑞泰公司也未证明樊某某直接参与产品研发、对发明创造的实质性特点作出创造性贡献，且涉案专利的优先权日早于樊某某的离职时间，故涉案专利不可能系樊某某离职后发明。

4. 在（2022）最高法知民终557号中，涉争专利发明人为孟某某（离职员工刘某配偶，职务护师）、李某某（离职员工王某某配偶，职务教师）、唐某（离职员工杨某某配偶）。该案一审中，被告各方当事人均自认孟某某、李某某、唐某不具有研发能力，不是实际发明人。双方均确认刘某为实际发明人。一审法院认为，王某某、杨某某的专业技术背景与涉案专利所涉领域一致，若王某某、杨某某未参与实际发明，将其配偶列为实际发明人不符合常理，因此一审法院认定王某某、杨某某亦参与了涉案专利的研发，涉案专利的实际发明人为刘某、王某某、杨某某。二审中，各方均确认实际发明人仅为刘某，最高人民法院确认涉争专利权归属原告所有。

六、小  结

通过以上案例分析，若从发明人署名及序位情况角度观察专利权属纠纷，可见：

第一，在无相反证据时，推定专利申请文书上记载的署名发明人为实际发明人；

第二，发明人序位是认定实际发明人的一个参考因素，但非决定性因素，需结合其他案件事实予以综合认定；

第三，专利权属纠纷统摄于两个“有关性”的判断，即诉争专利与离职员工在原单位承担的本职工作或者原单位分配任务的“有关性”，离职员工与诉争专利的“有关性”；

第四，两个“有关性”判断的侧重点不同，又存在重合交叉。实际发明人“有关性”判断侧重于任职情况、专业背景、工作经历等，与原单位本职工作或任务的“有关性”侧重于技术比对。

附：职务发明创造的法律规定

中华人民共和国专利法实施细则（2023修订）国务院令第769号

第十四条 专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人。

中华人民共和国专利法（2020修正）

第六条 执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位，申请被批准后，该单位为专利权人。该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权，促进相关发明创造的实施和运用。

非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。

利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。

中华人民共和国专利法实施细则（2023修订）国务院令第769号

第十三条 专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：

（一）在本职工作中作出的发明创造；

（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；

（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术信息和资料等。

（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）

封面来源 | Pixabay