从ACT诉OPPO案看标准必要专利实施方如何应对许可谈判

作者 | 刘延喜 北京市立方（广州）律师事务所主任

　　 樊晓琳 北京市立方（广州）律师事务所

编辑 | 布鲁斯

这是一个电子音视频充斥的时代。手机、耳机、音响、麦克风、电视等音视频设备围绕着我们。为了实现不同设备间的互联互通，所有能够传播声音和图像的设备都需要遵循特定的标准，背后支撑各个标准实现的专利技术，便是标准必要专利（以下简称“SEP”）。

所有搭载音视频播放功能的生产者都必需面临与SEP权利人进行专利许可费谈判的难题。SEP的许可谈判不同于一般意义上的专利许可谈判，其有既定的框架和要求，谈判双方都需要遵循FRAND原则（公平、合理、无歧视），违反该原则可能构成“专利劫持”或“专利反向劫持”（尽管这两概念的法律性质不明），在诉讼中被认定为具有过错的一方。于许可人而言，甚至具有违反《反垄断法》的风险，被认定为构成滥用市场支配地位。[1]于被许可人而言，因在谈判中天然处于被动地位，所面临的形势更为严峻。

SEP谈判极具专业性和灵活性，法律法规和司法实践对于FRAND原则的理解较为弹性、可解释空间大，被许可人无法就具体谈判细节得到明确的指引。实践中，音视频编解码领域的被许可人往往因缺乏法律专业知识，习惯于从固有思维出发，认为只能被动地接受SEP权利人的报价，由此导致己方盈利空间的大幅压缩。若遇到的谈判对象是经验丰富的企业或NPE（Non-Practicing Entity、非实施实体），被许可人更有可能乱了阵脚。不会谈判、不会提出反报价、不会运用FRAND原则约束权利人，是被许可人面临的主要困境。

此外，被许可人在SEP谈判中面临诸多风险。第一，权利人有可能利用专利的“锁定效应”索要超额许可费或不当许可条件，实施搭售和专利费的叠加。这类行为往往隐蔽、不易察觉。第二，若许可谈判未谈成，被许可人可能受到停止侵权禁令威胁，产品被迫退出部分国家的市场，导致生产经营活动欠缺可预期性与稳定性。

考虑到音视频编解码领域的被许可人面临的困境和风险，被许可人急需SEP谈判知识和能力的武装。

2024年1月，最高法院裁判了“高清编解码科技有限责任公司OPPO广东移动通信有限公司侵害发明专利权及标准必要专利使用费纠纷六案”（以下简称“ACT v.OPPO”）。[2]该案代表了最高院的立场，OPPO的行为对音视频编解码领域寻求SEP许可的实施人提供了有利借鉴。

2024年1月，最高人民法院对ACT v.OPPO案做出终审判决。该案为国内首例音视频编解码领域标准必要专利许可费率案件。

ACT因与OPPO SEP许可谈判未果，以OPPO故意拖延谈判为由，向南京法院起诉，请求法院判令OPPO公司赔偿高清公司人民币3.42亿元人民币。OPPO在一审程序中，以ACT违反FRAND许可谈判义务为由，提出反诉，请求法院确定就案涉六件专利OPPO在中国范围内制造、销售智能终端产品的许可费率。

二审中，最高人民法院采纳可比协议法，认定案涉六件专利的单位许可费为0.008美元/台，并判决OPPO需支付许可使用费为人民币15,390,527元以及LPR利率下2019年9月20日至付款日的50%的利息。许可使用费的金额约为高清公司主张赔偿标准的1/22。

该案有两处亮点值得吟味。

第一个亮点：

OPPO作为被许可人在谈判中勇于挑战对方的报价，大胆提出反报价并充分表达自己的观点和诉求。

谈判中，OPPO首先表达了愿意协商的态度，积极回应ACT的报价并就报价的合理性提出质疑，同时，OPPO不惧于提供反报价并在这过程中充分表达自己的观点。尽管ACT在谈判过程中多次指责OPPO拖延协商，但这一点并没有得到最高院的支持。最高院在缔约过错程度的认定上，只纠正了OPPO两点过错：

1 OPPO未应ACT的请求向ACT如实披露被诉侵权手机的销量数据。

2 在ACT已经向OPPO进一步披露A公司许可协议（许可使用费为700万美元）的情况下， OPPO在之前提出的370万元的第一次反要约报价基础上提出100万美元的第二次反要约报价。OPPO此次报价显著偏低并且未就计算依据进行详细说明。

尽管OPPO存在一定的过错，但OPPO在本案的谈判举动中，有诸多可圈可点之处，面对掌握专利、拥有丰富许可谈判经验的NPE，OPPO没有露怯，后期在诉讼的高压下，仍然沉着地与ACT进行多轮谈判，最终在诉讼中争取到了于己有利的结果。

第二个亮点：

最高院确定了案涉音视频编解码领域六件SEP侵权的损害赔偿计算方式。该计算所得金额显著低于许可人主张数额。

OPPO与ACT并未通过友好协商确定许可费率，而是由法院确定了许可费率。事实上，被诉后获得的结果反而令OPPO满意。OPPO需要支付的许可费本金仅为ACT主张的1/22，这样的许可费难以在自愿协商中获得。

最高院在本案中清晰展示了许可费率计算方式和逻辑过程，指明了可比协议的选择方法，理清了SEP侵权损害赔偿与一般专利损害赔偿的区别，对于专利权截止期、许可费的倍数确定损害赔偿等细节问题均有回应。

在许可费率计算中，最高院将问题拆解如下：

首先，最高院认为ACT所遭受的损失主要是因其与OPPO公司长期未能达成涉案六件专利实施许可合同所引起的损失。该损失是在假设双方及时按照FRAND条件达成实施许可合同的前提下，ACT应当取得的利益与ACT的现有利益之差。

SEP权利人最终从实施人获得的赔偿金额：一是其应获得的许可使用费本金；二是利息损失。[3]

第一，对于许可使用费。

最高院通过可比协议法确定涉案六件专利的单位许可费率为0.008美元/台。结合本案OPPO侵权终端销售数计算得出许可费本金为2,176,878美元。

第二，对于利息。

首先需要确定利息起算的时间点。最高院提出了一个观点：“如果双方均能诚信谈判和履约，则按照业内通常惯例，一般可在12～18个月的合理期限内达成许可协议。”据以计算利息起征点：自2018年3月14日（OPPO接受ACT发来的邀请，同意在FRAND原则下进入专利许可谈判）起算，以18个月的最长谈判时长作为正常缔约的时间，再加上缔约后5日的付款时间，因此，2019年9月20日为利息起算点。

其次，根据过错认定分析，双方对于许可谈判未达成各承担50%的责任。因此OPPO向ACT支付的利息应当为计算所得总利息的50%。

因此，OPPO最终支付的利息应当为：按照LPR利率计算2019年9月20日至付款日的50%的利息。

本案可以成为被许可人参与谈判、计算许可费的分析工具和标尺，最高院的判决指明了谈判的底线。被许可人参与谈判前，要明确知道法院划定的底线何在，只有心理预期明确，才能在商务谈判中游刃有余，即便最终被诉，仍然有可能在诉讼中争取到令人满意的结果。

被许可人在SEP谈判的全周期，在诸多层次上，有众多事务可以积极参与或推进，并且其参与程度与方式将直接影响许可谈判的结果。因此首先要遵循科学的程序，同时要利用一些谈判策略。

笔者基于对SEP专利许可的研究和法律实践，就被许可人视角，提出以下几点策略建议：

1  遵循科学的谈判程序，谈判前的必要准备——梳理己方专利、审查对方专利

第一，进行尽职调查。当标准必要专利所有者向公司寻求专利许可时，法律顾问应与产品开发团队或研发团队协调以确定哪些产品？执行了哪些标准？实现了哪些标准功能？产品销往了哪些国家/地区？

第二，确定SEP权利人的完整专利组合。SEP权利人的专利组合中可能有未申报或可能在未来几个月内申报的专利。被许可人需要甄别此类专利。这过程中可以使用SEP权利人向标准化组织声明的专利数据。

第三，对已认定的专利进行必要性审查。这一步是最重要的，直接决定了许可谈判的具体范围。[4]

2  谈判中遵循FRAND原则——做善意谈判人、留意对方行为

中国法下，有关SEP谈判中FRAND原则的理解包含以下条款：

被许可人要在谈判中做积极的善意的谈判人，时刻把握自己的行为，注意不要违反FRAND原则。同时应当留意对方的行为，当对方实施不善意的谈判行为时，应当及时记录和固定，敦促对方履行义务，使谈判回到正轨上。另外，要注意对方的回复期限，防止谈判进程被不正当地拖延。

3  以平等的心态进行SEP谈判，向许可人充分表达自己的观点，即便所提供的反报价不被许可人接受，仍要结合自身实际情况积极回应对方的报价。

SEP谈判中被许可人应该明确目的。若只以“谈成”为目的，反而容易顾此失彼，可能为达成双方一致的结果贬损了自己的利益。被许可人在谈判中应该以自身利益为出发点，明白自己在这场谈判中甚至未来想要实现的目标是什么。如果仅期待获得优势的价格，那么可以尝试在多轮反报价中试探对方的底线。如果对方不是NPE，而是潜在的、有望深度合作的企业，那么如何将谈判引导到专利的交叉许可？在本次许可费中是否有必要适度让步？让步的空间大多？都是被许可企业应当在谈判前思考并规划的。

4  要有谈判不成，提起诉讼的勇气

如前所述，在未能达成协议的情况下，OPPO 和ACT对簿公堂。最后的结果是，OPPO需要支付的许可费本金仅为ACT主张的1/22，这样的许可费难以在自愿协商中获得。所以，法院诉讼也不一定是坏事。

总之，SEP许可谈判是复杂的技术、法律和商业问题，需要多方参与，遵循正确的法律程序、经历精细的商业考量，同时也需要具备法律智慧和策略。

参考资料与脚注

[1] SEP领域反垄断案如：西安西电捷通无线网络通信股份有限公司与苹果电子产品商贸（北京）有限公司等滥用市场支配地位纠纷案，案号：（2022）最高法知民终817号；华为技术有限公司与交互数字技术公司等滥用市场支配地位纠纷上诉案，案号：（2013）粤高法民三终字第306号；齐鲁制药有限公司诉北京四环制药有限公司垄断纠纷案，案号：(2017)京73民初42号；高通诉珠海市魅族科技有限公司等垄断纠纷案，案号：(2016)京73民初482号；OPPO广东移动通信有限公司、OPPO广东移动通信有限公司深圳分公司与西斯威尔国际有限公司、西斯威尔香港有限公司标准必要专利费率纠纷案及滥用市场支配地位纠纷案，案号：（2019）粤73知民初1415号、(2020)粤73民初451号；国家发改委对高通行政处罚等。

[2] 高清编解码科技有限责任公司ＯＰＰＯ广东移动通信有限公司等侵害发明专利权纠纷民事二审民事判决书，案号：（2022）最高法知民终907、910、911、916、917、918号。

[3] 有关损害赔偿的计算细节。关于是否考虑专利权的期限截止日：最高院认为OPPO公司在本六案中应支付的许可使用费，可以采用被诉侵权手机销量乘以涉案六件专利对应的单位许可费率的计算方式，没有必要再进一步区分涉案六件专利权的期限截止日。关于是否采取许可费的倍数确定损害赔偿：最高院认为ACT的实际损失均为按照上述计算方式确定的数额，故本六案不存在需要退而求其次地参照专利许可使用费的倍数合理确定赔偿数额的必要。

[4] Sushil Kumar. How to prepare to negotiate with SEP holders for patent licenses. https://www.evalueserve.com/blog/how-to-negotiate-with-sep-holders-for-patent-licenses/.last visited on 2024-03-12.

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