杜颖：商标在先使用抗辩的限定性解构

作者 | 杜颖  中央财经大学法学院教授 博士生导师

编辑 | 布鲁斯

2013年8月，《中华人民共和国商标法》（以下简称“《商标法》”）进行了第三次修正，新增了《商标法》第59条第3款关于在先使用人继续使用商标不侵权的规定，即商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。该条款规定被定位为“在先商标的继续使用”[1]，也被归纳为“在先使用不侵权抗辩”的规定。[2]新增规定出台后，学术分析和司法适用逐步展开，但是，由于理解的侧重点不同，关于该条款的功能、保护权益属性以及规范要件存在不同的声音，司法实践出现了纷繁多样的适用要件版本，有三要件说、四要件说和五要件说。[3]学理分析也从不同侧重视角出发归纳出了各种版本的多要件说，甚至还有“七要件”说。[4]笔者以为，要件的多寡不是问题的关键，因为不同要件之间可能存在交叉和内含关系，归纳方法和结论出现差异也是必然；问题的关键应该是核心要件的把握，而核心要件的锁定及其边界范围均取决于对在先使用不侵权抗辩的限定性的精准把握，限定性源于在先使用不侵权抗辩保护的法益在性质上的限定性、在先使用不侵权抗辩制度功能上的限定性以及在先使用不侵权抗辩效力范围的限定性三个方面。以下，笔者试做详细分析。

一、在先使用不侵权抗辩保护法益的性质

对于在先使用不侵权抗辩保护法益的概括，学术分析因出发点和侧重点不同往往采用不同的提法，有的称其为“先使用权”[5]，有的称其为“商标先用权”[6]，有的则称其为“商标在先使用权”[7]。以“权”之名进行归纳就会引起对法益性质的误解，容易导致将其认定为一种积极权利。但是，目前在先使用抗辩权属于消极抗辩权的观点已成通说，这一方面符合在先使用不侵权抗辩规范在条文体系中的逻辑解释，也与在先使用抗辩制度的立法目的一致。

从商标在先使用不侵权抗辩条款的条文排布上来看，第59条第3款被安排在关于商标权利范围规定（第56条）和商标侵权类型规定（第57条）之后，而第59条第１款是关于叙述性商标正当使用的规定，第２款是关于功能性商标的正当使用的规定。[8]按照体系解释的方法，立法者将商标在先使用不侵权问题设置在侵权行为认定条款之后、正当使用抗辩条款之中的目的，显然是将其作为不侵害商标权的抗辩事由之一，而并非授予先用者援引该条款获得排他性保护的权利。[9]结合目的解释论，可以推测出，立法者的目的是将在先使用规定为不侵害商标权的抗辩事由之一，仅仅具有消极被动的抗辩效果。由是观之，在先使用抗辩权属于一种消极权利，是对抗商标侵权指控的抗辩权利，仅能作为不侵害商标专用权的抗辩事由，不具备积极的权能，是一种消极的抗辩权利。[10]

既然商标在先使用不侵权抗辩保护的法益在性质上仅仅是一种消极的抗辩权，那么它就不具有许可和转让的权能。因此，在先使用不侵权抗辩权的主体具有严格的限定性，专属于商标在先使用人，虽然抗辩权可以承继，但是不得转让或许可。从外观上来看，转让和许可比较容易识别，但是承继的情况会比较复杂。从实践层面来看，承继应仅限市场主体因合并、变更等发生主体承继的情况，在先使用人原来以自然人或者个体工商户形式经营，而后作为股东、出资人、高管等参与公司形式的主体经营的情况不属于主体承继的情形，否则在先使用不侵权抗辩很容易被滥用。这一适用标准也被很多典型案例所肯认。例如，在林明恺与成都武侯区富运家具经营部、成都红星美凯龙世博家居生活广场有限责任公司侵害商标权纠纷案中，最高法院明确指出：作为一项抗辩事由，该不侵权抗辩仅应由在先使用人自行提出。在先使用人之外的其他人，无论是否取得在先使用人的同意，均无权依据商标法第五十九条第三款提出不侵权抗辩。[11]又如，在内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司与深圳市周一品小肥羊餐饮连锁管理有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案中，广东省高级人民法院也明确指出：周一品公司的成立时间为2006年6月5日，公司类型为有限责任公司，其与周易平所经营的个体工商户“周一品小肥羊店”是两个相互独立的商业主体，不存在任何变更、合并等承继关系，不能仅仅因为周一品公司原法定代表人周易平系“周一品小肥羊”文字标识的在先使用人，就主张周一品公司可以当然地享有“周一品小肥羊”文字标识的使用权。[12]又如，在北京车和家信息技术有限公司与临沂新理想汽车服务有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案中，山东省临沂市中级人民法院也明确指出：被告主张其于2012年起即在门店中使用理想标识，实际系主张其法定代表人朱裕昊之前成立的个体工商户存在在先使用行为，而朱裕昊之前成立的个体工商户与本案被告系相互独立的不同商业主体，且与本案被告不存在变更、合并等承继关系。即使朱裕昊成立的个体工商户系在先合法持续使用“理想”文字标识，被告临沂新理想汽车服务有限公司亦并不因此当然地获得在先权利。[13]

二、在先使用不侵权抗辩的制度功能

从制度功能来看，商标在先使用不侵权抗辩彰显了对诚实守信经营者利益的维护，保护其经过使用已经积累的商誉，同时从制度层面消解注册制的弊端。[14]在先使用不侵权抗辩的前述三项制度功能限定了其具体适用前提。

首先，保护诚实守信经营者利益的制度功能决定了要求抗辩人主观上具有善意，这是对使用者主观状态的限定。目前从我国《商标法》第59条第3款的条文表述来看，其文面中并无“善意”要件，但在诚信原则要求下，其本身若非善意则无法进行利益衡量层面上的抗辩，应属其内在要求。在权威立法解释中，也提到“在先善意地在同一种或类似商品或服务上使用与他人注册商标相同或相近似并有一定影响的商标，在先使用人有权在原有的范围内继续使用该商标，而不应被认定为侵犯他人注册商标专用权”，[15]这里也明确提到了“善意”的要求。司法实践也有判决明确将善意要件列出。例如，在广西新华书店案中，法院认为，南宁新华书店在明知商标权被收回的事实后仍然对该商标继续使用，在主观上不满足善意条件，因此也不符合在先使用抗辩的适用条件。[16]当然，司法实践一般情况下所坚持的“双在先”时间要件要求，即一方面在先商标使用要先于商标注册人的申请日，另一方面在先商标使用也要先于商标注册人的使用日，事实上也是侧面证明在先使用人是否是善意使用的一种考虑。例如，在“启航”商标侵权纠纷案中，北京知识产权法院对启航考试学校和启航公司在经营活动中使用“启航”商标是否符合商标在先使用抗辩的构成要件时提出，判断“双在先”时间条件实质上也是为了判断在先使用人的主观要件，因为在先使用发生在商标注册和商标注册人使用之前大概率可以证明在先使用人的善意状态。[17]

其次，保护未注册商标经过使用已经积累的商誉的制度功能决定了只有在先使用已经产生了“一定影响”才能主张抗辩，这是对商标使用强度的限定。司法实践在判断在先使用商标是否已经产生了“一定影响”时，法院通常会综合考虑该商标在特定区域内使用时间、销售额、广告量等多方面因素，结合该区域内商标使用人的宣传手段、宣传范围、被公众知晓的程度来判断是否形成了该区域内能够被大部分消费者识别的商誉。[18]例如，在“正钻”商标侵权纠纷案中，法院认为：仅凭在先使用人提供的送货单据等证据无法对商标是否达到“一定影响”的标准进行综合判断，因此判定被告并不符合“一定影响”的要求。在“轻管家”商标侵权纠纷案中，法院通过判断涉案商标在特定区域不存在长时间、持续的使用，并未达到被该区域消费者所知晓的程度，因此判定该商标未达到“一定影响”的标准，不符合商标的在先使用。[19]“一定影响”的市场影响力的产生应该是基于一种持续使用的状态，因此，在该要件的适用中，一方面要强调市场影响力的强度，另一方面也要关注市场使用状态的持续，间断的使用会破坏该要件的证成。从根本上说，“具有一定影响”实际上是对商标在先使用所形成的市场状态进行的语义描述，基于基础要件实现的准入筛选价值，商标在先使用是一种持续存在的状态，由于该使用状态在市场中存在并持续影响市场以产生了需要商标法保护的商业利益。[20]无论如何，在先使用只有在一定的地域范围内产生了一定的知名度并积累了一定的商誉才有受保护的价值以及被保护的正当性。

最后，消解注册制弊端的制度功能决定了在先使用抗辩只能在注册制弊端出现时才成立，这既是对制度适用前提的限定，也是对制度适用后果的限定。从这个意义上说，在先使用不侵权抗辩只是在极特殊的情况下对注册商标专用权所做的限制，其对在先使用权益的保护是有限的，对商标注册人的权利限制也是有限的，过分放宽其适用范围会不合理地限缩商标权人的正当权利，纵容名为正当抗辩实为搭便车的不正当行为，甚至会冲击注册制度。从根本上说，将在先使用不侵权抗辩界定为消极抗辩权也是基于此。如果认定商标在先使用人获得的是包括转让、许可或禁止他人使用商标的积极权利，将对注册商标权人的权利产生不合理的限缩，这对于我国长久实行并取得稳定地位的的商标注册制度也会产生一定冲击。[21]从制度功能来看，我国商标法采用的是注册主义，只有经过核准注册的商标，才能在核定使用的商品上拥有专用权和排他权。如果赋予未经核准注册的在先使用商标请求权，意味着商标在先使用人可以许可、转让其商标，可以针对第三人行使停止侵害和损害赔偿请求权，其结果相当于赋予了其专用权和排他权，并且很可能蚕食注册商标权人的市场，形成与其直接竞争的局面，结果必然损害申请商标注册的激励，根本上冲击商标权注册主义制度。[22]

三、在先使用不侵权抗辩的效力范围

在先使用不侵权抗辩的效力仅仅限定在原使用范围内，超过原使用范围的使用都构成商标侵权，不享有侵权豁免。从这个意义上说，在先使用不侵权抗辩的豁免范围是有限的，对注册商标权人利益的冲击也是有限的。

原使用范围主要体现为仅限于原商标标志、原商品和服务类别以及原地域范围。首先，在先使用不侵权抗辩下允许在先使用人继续使用的商标就是注册商标申请前在先使用人使用的标识或具有同一性的标识，不允许扩展到类似标识。[23]其次，原使用范围必须是在在先使用商标已经实际使用的商品或者服务范围内，且该商品或者服务也必须与注册商标指定的商品或者服务相同或者类似。原使用范围限定在在先使用商标已经实际使用的商品或服务范围内也是“一定影响”限定的必然要求，商标实际使用产生的“一定影响”内在地会限定在原使用商品或服务的类别范畴。同时，需要强调的是，在先使用不侵权抗辩只能在先使用的商品或服务与注册商标指定的商品或服务相同或类似的情况下主张，不能超越商品或者服务的类别主张在先使用不侵权抗辩，否则就相当于赋予在先使用跨类主张权益的后果，给予其类似于注册驰名商标的保护，显然有悖于该制度的设计初衷，导致制度之间的协调性保护失衡，破坏市场秩序，损害商标注册取得制的根基。最后，继续使用商标应限于原使用地域范围内。商标在先使用人的商标经过使用而在相关消费者中间产生“一定影响”，既然这种影响具有一定的地域性限制，那么，商标在先使用人有权继续使用的范围也应该限定在该地域范围内。关于原使用地域范围如何界定，在传统市场样态下容易处理，特别是对于通常需要附着于固定营业场所的餐饮等服务商标来说，就更容易判断。例如，在南京“蒋有记”商标侵权纠纷案中，法院认为南京夫子庙饮食有限公司应当在保持原有经营规模的条件下，在餐馆的原地址可以继续使用原来的“蒋有记”商标。[24]但互联网和电子商务出现后，这个问题变得复杂化。商品或服务的经营从线下转到线上，商标的使用也转到虚拟空间的电子商务中使用，这是否属于在原使用范围内继续使用？对此，在前述林明恺与成都武侯区富运家具经营部、成都红星美凯龙世博家居生活广场有限责任公司侵害商标权纠纷案中，最高法院明确指出：商标法强调的是使用范围而非使用规模，因此，在确定原有范围时，应当主要考量商标使用的地域范围和使用方式。一般而言，在先仅通过实体店铺销售商品或者提供服务的，在商标注册人申请商标注册或使用该商标后，又在原实体店铺影响范围之外的地域新设店铺或者拓展到互联网环境中销售商品、提供服务，则应当认定为超出了原有范围。[25]最高人民法院对原有范围进行严格界定的适用标准，进一步体现了商标在先使用不侵权抗辩在效力范围上的限定性，避免在先使用不侵权抗辩被随意滥用，缓和在先使用的标识与注册商标之间的矛盾与冲突，防止在先使用不侵权抗辩制度冲击我国遵循的商标注册基本制度，变相架空注册商标权人的权利，进而造成对注册商标权人不公平的后果，并由此扩大相关公众的混淆和误认，助长市场竞争的无序发展。

2013年，《商标法》在第三次修正时新增在先使用抗辩条款，目的是为了平衡商标在先使用人和注册商标专用权人之间的利益，保护已经在市场上产生了一定的影响但未注册的商标使用人的权益。但是，我们必须充分认识到，商标在先使用不侵权抗辩在其所保护的权益的性质、制度功能以及效力范围方面的限定性，在制度适用过程中应严格其适用要件，科学合理地界定应该受保护的权益范围，立足制度设计本来要发挥的应有功能，在坚持为善意在先使用的未注册商标已经积累的商誉提供一定保护的同时，保护水准不宜过高，防止对商标注册取得制这一基本制度形成不当冲击，助长名为正当抗辩实为搭便车的行为，伤害诚信经营的商业道德，破坏正常的市场竞争秩序和良好的营商环境。

注释

[1] 郎胜（主编）：《中华人民共和国商标法释义》，法律出版社2014年5月版，第113页。

[2] 芮松艳：《“使用”对商标侵权认定及赔偿责任的影响—评2013年<商标法>》，《中国工商管理研究》2013年第10期，第15页。

[3] 关于司法实践判例的梳理，请参见张鹏：《<商标法>第59条第3款“在先商标的继续使用抗辩”评注》，《知识产权》2019年第9期，第13-14页。

[4] 关于学理分析的相关解读，请参见汪泽：《中国商标法律现代化—理念、制度与实践》，中国工商出版社2017年版，第230页。

[5] 冯晓青：《商标权的限制研究》，《学海》2006年第4期。

[6] 张玉敏：《论使用在商标制度构建中的作用—写在商标法第三次修改之际》，《知识产权》2011年第９期。

[7] 汪泽：《论商标在先使用权》，《法商研究》2002年第６期。

[8] 杜颖：《商标先使用权解读— <商标法>第59条第3款的理解与适用》，《中外法学》2014年第5期。

[9] 佟姝：《商标先用权抗辩制度若干问题研究——以最高人民法院公布的部分典型案例为研究范本》，《法律适用》2016年第9期，第64页。

[10] 李扬：《商标在先使用抗辩研究》，《知识产权》2016年第10期。

[11] 中华人民共和国最高人民法院民事判决书(2018)最高法民再43号。

[12] 广东省高级人民法院民事判决书(2014)粤高法民三终字第27号。

[13] 参见《IP案例短评｜山东一企业使用“理想”标识进行汽车贴膜业务，一审被判商标侵权及不正当竞争》，资料来源于万慧达知识产权https://mp.weixin.qq.com/s/aZO-c7Pc7Ib3tswSR4F3cA。

[14] 杜颖：《商标先使用权解读— <商标法>第59条第3款的理解与适用》，《中外法学》2014年第5期。

[15] 郎胜（主编）：《中华人民共和国商标法释义》，法律出版社2013年版，第113页。

[16] 广西壮族自治区高级人民法院民事判决书（2015）桂民三终字第58号。

[17] 北京知识产权法院民事判决书（2015）京知民终字第588号。

[18] 重庆市第一中级人民法院民事判决书（2017）渝01民终462号。

[19] 北京知识产权法院民事判决书（2019）京73民终2025号。

[20] 辜凌云：《“商标在先使用抗辩”规范结构反思与分析框架塑造》，《知识产权》2023年第5期。

[21] 邓宏光：《中国经济体制转型与<商标法>的第三次修改》，《现代法学》2010年第2期。

[22] 李扬：《商标在先使用抗辩研究》，《知识产权》2016年第10期。

[23] 【日】網野诚：《商标》，有斐阁2002年第6版，第782页；【日】小野昌延：《商标法概说》，有斐阁1999年第2版，第251页。

[24] 江苏省高级人民法院（2013）苏知民终第0037号民事判决书。

[25] 中华人民共和国最高人民法院民事判决书(2018)最高法民再43号。

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