美国联邦巡回法院：部落豁免权不保护专利免遭双方复审

作 者 | 闻宁阁 美国博钦律师事务所

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2018年7月20日，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）认为，部落豁免权不会保护专利免遭双方复审程序（Inter Partes Review，“IPR”）。根据该判决，Mylan制药公司（Mylan Pharmaceuticals, Inc.）请求对Allergan公司拥有的有关其干眼治疗乳剂Restasis的各种专利进行IPR。Teva制药美国公司（Teva Pharmaceuticals USA）和Akorn公司（Akorn, Inc.）也加入其中（连同Mylan公司，以下简称为“被上诉人”）。在IPR待审期间，Allergan将专利的所有权转让给Saint Regis Mohawk部落，后者声称拥有主权豁免权。专利审查上诉委员会（PTAB）驳回了该部落基于主权豁免来终止IPR程序的动议，同时驳回Allergan撤诉的动议。Allergan和部落上诉，认为PTAB不应当驳回这些动议。但CAFC维持了原判。

美洲原住民部落被认为是“国内依附族群”，因此拥有“固有的主权豁免”，并且不能被起诉。然而，这种豁免不适用于由美国联邦政府采取的行动。CAFC的理由是，IPR更像是联邦机构的执法行动，而非私人提起的民事诉讼。

首先，美国专利商标局局长拥有广泛的裁量权决定是否进行审查。“因此，如果对一个拥有专利的部落进行IPR，那是因为一位政治上负有责任的联邦官员批准了该程序。

第二，IPR当事人的角色表明豁免权在这些程序中不适用。一旦启动了IPR，即使请求人选择不参加，PTAB也可以选择继续审查。此外，美国专利商标局局长亦获授予参与上诉的权利，“即使个体诉讼者退出”。Cuozzo, 136 S. Ct. at 2144; 另见35 U.S.C. § 143（授予美国专利商标局局长对PTAB的IPR决定的上诉进行干预的权利）。PTAB已经解释了其规则，即使在没有专利权人参与的情况下，该规则也允许其继续进行审查。见Reactive Surfaces Ltd. v. Toyota Motor Corp., IPR2017-00572, Paper 32 (PTAB July 13, 2017 (citing 37 C.F.R. §§ 42.108 (C), 120 (a))。这强化了一个观点，即IPR是公共机构重新考量自己授权的一种行为。

第三，美国专利商标局的IPR程序有别于管辖民事诉讼的《联邦民事诉讼规则》。例如，“《联邦民事诉讼规则》为原告提供了对其起诉书作出重大修正的机会，见《联邦民事诉讼规则》第15条，PTAB确认，在IPR中，请求人只能对其起诉书进行文书或印刷的更正。

“最后，虽然美国专利商标局有权进行比IPR更具审判性以及更少仲裁性质的复审（reexamination）程序，但这并不意味着IPR就必然是国会会考虑部落豁免适用于之的程序。”

（作者免责声明：我们成功地代表本案被上诉人Mylan制药公司，这篇文章无归因于Mylan公司的内容）

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