向美国专利商标局申请专利期间的不公平行为会导致在专利在法院无执行性

作 者 | 美国博钦律师事务所  闻宁阁
　　　Aaron Wininger, Perkins Coie LLP

五月初，在Energy Heating LLC诉Heat On-The-Fly LLC的案件中，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）决定专利号为8,171,993的美国专利因不公平行为而无法执行。具体而言，其在美国专利商标局（USPTO）审理专利申请期间未向USPTO披露申请前的销售。 根据37 CFR 1.56的规定，“与专利申请过程有关的每个人在与专利商标局往来中都负有诚信义务，包括向专利商标局披露据该人知晓对本条中定义的可专利性具有重大影响的所有信息。”

上诉争议核心的'993号专利的发明名称为“用于连续加热的水流的水加热装置和用于水压致裂的方法”。其涉及“在水压致裂中用于连续制备加热的水流的方法和设备”，也称为“压裂”。更具体地说，本发明涉及在压裂过程中根据需要或内联加热水，而不是在大的直立水箱中使用预热的水。

为了控制不公平行为，被诉侵权人必须以清楚可信的证据证明申请人已知该参考文献或以前的商业销售，已知其是实质性的，并作出了予以保留的审慎决定。 所述不公平行为的问题涉及申请人是否未公开35 U.S.C. § 102(b)下规定的涉及销售条款的信息。如果在关键日期之前，一项发明既是（1）商业销售或要约出售的主题，也（2）准备进行专利申请，则根据该销售条款，该专利无效。

地区法院认定，发明人Mark Hefley及其公司为获得'993号专利实施了不公正行为，使其专利无法执行。 第102（b）条中规定销售和公共使用条款的关键日期是2008年9月18日，即在最早的临时申请之前一年 — 美国专利申请号61 / 276,950（美国提供为期一年的宽限期）。具体来说，法院发现Hefley先生在审判中承认，他和他的公司在关键日期之前，在至少61次压裂的工作中使用了权利要求1中包含的水加热系统的所有要素。法院进一步发现，发票反映了Hefley先生的公司对那些关键日期之前提供的heat-on-the-fly服务收取了180多万美元。Hefley先生本人在开庭时作证表示，他的商业伙伴曾与他讨论过专利程序要求在发明首次销售后一年内提出申请的事实。

在上诉中，专利权人认为，销售不是实验性使用豁免条件下的条款。 但是，CAFC给出的部分原因是61次的使用不是秘密进行的，也没有签订保密协议，且发明人也没有保留任何记录实验结果的笔记本等。

此外，CAFC肯定了实质性。起诉律师可以通过证明发明人告诉他有关销售的方式来保存该专利，但律师认为他们与实验性使用不相关，因此，推翻了实质性和/或予以保留的审慎决定。 然而，由于该律师较早地提出律师-当事人特权并且之后不能放弃，所以该律师理所当然地不被允许作证。

最后，雪上加霜的是，CAFC撤销了被告拒绝律师费的做法，发回到地方法院重审。 并不是每一个不公平行为的案件都可以证明律师费是合理的，但是CAFC表示“地方法院必须阐明在发现不公平行为后明确拒绝律师费的依据”。

因此，与专利申请有关的所有当事方都应该通过提交信息披露声明来遵守披露义务。 如果不这样做，可能会导致专利权的不可执行性，正如这里和前面讨论过的因为没有向USPTO公开四个已知的参考文献的Regeneron Pharma案例。

这项责任适用于（1）申请中署名的每个发明人; （2）准备或提交申请的每一位律师或代理人; （3）实质上参与申请的准备或提交申请工作并与发明人，受让人或任何有义务分配申请的人有关的其他人。

为了遵守这项义务，专利申请人可以提交信息披露声明（IDS）。IDS应包含所有相关美国专利和专利申请的列表; 所有相关外国专利和专利申请的列表，相同的副本以及非英文的翻译或解释; 以及任何相关的非专利文献（通常是期刊文章）。 

对于中国申请人来说， SIPO的审查意见是特别重要的。美国专利申请人应在SIPO的审查意见中引用任何参考文献，并最好在收到后的3个月内至少对每份专利出版物摘要进行翻译。 虽然有些申请人希望延迟提交并合并多个审查意见的参考资料，但这可能会造成问题，因为1.专利申请人可能错过可能要求提交RCE的截止日期（例如，在核准通知书之后）; 2.USPTO对延迟提交IDS的申请会扣除专利期限，以及3.专利申请人可能会遗忘或将引用文献放错地方。