美国地区法院因恶意专利申请授予专利案件被告1300多万美元律师费

作 者 | 闻宁阁  美国博钦律师事务所

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被告Zimmer是医用植入产品的制造商和经销商。在2005年，原告对被告提起了诉讼，指控其侵犯了 Howmedica 四件专利。2016年7月，美国联邦巡回上诉法院认为，其中一件专利的所有权利要求都是无效的，被告随后请求法院授予律师费和其他费用。美国新泽西联邦地区法院在民事案卷第 05-897 号(WHW) (CLW)中判定，尽管法院没有发现在专利申请期间有不公平的行为，但基于原告在专利申请中的行为，授予被告超过1300万美元的律师费和其他费用。 

美国法典第35编第285条授权法院可在“例外案件”（exceptional case）下，向在专利诉讼中胜诉的当事人授予合理的律师费。被告必须满足以下条件方可适用该法规：(1) 被告是胜诉的一方；(2) 案件是例外案件；以及 (3) 费用是合理的。美国联邦最高法院在Octane Fitness, LLC 诉 ICON Health & Fitness, Inc. 案（134 S. Ct. 1749）中说明：“一件‘例外案件’仅为一案与其他案件中一方在诉讼地位的主张强度上明显不同的案件 (同时考虑管辖权和案件事实) 或该案件以不合理的方式被进行诉讼。”如果案件“存在主观上的恶意或特别无价值的请求”，或一方当事人行为不当, 不论该行为是否可独立制裁，都可以合理授予一方当事人律师和相关费用。

与此相反, 为了认定在美国专利商标局申请过程中不公平的行为，法院必须通过“清楚且使人信服的证据（clear and convincing evidence）”认定 (1) 未披露的对比文件是实质性（material）的，并且 (2) 该当事人有欺骗美国专利商标局的具体意图。在 Therasense, Inc.公司诉Becton. Dickinson, and Co.公司一案（649 F.3d 1276）中，为了满足实质性的标准，被告必须证明，假如是在知道未披露的对比文件的情况下，美国专利商标局不会授权该权利要求。为了满足这个意图标准，举证方必须证明该申请人明知道该对比文件，知道它的实质性，并且故意做出了将其向美国专利商标局隐瞒的决定。欺骗的意图可以从行为中推断出来，但必须是从证据中得出的“唯一最合理的推论（the single most reasonable inference）”。

法院认为原告在与商标局提交的声明中保留了其雇员王博士出示的测试数据，但没有公开王博士的三份出版物（“王的论文”），也没有在就专利权向美国专利商标局提交的声明和宣誓书中透露王博士与原告在当时的雇佣关系。

被保留的测试数据包括不利的数据点。此外，王博士在回答审查员的问题时有所回避。在声明本身，王博士没有表明他是受让人的雇员，这可以表明测试结果是有可能存在偏见的（相对于独立的科学家提供的测试结果）。最后，王博士知道三个相关的对比文件反驳了他的声明和宣誓书，但是他也没有在信息公开表中向美国专利商标局透露。

因此，申请人在美国申请专利时，应始终遵守所要求的坦白义务。除了导致任何专利不可实施外，还会产生昂贵的费用！