参数专利的测定问题

作者 | 刘微 邓弘  北京金诚同达律师事务所

编辑 | 布鲁斯

随着中国专利申请量日益提高，参数特征限定的专利愈发被各大企业重视，本文就参数专利中的测定问题，根据一些公开案例，研究了中国国家知识产权局和美国法院对于参数专利中测定问题的处理方法，供从业者参考。

一、参数专利的定义

参数限定在专利法和实施细则中均没有明确定义。《专利审查指南》第二部分第二章3.2.2 节的规定，当产品权利要求中的一个或多个技术特征无法用结构特征予以清楚地表征时，允许借助物理或化学参数表征，但使用参数表征时，所使用的参数必须是所属技术领域的技术人员根据说明书的教导或通过所属技术领域的惯用手段可以清楚而可靠地加以确定的。

通常的理解是，参数专利的权利要求至少要包含具体数值、数值范围、数值比较、公式等，本文讨论的参数专利是在权利要求中限定了某些参数的专利。由于权利要求中存在参数，就必然存在如何测定参数的问题。一般情况下，权利要求中不详细记载参数的测定方法，测定方法一般都记载在说明书中，甚至有些专利可能不记载测定方法，在没有记载测定方法或者测定方法不明确的情况下，可能会导致专利被宣告无效。

二、中国国家知识产权局对参数专利测定问题的处理

（一）法律基础

通常情况下，无效请求人会以专利法第26条第3款来评价参数专利中的测定问题。专利法第26条第3款规定，“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。”如果说明书中没有公开测定方法，或者测定的方法不清楚、无法实现，本领域技术人员就无法再现参数的获得过程，因此本领域技术人员无法实现专利，进而说明书属于第26条第3款规定的“公开不充分”。

（二）没有统一测定标准的情况下，不记载测定方法会被认定为“公开不充分”

在201180055930.1号专利无效案中，权利要求中限定了厚度、击穿阻力、Perox测试40小时的抗氧化性>50％的初始横向加工方向的伸长、抗电阻性、具有锑合金的水量损失<1.5g/Ah、具有非锑合金的水量损失<0.8g/Ah等参数。但是，专利说明书中却没有这些参数的测试方法。合议组认为，对于电池隔板特征而言，对于同一个特性，测试方法却可以有多种，而测试的数据结果与多种因素相关，不同的测试方法步骤、不同测试条件，甚至操作人员因素，都可能导致测试结果有较大的差异。专利说明书中未记载所述多种特性的测试方法，关于测试的步骤、所采用的技术手段和环境条件均未涉及。虽然本专利所涉及的隔板特性是隔板生产过程中经常关注的，但并没有证据证明在申请日前，上述测试方法在本领域中存在统一的标准，本领域中从研究机构到生产厂商，没有按照同样的试验方法和条件进行上述隔板特性测试的共识，因此提及各个特性参数通常仍须标明试验方法和条件或者所参照的标准。本领域技术人员在申请日以前，既没有说明书具体指引，也没有统一标准可供参照，采用的测试方法不能保证相同，因此测试获得的结果也不具有可比性。因此，说明书关于对所述特性进行测试的方法对于本领域技术人员而言是含糊不清的，本领域技术人员依据说明书记载的内容无法实施，说明书不符合第26条第3款的规定。

（三）专利引用的测定标准无法适用，也会被认定为“公开不充分”

在200810090624.1号专利无效案中，权利要求中限定了所述黑色阻焊剂组合物的固化物的 L*值为15以下。合议组认为，在涉案专利的说明书中，对黑色度指标的 L*值的测定进行了说明，其测定方法需要先将黑色阻焊剂组合物涂布到覆铜基板上，但是，说明书并没有记载将黑色阻焊剂组合物涂膜的膜厚这一关键条件，而本领域技术人员知晓，涂抹厚度这一条件是获得黑色度 L*值的必要测定条件，在涂膜的膜厚这一条件缺失的情况下，本领域技术人员根据说明书的记载无法确定本发明技术方案中的 L*值这一参数特征如何测定和确定，进而无法得知该参数特征“L*值为 15 以下”的确切含义，从而无法实现该技术方案，说明书不符合第26条第3款的规定。

（四）结论

由此可见，对于参数专利来说，除非有证据能证明申请日前存在统一的测定标准，否则专利申请人应当在说明书中记载测定的方法或所参照的标准。进一步的，即使专利记载了测定方法，如果测定方法需要其他必不可少的测定条件，而专利没有公开这一条件，本领域技术人员也无法实现技术方案，说明书同样公开不充分。

三、美国法院对参数专利中的测定问题的处理

（一）法律基础

通常情况下，美国法院会以35 U.S.C. 112（b）来处理参数专利的测定问题。35 U.S.C. 112（b）原文为：

“The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention.”

其中文翻译为：

“说明书在其结尾应提出一项或几项权利要求，具体地指出并明确要求申请人认为是其发明的内容。”

根据美国专利审查程序手册（Manual of Patent Examining Procedure）第2173节，35 U.S.C. 112（b）设定的是“明确（definite）”的要求，不满足这一条的即为“不明确（indefinite）”。如果权利要求中的参数没有测定方法，或者测定方法不明确，美国法院就可能认定权利要求不明确，不符合35 U.S.C. 112（b），从而认定专利无效。

要求权利要求明确的主要目的是，确保权利要求的范围明确，以便公众了解构成专利侵权的界限；次要目的是明确衡量发明人的发明，以便确定要求保护的发明是否符合所有可专利性标准，以及说明书是否符合35 U.S.C. 112（a）的标准。其中，35 U.S.C. 112（a）要求“说明书应包含对发明以及对作出和使用发明的方式、方法，以完整、清晰、简洁和确切的词语的书面描述，使发明所属领域的技术人员或者与该发明联系很密切的人员，都能作出和使用该发明；说明书还应公布发明人所熟思的实施该发明的最好方式。”可以看出，美国专利法35 U.S.C. 112与我国专利法第二十六条有些类似，均是对权利要求和说明书的撰写进行了规定。

（二）如果存在不同方法可以测定参数，且测定结果实质不同，则权利要求不明确

在Teva Pharmaceuticals USA, Inc. v. Sandoz, Inc.[1]一案中，涉案专利的权利要求限定了分子量这一参数。法院认为，分子量这一参数有三种测定方式，分别为峰值分子量、数均分子量和重均分子量，这三种测定方式会产生不同结果。权利要求和说明书中也没有对“分子量”这一参数进行定义。专利权人认为，专利提供的色谱图中，只能直接得出峰值分子量，数均分子量和重均分子量都需要额外的计算，因此权利要求的分子量明确，指的是峰值分子量，但是法院不认可这一观点，涉案专利没有给本领域技术人员以合理的确定性来界定保护范围，因此权利要求不明确。

（三）如果存在不同测定位置导致参数测定结果不同，则权利要求不明确

在Saso Golf, Inc. v. Nike, Inc.[2]一案中, 涉案专利保护了一种高尔夫球杆，其中权利要求限定了两个参数：（1）球杆头“趾部（toe）”与其“最后方点（most rearwardly point）”之间的“背面轮廓形状”的曲率半径，（2）球杆头“根部（heel）”与其“最后方点”之间的“背面轮廓形状”的曲率半径。

法院重申了自上述Teva案中衍生出的规则，如果（1）存在不同的已知方法来计算要求保护的参数，（2）专利和审查历史中没有任何内容表明使用一种特定方法，以及（3）应用不同的方法导致权利要求保护范围实质不同，则权利要求是不明确的。本专利的侵权认定必须要计算两个曲率半径，这两个曲率半径分别需要选取趾部的一个点和根部的一个点。只有球杆头是完美球体时，测量点的选择才不会影响曲率半径的计算，但实际上球杆头不是完美球体，因此测量点的选择会影响曲率半径。本专利的趾部和根部指的是一个区域，并不是一个点，也没有给出如何确定该区域中计算曲率半径的点，因此权利要求不明确。

（四）结论

由此可见，对于参数专利来说，如果有不同的方法测定同一参数，且这些方法会导致参数实质不同，则专利必须要表明具体使用哪一种测定方法，对于不同位置选择会影响测定结果的，专利也要说明具体的位置选择。

四、关于参数专利测定问题的相关建议

通过中美两国对参数专利测定问题的处理可以看出，虽然存在法律基础的差异，但其核心逻辑是类似的，均是要求参数能被本领域技术人员唯一测定。如果权利要求中的参数无法被测定，或者无法被唯一测定，不同技术人员可能得出不同的测试结果，专利就会有被无效的风险。在中国，国知局可能根据第二十六条第三款宣告专利无效，因为本领域技术人员无法再现参数的获得过程，说明书公开不充分。美国法院可能根据35 U.S.C. 112（b）宣告专利无效，因为本领域技术人员无法测定参数，权利要求不明确。

因此，在参数专利的撰写过程中，应当在权利要求或说明书中明确参数的含义，对于申请日前没有本领域公认测定方法的参数，应当给出参数的测定方法，在引用本领域标准或常用测定方法的同时，还应注意测定方法中是否涉及其他决定性条件，也需要在说明书中进行公开，确保本领域技术人员能够再现该参数，例如对于不同位置测定会影响参数结果的，需要明确公开测定位置。

五、结语

在我国专利领域高速发展的今天，参数专利在确权过程中具有其特殊优势，例如对于不常见参数，常规检索难以获得评价新颖性创造性的对比文件。但是，参数专利的申请也要符合“以公开换保护”的基本原则，需要确实让公众能够实现专利的技术效果。国家知识产权局在《国家知识产权局对十三届全国人大五次会议第8842号建议答复的函》中也明确，对于以公式参数及相关特征限定的专利申请，要把好授权关口，发挥好高质量审查促进高质量创造的传导作用。对于参数专利，说明书充分公开测定方法，也有利于进一步提高我国专利质量，促进行业健康发展。

注释

[1] Teva Pharmaceuticals USA, Inc. v. Sandoz, Inc., 789 F.3d 1335, 115 U.S.P.Q.2d 1210 (Fed. Cir. 2015).

[2]Saso Golf, Inc. v. Nike, Inc., 843 Fed.Appx. 291 (Fed. Cir. 2021)

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