与SEP相关的诉讼与无效策略分析

作者 | 邵亚丽 张婧 廖泽鑫  北京市柳沈律师事务所

编辑 | 布鲁斯

标准必要专利（Standard Essential Patent, SEP）是指为实施某一技术标准而必须使用的专利。技术标准一般是由标准化组织制定的、与通用或重复使用的产品和方法相关的规则。标准化组织在制定标准时，既要保证标准在推广过程中能够普遍适用，又要兼顾专利权的保护。通常，标准化组织为了避免专利权人过度使用其“必要的专利”，破坏市场中公平的竞争秩序，会要求专利权人按照“公平、合理、无歧视（Fair, Reasonable and Non-Discriminatory, FRAND）”的原则许可其专利，并将此作为标准化组织同意该“必要的专利”进入标准的条件。实施者利用标准从事生产经营活动，无须事前与专利权人谈判特定的专利许可条件，而可先实施标准，待专利权人提出SEP许可主张后，再基于双方的许可谈判所达成的协议支付相应的FRAND许可费用。

然而，在现实环境中，由于拥有SEP相关专利的专利权人和实施标准相关技术的实施者往往对于FRAND许可条款的理解无法达成一致、对于专利权人所声称的SEP专利与相关标准的匹配度以及相关专利的价值等也存在很大争议，所以很难在短时间内通过许可谈判达成许可协议。通常，在SEP许可谈判中，对于专利的有效性、对标性、价值性、保障谈判的手段与救济措施等问题，专利权人与实施者可能产生分歧，在许可谈判陷入僵局或者一方预测到可能会陷入僵局的情况下，专利权人或实施者可能会寻求通过诉讼或无效等手段来解决这些分歧，或通过这些手段促使谈判朝着对己方有利的方向进展。本文将以案例分析的方式，归纳并研究与SEP的许可谈判相关的诉讼和无效策略，为谈判双方和相关从业者提供一些指引和帮助。

1. 西电捷通 v. 索尼案

——谈判过程的消极拖延

导致惩罚性赔偿

1.1 策略提要

在SEP许可谈判过程中，应避免作出可能被认定为故意违反FRAND原则、构成专利劫持（或反向劫持）的行为，否则会被法院认为有明显过错而作出对其不利的判决，导致被判禁令或惩罚性赔偿。因此，在实践中，任一方采取的消极拖延可能带来惩罚性赔偿。

目前，我国针对禁令救济的司法裁判规则主要有三个：

1）最高院给出的原则性的规定，即，根据最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（2016年1月制定，2020年12月修订）[1]第24条的规定，针对推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，在专利权人与被诉侵权人关于的许可协商过程中，如果专利权人故意违反FRAND义务，而被诉侵权人无明显过错的，则一般不支持专利权人的禁令请求；

2) 北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》[2]第149-153条对于SEP的许可谈判双方的过错责任和举证责任进行了更具体的规定，特别是其中的第152条和153条，分别对于专利权人和被诉侵权人在许可协商过程中的过错行为进行了列举；以及

3）广东省高级人民法院《关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引（试行）》[3]对SEP许可谈判过程中的诚实信用原则、FRAND原则、利益平衡原则、准据法适用、禁令颁发原则等进行了更加具体的规定。

参考以上禁令判定规则，本案中，索尼中国公司被认定为“过错方”的理由在于其作为实施者被认定为“在协商实施许可条件过程中主张明显不合理的条件，导致无法达成专利实施许可合同”。在信息通信领域商业惯例中，在正式的许可谈判之前，标准必要专利的实施人有权获得与专利权人主张的专利实施行为（或者侵权行为）相关的信息，包括涉案专利（或者专利清单）、实施专利的侵权产品、侵权产品与涉案专利、涉案标准的对应关系等，以便作出侵权评估。甚至在某些情形下，专利权人还会向实施人提供详略程度不一的权利要求对照表(Claim Chart)，即侵权分析表。权利要求对照表往往包含着权利人对其专利权利要求、技术标准的解释和说明，涉及权利人核心机密，其内容较为敏感。根据实务中的通常做法，一般谈判过程中权利人都会在双方签订保密协议的前提下提供权利要求对照表。在此情形下，专利权人要求双方签署保密协议的主张具有合理性。据此，索尼中国公司要求西电捷通公司提供没有任何保密信息的权利要求对照表不具有合理性，而西电捷通公司在同意提供权利要求对比表的基础上要求签署保密协议是合理的。因此，本案中将索尼中国公司被认定为“过错方”。

由此可见，从标准实施人的角度看，消极拖延并不是最佳的谈判策略，应当在合理的时间段内以合理的许可费反报价、针对专利权人的权利要求对照表等进行分析评析的结果进行回应，来避免在未来的诉讼中处于被动或不利的地位，甚至被法院认定是违反FRAND原则、专利反向劫持，遭到惩罚性赔偿的判决。

1.2 案情简介

2015年7月2日，因认为索尼手机涉嫌侵犯“一种无线局域网移动设备安全接入及数据保密通信的方法”专利（专利号为ZL02139508.X），西安西电捷通无线网络通信股份有限公司（称为“西电捷通”）将索尼移动通信产品（中国）有限公司（称为“索尼中国公司”）诉至北京知识产权法院，请求法院判令索尼中国公司立即停止侵权，并赔偿其经济损失3288万余元及合理支出47万余元。

2017年3月，北京知识产权法院就本案作出一审判决，认定索尼中国公司构成专利侵权，索尼中国公司被判决停止涉案手机制造等侵权行为，并按照许可费的三倍标准赔偿西电捷通公司损失共计 900 余万元。

北京知识产权法院作出上述判决后，索尼中国公司不服该一审判决，向北京市高级人民法院（以下称为“北京高院”）提起上诉。2018年3月28日，北京高院作出二审（终审）判决，判决驳回索尼中国公司的上诉，维持一审判决。

1.3 案件评析

本案因涉案专利为与WAPI标准（GB15629.11-2003/XG1-2006标准）相关的标准必要专利，且其诉讼行为是双方经过多年的谈判未果而被迫采取的措施，因此在二审判决公布后曾引起业界广泛的讨论和关注。

本案中，双方当事人自2009年3月至2015年3月的6年期间就涉案专利许可的问题进行了谈判和协商。西电捷通向索尼中国公司提供了专利许可清单，索尼中国公司就其被控侵权的手机产品是否侵权提出了质疑，并且要求西电捷通提供详细的权利要求对照表(Claim Chart)。在双方协商的过程中，索尼中国公司始终坚持“要求提供权利要求对照表”的主张，直到其2015年3月13日提出终止谈判止。期间，西电捷通公司表示在签署保密协议或者在2009年保密协议的基础上可以将权利要求对照表提供给索尼中国公司，但索尼中国公司坚持要求西电捷通公司提供没有任何保密信息的权利要求对照表。索尼中国公司的这种利用保密协议进行拖延的战术显然激怒了西电捷通，从而引发了诉讼。

本案中，一审法院认为：

第一、涉案专利是标准必要专利，被告理应能够判断出其涉案手机中运行的WAPI功能软件是否落入涉案专利的权利要求保护范围，而非一定需要借助于原告提供的权利要求对照表，因此，被告要求原告提交权利要求对照表并非合理；

第二、权利要求对照表可能包含专利权人的相关观点和主张，在此情形下，专利权人要求双方签署保密协议的主张具有合理性。据此，一审法院认为，双方当事人迟迟未能进入正式的专利许可谈判程序，过错在索尼中国公司，并支持西电捷通公司的判令被告停止侵权的诉讼请求。

二审法院基本支持了一审法院的观点，认为索尼中国公司在谈判过程中具有明显过错，并且在二审判决书中明确提及：“即使在诉讼阶段，索尼中国公司也没有提出明确的许可条件，也未及时向人民法院提交其所主张的许可费或提供不低于该金额的担保，并没有表示出对许可谈判的诚意。”由此，二审法院支持了一审法院的基于许可费的三倍惩罚性赔偿的判决。

2. 华为公司v三星公司

系列诉讼和无效案

——双方都做好谈判破裂的充分准备

2.1 策略提要

华为公司、三星公司均为世界知名通信公司，双方都有很强的SEP专利实力，且互为SEP专利权人和标准实施人，他们之间的谈判和诉讼对抗可谓是巨人之间的“世纪之战”。在谈判的过程中，双方对于专利许可范围、许可条件以及许可费率等均存在着较大的分歧，难以达成一致意见。据此，双方均预测到了谈判的破裂，并为后续可能的诉讼和无效各自进行了充分的准备。这些准备包括：

• 从己方的专利组合中筛选出合适的符合相关标准、且相关性和稳定性较强的SEP专利用来诉讼，并准备了若干非SEP专利（商用专利）用于配合SEP专利的诉讼达成特定的商业目的；

• 选择合适的国家和地区以及具体的地方法院提起诉讼；

• 针对对方提起诉讼的涉案专利提起无效请求；

• 准备关于己方和对方专利和标准实力的有利证据，并形成各个证据之间的相互印证。

由此，在一场长达数年的相互诉讼和无效之后，双方达成了全球交叉许可。

2.2 案情简介

2019年5月14日，广东法院网发布消息称，华为公司与三星公司专利侵权纠纷系列案经广东省高级人民法院调解结案[4]。经诉讼调解，华为公司技术有限公司与三星公司(中国)投资有限公司在涉及标准必要专利的侵权纠纷系列案中达成全球和解，就全球范围内的标准必要专利交叉许可问题达成框架性的《专利许可协议》。双方在全球范围内提起的有关诉讼得到一揽子解决。至此，华为公司与三星公司之间持续长达八年的专利交叉许可谈判以及诉讼落下帷幕，两大通信巨头握手言和。

华为公司与三星公司之间的专利交叉许可谈判开始于2011年，之后双方进行了多年谈判，但一直未取得实质性进展，直到2016年5月25日，华为公司在美国北区加州和中国深圳中级人民法院两地同时提起针对三星公司的诉讼。2016年6月27日，华为公司再度将三星公司起诉至中国福建省泉州市中级人民法院，索赔8050万元。作为回应，三星公司也在中国多家法院提起了针对华为公司的专利侵权诉讼。之后，双方互相追加诉讼案件，最终双方在深圳、泉州、广州、西安、北京等地提起了专利诉讼案件共计40余件。作为对策，华为公司和三星公司各自针对对方的专利在国家知识产权局专利复审委员会提起了对应数量的专利无效案件。双方互诉的专利既包括SEP专利，也包括非SEP专利。此外，双方还涉及一件在广东省高级人民法院起诉的针对专利包的标的额超过40亿人民币的标准必要专利许可费纠纷案件。

在双方的专利侵权诉讼中，涉及非SEP专利的诉讼，泉州市中级人民法院的一审审理、福建省高级人民法院的二审审理的专利号为ZL201010104157.0发明专利的侵权纠纷案比较有代表性，福建高院于2017年12月作出终审判决，判决三星公司停止生产、销售其23款移动终端，并且赔偿华为公司8050万元[5]。

在双方的专利侵权诉讼中，涉及SEP专利的诉讼，深圳市中级人民法院的审理比较有代表性，深圳中院于2018年1月11日公开宣判了两起“华为公司”诉“三星公司”案 [案号分别为：（2016）粤03民初816、840号] ，深圳中院针对FRAND问题和技术事实的查明和认定均进行了审理和判决，两起案件的一审审理均以华为公司的胜诉告终[6]。在这两份一审判决宣判之后不久，美国加州北区法院的William H. Orrick 法官于2018年4月13日下令批准三星公司的 235 号禁诉令动议[7]，禁止华为公司执行深圳法院发布的禁令，该法令称，“在其法院有能力确定华为公司在向中国提起诉讼之前在[向该法院提起的]本次诉讼中提出的违约索赔之前，华为公司不应寻求执行这些命令”。

2.3 案件评析

华为公司和三星公司的这场“专利大战”由华为公司在2016年5月在中美两地同时发起诉讼开始，到2019年初双方和解为终，可以看出，华为公司可谓是“有备而来”，为针对三星公司的诉讼进行了精心的准备。这一点从深圳中院的一审判决中可以窥见一斑。从专利号为201110269715.3的一审判决书（2016）粤 03 民初 816 号[8]中可以看出，华为公司向深圳中院提交了多组证据，包括：

• 与涉案专利相对应的 3GPP 无线通信技术标准且该专利是无线通信 4G 标准必要专利的证据；

• 与涉案专利相对应的 3GPP 技术标准已被采纳为行业标准和企业标准的证据；

• 三星公司制造、销售、许诺销售、进口涉案被控侵权产品，且被控侵权产品是包括手机和平板电脑等的 4G 终端产品的侵权产品相关证据；以及

• 华为公司遵循 FRAND 义务（在许可谈判中没有过错）而三星公司不遵循 FRAND 义务（在许可谈判中有过错）的证据。

其中，针对最后一项证据，华为公司还提供了往来邮件、证明两公司专利和标准以及提案实力的多个报告与文章、三星公司磋商实达五年而违背原定一年磋商期限的承诺并拒绝仲裁的证据、证明三星公司许可费不合理性的诉讼相关文件以及证人证言和华为公司的其他反驳证据等。

作为反驳，三星公司也提交了相应的证据，主要包括：

• 证明被控侵权产品的处理器来自高通或者三星公司的关于合法来源抗辩的证据，包括经公证的 ewisetech 网站提供的被控侵权产品的 CPU 和基带处理器的信息及来源；

• 为进一步请求中止审理该案的有关涉案专利无效宣告请求的证据；

• 证明原告在涉案专利的审查过程中对涉案专利进行了缩限性解释的涉案专利的审查历史档案；

• 证明涉案专利的部分权利要求与 3GPP标准不对应的鉴定意见书；

• 现有技术抗辩相关证据；

• 权利用尽抗辩相关证据；以及

• 华为公司没有遵循 FRAND 义务，三星公司在许可谈判中没有过错的证据。

其中，针对最后一项证据，三星公司还提供了进一步的专家报告、往来邮件、计算费率方式、华为工资高管的发言、数据等。

由此可见，华为公司和三星公司均提供了较为庞大的证据组合，构成了较为完善的证据链，以充分支持己方观点和反驳对方观点。

3. Unwired Planet v. 华为案

——英国法院对全球费率的

管辖权和裁判权

3.1 策略提要

在Unwired Planet（无线星球） v. 华为案中，英国法院首次祭出了其对全球费率的管辖权和裁判权，并且为了迫使华为达成与Unwired Planet的全球许可不惜向华为颁发禁令，这引发了业界非常大的争议。在此案中，华为和中兴针对Unwired Planet在中国的同族专利发起了规模性无效请求，且获得了不错的结果，尽管这并没有改变英国法院的裁判，而是仅仅是被英国法院用来考虑对全球费率的修正因素，但从事后的影响来看，华为公司针对其与Unwired Planet在英国的诉讼案在中国发起针对对手的中国专利的无效，仍对整个案件起到了非常好的平衡作用。

此外，在本案的英国诉讼中，还涉及到另外两个案件，即Conversant v. 华为以及Conversant v. 中兴案件。在这两个案件中，华为和中兴针对Conversant在中国的专利同样发起了规模无效，并且华为还在南京中级人民法院提起了针对Conversant的确认不侵权之诉和关于中国专利的费率之诉，均取得了良好的结果，对于其相对应的英国诉讼均起到了良好的平衡作用。

3.2 案情简介

2020年8月26日，英国最高法院发布了华为与Unwired Planet以及华为、中兴通讯与Conversant标准必要专利纠纷案的上诉裁决。英国最高法院驳回了华为和中兴通讯的上诉，支持康文森相关标准必要专利的全球许可条件及费率，若华为、中兴通讯不接受该全球费率，那么法院将作出禁令判决[9]。

Unwired Planet 是一家经营收购和许可专利业务的专利主张实体 (Patent Assertion Entity, PAE)。Unwired Planet 于2013年从爱立信收购了一批专利组合，其中276项在ETSI声明为标准必要专利。2014年3月，Unwired Planet基于爱立信专利组合中的6项欧洲专利寻求针对华为、三星和谷歌的禁令。事实上华为此前已经从爱立信获得了这些专利的许可，且许可费率较低，但其许可协议已于2012年到期。之后Unwired Planet在2015年和2016年分别与谷歌和三星达成和解，但华为则选择了继续诉讼。此外，Unwired Planet还向德国法院提起了诉讼。

作为反击，华为在中国对Unwired Planet部分专利提起无效请求（包括部分涉案专利的中国同族），其中3件被认定全部无效、3件维持有效、3件部分无效[10]。

本案还涉及到华为与中兴针对Conversant Wireless的上诉。Conversant也是一家PAE，其在2011年收购了Core Wireless及其持有的诺基亚2000多项专利，其中包含大量2G、3G和4G领域的标准必要专利。

同样作为反击，华为和中兴在中国针对Conversant的11件专利发起无效申请（包括部分涉案专利的中国同族），其中8件被国家知识产权局专利复审委员会宣布为全部无效，2项维持有效，1件部分维持。

与此同时，华为公司于2018年1月还向中国的南京中级人民法院提起了针对Conversant的确认不侵权之诉和FRAND费率之诉，请求法院判令华为在中国的制造、销售和许诺销售行为不侵害Conversant的三件中国专利，并就Conversant所拥有的全部SEP专利判令符合FRAND的费率。2019年9月16日，南京中院做出一审判决[11]，因Conversant的三件专利均被宣告无效，因此驳回了华为关于确认不侵权的诉讼请求，并采用“自上而下(top-down)法”对于Conversant的仅一件被确认为有效的4G标准必要专利做出了费率判决：单模4G移动产品终端中国标准必要专利许可费率为0.00225%；多模移动终端中国标准必要专利许可费率为0.0018%。

3.3 案件评析

在本案中，英国最高院在判决中针对FRAND问题确认了以下几点[12]：

1) 基于ETSI的知识产权政策，全球 FRAND 许可是适当的。华为对英国法院确定全球许可条款提出质疑。对此，英国最高法院认为，ETST的知识产权政策目的是阻止专利劫持（拒绝根据标准必要专利按 FRAND 条款授予许可）和专利反劫持（拒绝接受已被确定为 FRAND 条款的许可）的因素。对于SEP所有人来说，寻求逐个国家谈判其专利权的许可可能是完全不切实际的，在每个拥有专利的国家通过诉讼来寻求行使专利权的费用会高到无法进行。因此，只有全球许可，或者至少是多地区的许可，才是符合FRAND原则的。Unwired Planet的专利组合覆盖 42 个国家，且规模足够大，这使得针对每一项专利进行争议是不现实的。此类专利组合的自愿许可方和具有全球销售的被许可方（诸如华为）应当就全球许可达成一致。

2) 英国是裁判全球许可的方便的法院。在本案中，华为和中兴指出，其全球销售额中只有很小一部分发生在英国，他们的产品制造在中国，其主要市场也在中国，因此中国法院是更适合的法院。华为声称其64%的相关销售发生在中国或Unwired Planet没有专利保护的国家，Unwired Planet的专利许可费取决于中国专利的有效性和侵权情况。两公司还认为，中国专利的有效性和侵权问题属于中国法院的管辖范围，对于已声明的标准必要专利全球许可的价值至关重要。对此，英国最高法院认为，原审法院并未就任何非英国的专利的有效性和该专利是否为SEP进行过裁判，其寻求的是对专利组合的整体进行评估。中国专利的有效性和侵权与否可以用于调整英国法院判定的许可费率。相关的中国诉讼仅仅是确定Conversant的中国专利的FRAND许可问题，而非全球许可，并且中国法院作为全球许可的裁判法院缺乏双方当事人的同意，由此认为英国法院是解决全球费率的更方便的法院。

3) FRAND义务是统一的，而非三个单独的义务。在本案中，华为认为应当以Unwired Planet于2016年7月28日签订的向三星的全球许可作为向华为全球许可的FRAND条款的基础，而Unwired Planet向三星的许可的费率则要低得多，因此违反了FRAND（公平、合理、无歧视）义务中的无歧视原则。对此，英国最高法院认为，FRAND 承诺中的非歧视要素是“一般性的(General)”而非“绝对的(hard-edged)”，这取决于对知识产权政策第 6.1 条中 FRAND 承诺的解释问题。该条款规定的义务应被视为一个组合的整体，而不应该被单独理解为三项不同的义务。法官认为Unwired Planet许可给三星的情形比较特殊，三星的许可发生在Unwired Planet被PanOptis 收购之后。那时候Unwired Planet的财务状况不佳，三星能够利用这一点来压低许可费。

4) 颁发禁令的公平性。在本案中，华为认为，即使它侵犯了原告的英国标准必要专利，并且即使原告愿意按照法院认定为 FRAND 的条款提供许可，法院也不应该同意原告的禁令来阻止其继续实施，因为这样的补救措施既不适当也不相称。原告遵守英国标准必要专利方面的唯一利益是获得合理的许可费，而这种利益可以通过用损害赔偿金而不是禁令来得到充分体现。对此，英国最高法院认为，在全球许可被认为是FRAND的情况下，针对被认定为有效且被侵权/必要的专利授予的限制侵权禁令的补救措施应为被许可人提供一个简单的选择，要么接受 FRAND 许可，要么停止经营该产品。而在本案的情形中，相关专利已被认定有效并被侵权，Unwired Planet希望达成全球许可，而华为则希望达成英国专利组合的许可，拒绝达成全球许可。在这种情况下，仅限于英国的许可是不符合FRAND原则的，因此应该颁发禁令。

在本案中，Unwired Planet和Conversant作为专利权人，选择英国法院作为管辖地无疑是明智的，其关于全球许可的FRAND许可条款得到了英国法院的支持，并且还获得了英国法院颁发的“禁令”而获得了有利的谈判地位。而作为标准实施人，华为和中兴在中国针对Unwired Planet和Conversant的多件专利发起无效请求以及在中国法院发起确认不侵权之诉、以及针对中国专利的许可费率之诉也是值得推荐的应对策略，这对于双方的FRAND许可谈判起到了较好平衡的作用。

除了英国法院之外，德国法院也是专利权人青睐的管辖法院，其快速的民事侵权审理程序以及一审判决的禁令在缴纳担保金后即可临时执行等程序性优势让德国法院成为SEP专利权人提起诉讼的理想之地。例如，在Nokia v Continental案、Sharp v Oppo案、Interdigital v Xiaomi案、IP Bridge v Huawei等近年来比较引人注目的案件中，专利权人均选择了德国作为其诉讼管辖地之一。

4. OPPO v 夏普案

——中国法院具有SEP全球费率

裁决的管辖权

4.1 策略提要

2021年10月8日，OPPO在其官网宣布OPPO与夏普达成专利交叉许可协议及合作，协议涵盖了双方终端产品实施通信技术标准所需的全球专利许可。同时，双方也将结束自2020年以来在多个国家及地区的专利诉讼和争议[13]。

事实上，夏普与OPPO从2018年7月开始进行标准必要专利许可谈判，但未能达成许可协议，由此双方在日本、德国、中国和中国台湾展开了一系列诉讼，并在诉讼期间持续进行专利许可谈判。

除了诉讼外，OPPO还持续对包括涉诉专利国内同族专利在内的多件夏普中国专利，提出无效宣告请求。截至2020年12月，国家知识产权局对十余件涉案专利作出无效裁定，夏普多件中国专利被宣告无效，这其中就包括夏普在海外起诉OPPO所用专利的中国同族专利[14]。而这样的无效结果无疑将影响东京地方法院和德国法院对该案的侵权判断或者无效决定。OPPO针对夏普专利的无效策略无疑是非常成功的。正如OPPO知识产权部门负责人曾经所表示的，OPPO采用的是积极的海外知识产权政策，一方面积极寻求许可授权，一方面绝不退让地应对专利诉讼。OPPO在针对夏普专利提起无效请求之前，进行了充分的现有技术检索和无效可能性分析，并在口审中应对得当，获得了理想的无效结果。

OPPO在深圳中院提起的针对双方谈判的FRAND条款和FRAND全球费率之诉也是非常成功的。在本案中最高院在管辖权异议二审中首次确认中国法院对标准必要专利的全球许可费率具有管辖权，为双方最终签订全球许可奠定了良好的基础。不仅如此，OPPO在诉讼中还申请了行为保全（禁诉令）并获得了深圳中院的批准。深圳中院裁定[15]，夏普株式会社在本案终审判决作出之前，不得向其他国家、地区就本案所涉专利对OPPO公司提出新的诉讼或司法禁令，如有违反处每日罚款人民币100 万元。在一审法院发出“禁诉令”后7小时，德国慕尼黑第一地区法院向OPPO公司下达了“反禁诉令”，要求OPPO公司向中国法院申请撤回禁诉令。一审法院围绕“禁诉令”和“反禁诉令”，进行了法庭调查，固定了夏普株式会社违反行为保全裁定的事实和证据，并向其释明违反中国法院裁判的严重法律后果。最终，夏普株式会社无条件撤回了本案中的复议申请和向德国法院申请的“反禁诉令”，同时表示将充分尊重和严格遵守中国法院的生效裁决。

4.2 案情简介

2020年3月25日，OPPO广东移动通信有限公司和OPPO广东移动通信有限公司深圳分公司（以下称“OPPO”）向深圳市中级人民法院提起诉讼，被告为夏普株式会社（以下称“夏普公司”）、赛恩倍吉日本株式会社（以下称“赛恩倍吉”），诉讼请求包括：

1. 确认夏普、赛恩倍吉在许可谈判中的相关行为违反 FRAND 义务或者违反诚实信用原则；

2. 就夏普拥有并有权作出许可的 WiFi 标准、3G 标准以及 4G 标准相关标准必要专利在全球范围内针对 OPPO 公司、OPPO 深圳公司的智能终端产品的许可条件作出判决，包括但不限于许可使用费率；

3. 判令夏普、赛恩倍吉赔偿因违反 FRAND 义务给 OPPO 公司、OPPO 深圳公司造成的经济损失共计人民币 300 万元。

夏普在提交答辩状期间，对案件提出管辖权异议，请求：

1. 驳回起诉；

2. 如果上述请求不能全部满足，则依法裁定驳回该案中侵权纠纷起诉，裁定将涉及中国专利在中国大陆范围的许可条件纠纷移送广州知识产权法院管辖，驳回涉及其他国家或地区的专利许可条件的起诉。

深圳中院于2020年10月16日裁定驳回了夏普的管辖权异议。夏普公司不服，向最高人民法院知识产权法庭提起管辖权异议的上诉请求，请求撤销原审法院的裁定。

2021年8月19日，最高人民法院做出二审（终审）裁定[16]，驳回了夏普的全部上诉理由，裁定在当事人具备达成全球许可的意愿且纠纷与中国具有更密切联系时，即便当事人未达成管辖合意，中国法院仍有依一方当事人的申请，对标准必要专利全球许可条件作出裁决，并且认为中国法院裁定全球费率具备法理基础，也是一次性解决许可纠纷的客观需要。

4.3 案件评析

在最高院的二审裁定中，最高院归纳的争议焦点问题包括：中国法院对本案是否具有管辖权；如果中国法院对本案具有管辖权，原审法院对本案行使管辖权是否适当；如果原审法院具有管辖权，其在本案中是否适宜对涉案标准必要专利在全球范围内的许可条件作出裁决；赛恩倍吉日本株式会社是否可以作为本案被告。

1) 关于中国法院对本案是否具有管辖权的问题，最高院认为：标准必要专利许可纠纷的核心是诉请法院确定特定许可条件或者内容，促使各方最终达成许可协议或者履行许可协议，因此，可以视为一种相对更具有合同性质的特殊类型纠纷。本案中，作为许可标的的标准必要专利组合涉及多项中国专利，OPPO 公司、OPPO 深圳公司实施涉案标准必要专利的制造行为发生在中国，当事人曾就涉案标准必要专利许可问题在中国深圳进行过磋商，故中国法院无论是作为专利权授予地法院，还是涉案标准必要专利实施地法院，亦或是涉案标准必要专利许可磋商地法院，均对本案依法具有管辖权。

2) 关于原审法院对本案行使管辖权是否适当的问题，最高院认为：OPPO 深圳公司位于广东省深圳市，其在该地实施本案所涉标准必要专利，故原审法院作为涉案标准必要专利实施地法院，可以对本案行使管辖权。同时，当事人曾就涉案标准必要专利许可问题在广东省深圳市进行过磋商，故原审法院作为专利许可磋商地法院，亦可以据此对本案行使管辖权。

3) 关于原审法院在本案中是否适宜对涉案标准必要专利在全球范围内的许可条件作出裁决的问题，最高院认为：本案当事人均有就涉案标准必要专利达成全球范围内许可条件的意愿，且对此进行过许可磋商。

本案中，当事人许可磋商所涉及的标准必要专利与中国联系密切，具体表现为大部分是中国专利；主要实施地、主要营业地或主要营收来源地在中国；中国是当事人专利许可磋商地；中国也是专利许可请求方可供扣押或可供执行财产所在地。由中国法院对涉案标准必要专利在全球范围内的许可条件进行裁决，不仅更有利于查明 OPPO 公司和 OPPO 深圳公司实施涉案标准必要专利的情况，还更便利案件裁判的执行。

在当事人具有达成全球许可的意愿且案件与中国法院具有更密切联系的情况下，原审法院在对本案具有管辖权的基础上，认定其适宜对涉案标准必要专利在全球范围内的许可条件作出裁决，并无不当。

4) 关于赛恩倍吉日本株式会社是否可以作为本案被告的问题，最高院认为：原告只要能够提供明确的被告，在符合其他受理条件的情况下，人民法院便应当立案受理。而本案中，根据初步查明的赛恩倍吉日本株式会社与夏普株式会社共同参与谈判过程的事实，赛恩倍吉日本株式会社可以作为本案被告，并无不当。

近年来，中国作为全球通信产品制造和销售的主要市场之一，逐渐成为全球通信标准相关SEP专利纠纷的诉讼热地，中国法院也积极探索并完善相关的法律法规，对于中国法院就FRAND许可的条款和费率纠纷（包括中国费率、全球费率）的管辖权、禁令和禁诉令（行为保全）等方面均做出了积极主动的裁决。值得一提的是，2023年9月4日，最高人民法院就交互数字(Interdigital)与OPPO之间的SEP使用费纠纷管辖权异议二审作出终审裁定，再次确认确认中国法院对标准必要专利全球许可费率诉讼具有管辖权[17]。

此外，中国国家知识产权局对于专利无效程序的快速审理也使得在中国的专利无效成为标准实施者应对策略的必选项之一。

结  语

从近年来的司法实践看，标准必要专利的许可谈判往往伴随着诉讼和无效，而适当的诉讼和无效策略往往能够让当事人一方获得更多谈判的主动权，从而使得最终的谈判结果有利于己方。

通常，诉讼类别包括侵害发明专利权诉讼及相关联的专利无效和行政诉讼、确认不侵权诉讼、FRAND条款和标准必要专利许可费率裁决诉讼、以及反垄断诉讼等。标准必要专利诉讼的特点是诉讼类型复杂、跨地域、流程长、对抗激烈（结果、时间）、诉讼与谈判交替进行等。而实施人针对标准必要专利权利人的涉诉专利和其他专利、甚至在其他国家的同族专利提起无效宣告请求，往往能够对专利权人形成压力，从而在谈判中获得有利于己方的结果。对于专利权人来讲，选择有利于己方的法院进行诉讼，有希望通过获得针对实施人的禁令等迫使实施人接受其全球许可或地区许可的报价，并且其全球许可的报价有可能获得某一国法院（如英国、德国、中国）的认可。

知识产权的保护既要为科技创新提供保驾护航，又要有利于技术标准的推广实施。标准必要专利的专利许可应当考虑专利权人和实施人之间的利益平衡，既要避免专利权人的专利“劫持”，也要避免实施人的“反向劫持”。近年来，包括中国在内的多个国家围绕着标准必要专利的FRAND许可做出了一系列的司法裁决和相关规定，这对于引导标准必要专利的FRAND许可真正能够做到公平、合理、无歧视有着重要的推动作用，并为当事人制定合适的诉讼和无效策略提供了更好的指引，从而有利于相关行业的各方利益均衡和良性发展。

注释

[1] http://gongbao.court.gov.cn/Details/8feb09826296cb018a14e48b389d75.html,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》

[2] https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/origin/section20170420.pdf,北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》

[3] http://www.wncyip.com/UploadFiles/20200313/20200313180822318.pdf,广东省高级人民法院关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引（试行）

[4] http://www.iprdaily.cn/article_21705.html,《重磅！华为公司与三星公司标准必要专利侵权纠纷系列案达成全球和解！》

[5] https://t.cj.sina.com.cn/articles/view/1456070103/56c9ddd7001004fst,判了！华为公司锁定胜局，获赔8050万元，三星公司23款手机被禁产、禁售！

[6] http://iprdaily.cn/article?wid=18073,华为公司vs三星公司，华为公司胜！（案件判决详情）

[7] https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/california/candce/3:2016cv02787/299039/280/, Huawei Technologies, Co, Ltd et al v. Samsung Electronics Co, Ltd. et al, No. 3:2016cv02787 - Document 280 (N.D. Cal. 2018)

[8] http://www.chinaipmagazine.com/upload/%E5%8D%8E%E4%B8%BAVS%E4%B8%89%E6%98%9F%EF%BC%882016%EF%BC%89%E7%B2%A403%E6%B0%91%E5%88%9D816%E5%8F%B7.pdf,广东省深圳市中级人民法院民事判决书（2016）粤 03 民初 816 号。

[9] http://www.iprchn.com/cipnews/news_content.aspx?newsId=124794,标准必要专利全球许可费率引争议。

[10] https://www.sohu.com/a/416667443_166680, Unwired Planet诉华为案之辩：英国或成SEP诉讼“最繁荣”之地。

[11] (2018)苏01民初232、233、234号判决。

[12] https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2018-0214-judgment.pdf,英国最高法院针对Unwired Planet v. Huawei, Huawei v. Conversant以及ZTE v. Conversant的判决。

[13] https://www.oppo.com/cn/newsroom/patent/470/, OPPO与夏普签订专利许可协议，结束全球诉讼。

[14] http://www.iprchn.com/cipnews/news_content.aspx?newsId=131543,终有结果！OPPO与夏普签订专利许可协议。

[15] https://www.oppo.com/cn/newsroom/patent/450/, OPPO “禁诉令” 案获选2020年度中国法院知识产权十大案例。

[16] http://gongbao.court.gov.cn/Details/f677b0f306e7dba410c62578dabead.html，OPPO广东移动通信有限公司等与夏普株式会社等标准必要专利许可纠纷管辖权纠纷案

[17] https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUxMDAwNTI3OQ==&mid=2247511526&idx=1&sn=653634f5a8c743326a4db322311ee005,附裁定┃最高法：中国法院对OPPO诉Interdigital全球SEP许可费案具有管辖权。

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