跟踪|四环vs齐鲁在蒙审结，四环获赔100万元

作者 | 知产力

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2017年8月3日，内蒙古自治区高级人民法院针对北京四环制药有限公司（下称四环制药）与齐鲁制药有限公司（下称齐鲁制药）发明专利侵权案作出二审判决，齐鲁制药被判立即停止制造桂哌齐特氮氧化物、立即停止使用桂哌齐特氮氧化物作为对照品；立即停止制造、使用涉案马来酸桂哌齐特原料药产品，立即停止制造、许诺销售、销售马来酸桂哌齐特注射液产品；支付四环制药经济损失及合理费用支出共计100万元。

标的300万元的诉讼

2015年11月11日，呼和浩特市中级人民法院立案受理四环制药诉齐鲁制药侵害发明专利纠纷案。2016年3月5日，四环制药申请放弃了针对第200810093966.9号“马来酸桂哌齐特晶型及其制备方法”发明专利（下称第966号专利）的侵权诉讼请求。

四环制药请求法院判令：齐鲁制药停止侵害四环制药第201110006357.7号“一种安全性高的桂哌齐特药用组合物及其制备方法和其应用”发明专利（下称第357号专利）的专利权行为，包括但不限于停止制造和使用侵权的马来酸桂哌齐特原料药产品，停止制造、许诺销售和销售侵权的马来酸桂哌齐特注射液产品；停止侵害四环制药第200910176994.1号“桂哌齐特氮氧化物、其制备方法和用途”发明专利（下称第994号专利）的专利权行为，包括但不限于停止制造和使用侵害四环制药专利权的桂哌齐特氮氧化物；销毁库存的侵权产品，赔偿经济损失及合理支出共计300万元。

2016年3月23日，四环公司及案外人通化济达医药有限公司就齐鲁制药侵犯第966号专利的行为向济南市中级人民法院提起诉讼。2016年9月7日，四环制药及通化济达医药有限公司撤回了该诉讼。

2016年7月14日，齐鲁制药针对四环制药享有的第200610103455.1号“马来酸桂哌齐特改进的制备方法”发明专利（下称第455号专利）向国家知识产权局专利复审委员会（下称专利复审委）提出无效宣告请求。

2016年8月10、19日，专利复审委先后就齐鲁制药提出的无效宣告请求作出第29876号、第29935号审查决定，在四环制药于2016年5月24日提交的权利要求1-10的基础上维持第357号发明专利有效；宣告第966号专利全部无效。

2017年1月18日，呼和浩特市中级人民法院作出一审判决：齐鲁制药立即停止侵犯四环制药享有的第994、第357号发明专利权，即立即停止制造桂哌齐特氮氧化物、立即停止使用桂哌齐特氮氧化物作为对照品；立即停止制造、使用涉案马来酸桂哌齐特原料药产品，立即停止制造、许诺销售涉案马来酸桂哌齐特注射液产品；支付四环制药为制止涉案侵权行为所付出的合理费用50万元。

一审判决作出后，四环制药及齐鲁制药均不服，向内蒙古高院提起上诉，该院于4月11日立案受理。

2017年1月24日、5月23日，专利复审委先后作出第31336号、第32428号无效宣告审查决定，宣告第455号专利全部无效，维持第994号专利有效。

（四环专利无效审查结果）

二审法院经审理认为：

被控侵权产品落入第357、第994号专利保护范围。

齐鲁制药提出，在第357号专利无效程序中，专利复审委认定该专利的保护范围应排除桂哌齐特氮氧化物含量为零的技术方案，但一审判决在未排除被控侵权产品所含桂哌齐特氮氧化物为零的情形下，认定被控侵权产品落入第357号专利保护范围属于认定事实错误。

二审法院认为，经审查，一审庭审中，齐鲁制药并未提交其生产的被控侵权物所含桂哌齐特氮氧化物含量为零的证据，且齐鲁制药自行作出的检测报告显示涉案被控侵权产品所含桂哌齐特氮氧化物含量为0.001%，故一审判决认定被控侵权产品已经落入第357号和第994号专利的保护范围并无不当。

齐鲁制药现有技术抗辩不成立

该案二审审理过程中，齐鲁制药认可在被控侵权物已经落入第357号专利、第994号专利的权利保护范围的基础上，主张现有技术抗辩。

齐鲁制药提交“实验报告”称，其实施第455号专利生产被控侵权产品，但该实验报告仅记载实施第455号专利实施例5的第五、六步骤的过程，并未记载实施第455号专利整体技术方案的事实，故不足以认定齐鲁制药实施第455号专利技术方案能够生产出落入357号专利保护范围的被控侵权产品的事实。齐鲁制药还主张其实施966号专利能够生产出落入357号专利保护范围的被控侵权产品，但未能证明其实施该技术方案的事实。

由于公开号WO2008/139152A1的PCT申请的部分中文译本中，既未明确公开994号专利所保护的具有特定结构式的氮氧化物，也未明确公开桂哌齐特氮氧化物作为对照品的应用，故齐鲁制药主张其实施该PCT公开技术制造落入994号专利保护范围的桂哌齐特氮氧化物，缺乏事实依据。

齐鲁制药提出“一审判决认定其有关现有技术抗辩的鉴定申请系337号专利的有效性问题”是对现有技术抗辩原则的错误理解和适用。对此，二审法院认为，一审中，齐鲁制药并未举证说明其实施455号专利和966号专利能够生产出被控侵权马来酸桂哌齐特注射液的事实，而是申请鉴定455号专利和966号专利是否在357号专利的保护范围，因此该鉴定实质上属于专利有效性判断的问题，故一审法院认定该鉴定事实不属于该案审理范围并无不当。二审中，齐鲁制药再次提出现有技术抗辩的鉴定申请，该院未予支持。

齐鲁制药提出“一审判决认定将357号专利和994号专利技术方案纳入马来酸桂哌齐特注射液国家药品强制性标准，不应适用专利法解释二第24条的规定”属于适用法律错误。对此，二审法院认为，涉案被控侵权马来酸桂哌齐特注射液产品执行药品强制性标准，现有法律并未要求专利权人在参与制定国家强制性标准时明示、披露其专利及作出“公平、合理、无歧视”承诺的义务，故一审判决认定该案不适用专利法解释二第24条正确。

齐鲁制药民事责任承担的认定

四环制药提交的二审新证据证实，其在呼和浩特市第一医院公证购买到由齐鲁制药生产的涉案被控侵权马来酸桂哌齐特注射液。因此，齐鲁制药在呼和浩特市销售侵害四环制药357号专利、994号专利权的马来酸桂齐特注射液的事实清楚。齐鲁制药应承担停止销售被控侵权产品并赔偿经济损失的民事责任。

该案中，四环制药未提交充分证据证明其因侵权受到的实际损失或齐鲁制药因侵权所获得的利益及涉案专利许可费用，故该院综合考虑涉案专利权的类型、齐鲁制药的侵权性质和情节等因素，依法酌情将经济损失确定为50万元。

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