三友知策 | 企业商标海外布局与维权浅谈

作者 | 卢祎萌  北京三友知识产权代理有限公司

编辑 | 布鲁斯

随着全球化的推进，越来越多的中国企业开始寻求海外市场的发展。商标作为品牌保护的核心环节之一，其原则是遵循地域性保护的原则。因此，企业如果想在某一国家或地区获得商标保护，则需在当地官方主管部门注册商标。随着走出国门的中国企业越来越多，海外商标保护尤为重要。商标不仅作为企业重要的无形资产，搭载其产品声誉和企业商誉，而且是企业顺利生产经营、避免生产系列法律纠纷的重要权利载体。本文将从企业海外商标的布局和维权两个方面为企业提供建议，希望能帮助企业顺利开拓国际市场。

一、企业如何进行海外商标布局

（一）确定出海国家不容易、需要全方位考虑

1. 如何根据企业自身经营需求，挑选意图注册的国家

对于企业来说，为了将自身的产品进行生产与销售，势必会存在生产供货地、包装仓储地、销售地、经销商所在地。而这些与企业实际经营关联性极高的地域，是企业进行商标注册布局的第一优选地。

其次，要考虑产品实际投放市场的内部计划。某些国家虽然不是立刻要投放产品进行销售，但如果已经进行了明确的市场调研与规划，并有明确的、一定时间内进入该国销售的计划，那么针对这些国家的布局，可以放在第二梯队。

再往后，就是考虑进行补充性、防御性布局的第三梯队国家。例如出现在公司长期规划中的市场、或者是从地理位置上考虑，在核心市场所在国的周边毗邻的国家进行商标布局。

2. 企业短期内在某些国家没有实际经营规划，便无需进行商标布局？

首先，考虑在抢注高发地区进行商标布局。

笔者要提醒企业留意的是，随着目前中国经济高速发展，越来越多的中国品牌已经被广为流传。而在部分海外国家，存在着一些专门进行商标抢注行为的公司或个人，已经将目光投向了知名的中国品牌，并实施大量抢注行为。同时，很多国家都有中国城，抢注者经常会在华人聚集的国家，将中国知名品牌进行抢注，这无疑也收获了一个巨大的市场，节省了前期开发的成本。因此，即使中国企业在这些抢注高发地区暂无实际商业规划，但为了防止抢注行为的出现，导致后续可能发生的高昂维权打假费用，可以考虑预先在这些国家进行防御性的商标注册申请。目前，中华商标协会已经成立了专业的“海外维权工作委员会”，每年都会进行调研，针对中国品牌在海外被抢注的高发国家进行汇总、公示。国家知识产权局也会不定期针对海外被抢注的中国品牌进行公示。企业可以通过上述渠道进行排查。

其次，考虑在注册热点国家进行商标布局。

根据《世界知识产权指标2023》发布的信息，2022年，全球约有1,180万件商标申请。全球152个知识产权局约有8,250万件有效商标注册，比2021年增长9.4%；其中，中国再次居首位，约为4,270万件，其后依次是美国（310万件）和印度（290万件）。考虑到中国申请人如此热衷于进行海外商标的保护，企业也可以关注一些中国企业进行海外商标注册申请的热点国家，即便他们不在短期商业规划内，也可以作为商标防御性布局涉及范围的参考之一。

最后，参考竞品公司的注册布局。

从注册布局可以了解企业的商业布局。如果竞品公司在某一个国家进行布局，很可能是其自行进行了市场调研，经评估后觉得有盈利的可能性。因此在选择国家时可以对标竞品公司在海外的商标布局，这样一定程度可以节省自己进行市场调研的成本，且对市场的选择更为精准。如果多家竞品公司均在某一国家进行了布局，证明该国在该领域的市场潜力较好，自身进驻的必要性将提高。同时如果同一产品领域有多家知名企业进入，在该产品领域被抢注商标的可能性较高，因此即使自身没有进军该国家的计划，为了防止他人抢注，建议进行商标布局。

3.需要考虑申请国家的特定文化，避免遭遇无谓的驳回

商标权具有地域性，每个国家都有独属于自己的商标法。而在制定法律时，势必会依据各国的国情进行立法，从而使得不同国家的商标法，都存在其独特之处。尤其是针对商标的一些禁用、禁注条款，要特别留意不同国家的相关规定。

例如，如需要进行注册的商标为中文标识，在官方语言为英语、日语、西班牙等非中文的国家，如美国、英国、日本、韩国等国家的审查都是按照图形进行的。也就是说，两个相同的中文商标，如果仅字体不同，那么在上述国家，很可能会被认为是互不近似的商标，从而实现共存。此外，纯中文商标在越南，挪威单独申请时，均会因缺乏显著性遭遇驳回，且无法通过提交大量使用证据来克服，因为这些国家的商标法中，明确规定了中文是无法识别的，是不具备显著性的。

又比如申请商标为纯图形商标的话，一定要注意商标注册国家的法律规定及风俗习惯，如：美国忌讳猫，英国把孔雀看作室祸鸟，日本忌讳荷花；法国忌讳菊花；北非忌讳用狗作为商标图案；捷克人认为红三角是有毒的标记等。

此外，印度、巴基斯坦、泰国、新加坡等国家常因商标设计过于简单，要求提供商标含义或设计理念的声明（需公证）、相同商标在其他国家的注册证书，或提供大量使用证据，来证明商标具备显著性。

（二）确定产品名称难，时常找不到好名字

1. 如何进行商标名称的选取？

笔者认为，最有效的进行商标名称选取的方法，即为品牌分级法。企业可以依据品牌商标海外布局和注册类别与其主营项目的关联密切程度，及品牌商标标样在海外布局与保护的必要程度这两个维度，进行品牌的分级。如此一来，可以分清主次，对后面的商标布局实际涉及的国家、类别起到指引作用。一级品牌：企业主标识，广泛用于所有产品中。二级品牌：企业现阶段主推的产品线。三级品牌：企业将在未来推进的新产品。

以日本国民品牌“明治meiji”为例：

2. 依据不同级别的品牌名称，确定商标标样的形式：中文、英文、图形？

首先，无论对于哪种类型的商标，都需要与企业在实际市场经营活动中使用的样式保持一致。否则，后期在不使用撤销案件中可能因为注册商标标样与实际使用的标样不一致，导致注册商标被撤销。此外，在其他诸如无效申请、异议申请、甚至到诉讼案件中，对于商标使用证据的基本要求都是使用商标需要与注册商标一致，否则企业提交的使用证据很可能会被视为无效。

以下表格中，笔者列举了两个例子，因为注册商标与实际使用商标存在差异，导致企业提交的证据没有被当局认为是对已注册商标的使用。

对于中文商标而言，最大的风险就是要特别留意部分海外国家对于中文商标的特殊规定。例如：亚美尼亚不接受纯中文商标，会因缺乏显著性被直接驳回。

对于英文商标而言，首选自创无含义的英文商标，因选择已有的、具备固定含义的英文，遭遇在先近似商标阻碍的可能性将提高。而是。

对于图形商标而言，如果图形较为简单或较为复杂，则因显著性较低遭遇驳回的风险较高。因此避免选择图形要素过于简单或者过于复杂，可以选择有独创性的图形。

（三） 确定商标的指定商品难——如何进行商标类别/指定商品的选取？

1. 依据品牌的重要程度，对不同级别品牌的类别及指定商品进行挑选

在已经对品牌进行分级的前提下，依据品牌的重要程度，对不同级别品牌的类别及指定商品进行挑选。例如，对于企业主品牌（一级品牌），可考虑在二级、三级品牌所涉及的全部类别进行布局。对于二级、三级品牌而言，最重要的是确定它们的业务领域，从而进一步根据业务领域进行类别的重要程度划分。

以“电子行业”领域举例：

2. 部分海外国家对于商品表述的接受程度较高，可以尽可能将自身产品表述清楚，以保证自己能够在想保护的商品或服务上获得保护，也更利于后续维权

目前世界上绝大部分国家都是以尼斯分类作为可接受的指定商品的基础的。不过，各国对于商品的接受程度不同。比如美国，对于商标的审查较为灵活，一般要求商品能做进一步的细化，细化到具体的功能特点等。审查员如果对于所申报的产品不了解，也可能与美国代理人进行电话沟通，或要求申请人提供对产品进一步的说明建议，也欢迎申请人就商品进行沟通。

笔者建议企业考虑到这一差异，对于同一商品，在不同国家进行不同商品选取，可以根据自身的经营范围做进一步的产品表述。以第9类“可下载的计算机软件”这一商品举例，因该商品是一个上位词，在某些国家需要进一步细化，以下表格中的商品为针对这一商品在各国可以接受的名称：

二、企业如何进行海外商标维权

1. 重视商标监控与市场监测

企业的海外经销商或代理商未经同意或授权而非法抢注供货方商标的案件频频发生，有的是直接以经销商或代理商的名义进行注册，而有的是以经销商或代理商的关联公司、家属、亲戚或其合作伙伴等名义进行注册。

虽然被抢注人知晓抢注是经销商所为，但是往往没有直接的证据，在打击抢注上遇到诸多困难。因此企业在与代理商接洽前，应提前进行商标注册申请。接洽时，应签订的经销或代理协议，并保证代理协议中有涉案商标，以及商标保护的条款，并随时保留双方业务往来相关的证据资料。同时，要对经销商、代理商以及关联主体的商标注册申请进行监控，以便及时发现问题。

此外，笔者也建议企业对目标国家或地区的商标实际使用情况进行监测，以了解是否有他人使用相同或者近似的商标，一旦发现侵权假冒行为即可以采取相应行动。

市场监测通常由专业的调查公司完成，也可以通过海关边境措施来实现。企业可以利用自身生产和销售产品的便利，通过海外的经销商或者代理商对海外市场上出现的仿冒或者假冒产品进行监测，或者通过调查公司对重点市场或展会等关键环节、以及重点目标主体进行监控调查，搜集侵权证据，作为采取法律行动及时制止相关商标侵权行为的基础。

2. 主动进行异议前置措施——公众意见

在商标审查阶段，由商标权人或利害关系人单方面提交正式书面函件，陈述反对商标注册的具体理由(如与某件在先申请或注册商标构成近似；代理商、经销商等抢注；恶意抢注他人在先知名商标;其他不当注册申请等)，由商标审查员依职权判断是否认可反对的理由，进而决定是否驳回商标的注册申请。此类反对程序通常无需商标申请人的参与。

“公众意见”程序为被抢注人应对他人恶意抢注提供了在注册申请阶段去申诉的机会。相对于异议、撤销、无效程序来说，该行政程序往往也节约成本。很多国家或地区设立了这种程序，尤其是对于目前还未设立异议制度的国家或地区来说，更是为被抢注人主动维权提供了补救措施。

3. 针对抢注商标进行异议、无效的举措

异议、无效是较为常见的海外商标维权措施。例如，中国某文化用品公司的商标“never”在巴西被一家叫做“YWP COMERCIO, DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP” （以下简称“抢注人”的当地公司抢注，该抢注商标与该中国公司（以下简称“被抢注人”或“异议人”）的商标完全相同，且指定保护的商品亦为被抢注人的核心商品。经与被抢注人沟通，抢注人实为被抢注人在巴西当地的合作伙伴。异议人在了解到商标被抢注后，尝试与被异议人通过协商解决，然而双方未达成一致协议。最终权利人提交了异议申请，在异议申请中，权利人提交了双方来往沟通的信函、产品发票、报关单等相关商业往来证据以此证明双方的合作关系，同时证明被异议人在申请被异议商标之前，已知晓异议人引证商标，因此，被异议人恶意十分明显。此外，还主张被异议商标和异议人引证商标从文字构成、整体设计风格均高度近似，双方指定商品类似，故商标共存于市场极易造成消费者的混淆误认。最终，成功维权，被异议商标被不予注册。

4. 针对抢注商标进行不使用撤销的申请

针对已注册商标，多数国家或地区都设定了商标无正当理由连续多年未使用则予以撤销的程序，一般为3年或5年。对于企业在海外进行商标申请过程中或者监控中发现的他人抢注商标，如果根据注册人的情况判断其没有实际使用，则可以充分利用不使用撤销程序，申请撤销该商标的注册。

中国商标在国外的保护与应用是中国企业发展的重要一环。经济全球一体化给企业带来机遇的同时，也带来了意想不到的风险。在知识产权方面，企业在商标确权和维权领域所面临的挑战尤为显著。面对暗流涌动的海外市场，保护商标势不可挡。笔者希望通过此篇文章，为中国企业在海外进行商标获权维权带来帮助。

本文作者

卢祎萌

北京三友知识产权代理有限公司

商标代理人

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