知产天下荟•南京|权利人不当处分专利权的侵权责任判定

——原告南京九竹科技实业有限公司与被告南京厚和机电科技有限公司侵害专利权纠纷案

来源|南京市中级人民法院

作者 | 臧文刚  南京市中级人民法院

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案号：（2017）苏01民初518号

原告：南京九竹科技实业有限公司

被告：南京厚和机电科技有限公司

基本案情

2014年，南京厚和机电科技有限公司（以下简称厚和公司）基于其与涉案专利权人南京九竹科技实业有限公司（以下简称九竹公司）签订的专利权转让合同，变更登记成为涉案专利权人。2015年，九竹公司进入破产重整程序，其破产管理人依据破产法以专利权转让价格明显不合理为由申请撤销上述专利权转让合同。2016年8月，本院判决支持破产管理人的诉讼请求。2016年12月，江苏高院作出维持判决。2017年2月，九竹公司重新变更登记成为涉案专利权人。2017年3月，九竹公司对厚和公司于2016年8月、10月制造、销售的被控侵权产品进行了公证证据保全。九竹公司认为，专利权转让合同被撤销后至始无效，主张厚和公司制造、销售被控侵权产品的行为侵犯了其涉案专利权，要求厚和公司停止侵权，并赔偿损失100万元（另主张合理费用206600元）。本案审理过程中，九竹公司明确在本案中仅主张专利侵权法律关系，不主张其他可能存在的法律关系。

法院认为

本案的侵权判定主要在于被诉侵权行为是否符合专利侵权的行为构成要件。

专利权的追溯性丧失，并不必然导致厚和公司在受让专利权期间实施专利的行为追溯性地成为失去合法性基础的侵权行为。因为专利的合法实施既可以是专利权人的自主实施，也可以是非专利权人经专利权人许可后的正常实施。

涉案专利权转让合同的撤销系九竹公司破产管理人依据破产法第三十一条第二项“以明显不合理的价格进行交易的”的规定行使的合同撤销权，该合同的撤销事由不以当事人的主观状态为前提。故仅从上述合同撤销事由来看，不能认定涉案专利权转让合同的签订本身违反了九竹公司与厚和公司的真实意思表示。从九竹公司与厚和公司签订涉案专利权转让合同这一行为事实来看，厚和公司在受让合同约定的专利权后当然可以实施，九竹公司对此应当明确知晓且主观上同意。其后，尽管九竹公司的破产管理人提起了撤销涉案专利权转让合同的诉讼，但该诉讼行为代表的是破产债权人的意志而非九竹公司的意志，其实质是破产债权人对债务人不当处分自身财产权利的干预，这种干预还受到相应诉讼结果的影响。故在涉案专利权转让合同被依法撤销之前，厚和公司基于对自身已经取得涉案专利权并已办理变更登记的正常信赖而实施相应专利的行为具有合理性与正当性。

综上，涉案专利权转让合同的撤销，尽管可以追溯性视为厚和公司自始未取得涉案专利权，但不能追溯性否定厚和公司在受让专利权期间实施该专利的正当性。在没有证据证明厚和公司受让并实施涉案专利具有主观恶意的情况下，该行为不应被认定为专利侵权行为。故九竹公司在本案中的侵权主张不能成立，基于该侵权主张所提出的赔偿损失及合理维权费用等请求也就不能成立。

一审判决后，原告九竹公司与被告厚和公司均未提起上诉。

典型意义

专利权制度有利于保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展。通常而言，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利。然而，当专利权人存在不当处分自身专利权的行为，从而导致他人基于正当信赖而实施相应的专利时，该专利实施行为一般不构成专利侵权。本案中，原告九竹公司以不合理的低价处分自身的专利权，被告厚和公司依法继受取得了涉案专利权。其后，因九竹公司破产管理人的介入导致上述专利权处分行为被依法撤销，但厚和公司在此期间的专利实施行为具有正当性、合理性，其行为不应被认定为专利侵权行为。该案裁判，对于类似案件纠纷的化解具有指引与参考价值，对于专利权人优化专利管理，审慎处分自身的专利权具有一定的规范引导作用。

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