专利审判及上诉委员会指定两个针对设计选择的专利决定作为示例

2019年10月，专利审判及上诉委员会（PTAB）指定两个关于设计选择的专利决定作为示例。虽然上述决定对于法官不具约束力，但其提供了“对重复出现的情况的普遍共识”。

在Spangler的单方复审（上诉号2018-003800）中，PTAB确认了审查员裁定“特定的相对长度和突片的定位未解决上述问题，成为设计选择的显而易见情况”。 Spangler的发明涉及 “涡轮发动机的密封组件，如叶片和叶片外部空气密封件”。形成气体涡轮发动机的外壳部分的多个叶片外部空气密封件限定了“外部径向流动路径边界”，并“适应典型在气体涡轮发动机的高压涡轮（HPT）部分中的热变化和动态变化“ 。叶片外部空气密封件“悬挂在转子叶片尖端附近从而在尖端与外壳之间进行密封”。“密封件是被捕获的圆周中间各[叶片外部空气密封件]，用于跨越中间的间隙，并最小化由于各[叶片外部空气密封件]的相对偏移而导致的流体泄漏。”

权利要求1中存在争议的是突片的距离：

“第一侧向突片从所述第二侧沿横向于所述纵向轴线的方向延伸，其中，所述第一侧向突片设置成距所述第一端第一距离；和第二横向突片从所述第二侧沿横向于所述纵向轴线的方向延伸，所述第一横向突片与所述第二横向突片间隔，相对于所述纵向轴线，所述第一横向突片比所述第二横向突片短，并且其中所述第二侧向突片距所述第二端的距离为第二距离，所述第二距离大于所述第一距离。”

审查员认为，由于Spangler没有公开沿密封件的第二侧的突片的特定相对长度和位置“解决了任何所述问题或用于任何特定目的，而且如Stec修改的Bouchard的密封件似乎与不同长度的和从各自末端不同[间隔]的突片性能同样好…，成为设计选择的显而易见情况”，从而调整尺寸和再定位第一和第二突片，使得其分别具有不同的长度且与第一和第二端不同地间隔，如所要求保护的，“这将产生可预测的结果”，即，“密封件以匹配的形状装配在凹槽内，并且通过突出部的存在来防止其轴向运动”。

Spangler声称，审查员对设计选择的依赖是不适当的，因为Spangler证实了“突片的布置至关重要”。PTAB同意审查员认为Spangler的说明书不支持突片的长度或突片距密封端的间隔的决定性作用。突片通过在它们之间提供突片空间来完成所公开的锁定功能，从而确保被提供在相邻叶片外部空气密封件中的一个的密封槽中的相应位置上的相应长度的布置。突片的相对尺寸和特定位置对于提供此锁定功能并不重要，因此对于Spangler的发明而言并不重要。换句话说，第一突片短于第二突出部的特征，第二片与密封件的第二端的距离大于第一片与密封件的第一端的距离的特征对于要求保护的发明的操作不是关键的。在这方面，审查员的立场是，沿密封件的第二侧的突片的相对尺寸和特定位置显然是设计选择的问题，这与依赖显而易见性原理的案件是一致的。

相反地，在Maeda的单方复审（上诉编号：2010-009814）中，PTAB基于下述内容推翻了审查员，即未能提供基于合理基础的推理来解释为什么技术人员将引用的参考文献的组合的通道件移植到冷库中。PTAB写道：“我们不鼓励审查员依赖“设计选择”，因为它通常只是一个结论，不能替代基于事实证据的显而易见性推理。但是，在申请人未能阐明要求保护的发明与现有技术之间的差异会导致不同的功能或给出意想不到的结果的任何原因的情况下，“设计选择”可能是适当的。”

在Maeda案中，权利要求描述了制造冷冻甜点的设备包括“冷库”和“设置在冷库中”的“组合的通道件。所要求保护的冷库是围场的冷藏部分，其中液体甜点混合物在高于冰点的温度下存储在其中。在空气/液体混合物进入冷却缸之前，该甜点混合物在要求保护的“组合通道件”中与空气结合。冷却缸进一步降低了空气/液体混合物的温度，并将甜点混合物冷冻至其最终稠度。说明书公开了要求保护的组合通道件描述为“ Y型混合单元57”，其在进入冷却缸之前将甜点混合物和空气结合，以确保从要求保护的甜点制造器分配的甜点的正确稠度。说明书解释说，组合通道件57位于冷藏库2内，从而“流入冷却缸8的混合物或压缩空气的温度不会升高”。

审查员认为，对于本领域技术人员来说，所引用技术的组合通道件35的位置被认为是显而易见的选择。对于组合通道件位于冷藏库中的位置，没有发现任何重要性或出乎意料的结果。

PTAB推翻了审查员。在该案中，Maeda已经解释了如何将组合通道件如所要求保护的那样移植到冷藏中，将导致与所引用的技术不同的功能。即，将空气和甜点混合物混合在冷藏库中将防止夹带的空气升高混合物的温度。相比之下，由于引用的技术在“空气注入点35”处将来自压缩机25a的空气直接注入冷却的甜点混合物中，因此PTAB与Maeda一致认为，引用的技术的空气注入会增加甜点混合物和空气的混合物的温度。审查员没有提出解释或技术理由，正如Maeda所建议的那样，为什么将所引用技术的组合通道构件35移植冷藏室不会导致与所引用技术所显示的功能不同的功能。因此，PTAB认为审查员提议的对Meserole的修改不是显而易见的设计选择，并且推翻了审查员的驳回。

（翻译  李旭 吴侠 超凡知识产权）