浅析专利无效程序和侵权诉讼中说明书对权利要求保护范围确定作用的差异

作者 | 杨凯诏  广州三环专利商标代理有限公司

编辑 | 王慧

# 序言 #

作为一种经国家行政机关授权，可以被权利人行使以对整个社会产生垄断性效果的权利，专利权显然具备不可忽视的商业潜力，其在行使得当的情况下，甚至能让专利权人垄断某一领域的基础技术长达十余年。

专利法第五十九条第一款规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”可见，发明或者实用新型专利的权利范围的限定是通过对权利要求的解释来实现的，对权利要求保护范围的确定有助于准确确定权利要求所要保护的技术方案，这无论是在专利无效程序的新创性比对中，还是在专利诉讼程序的侵权比对中，都是至关重要的。

因此，权利要求保护范围的确定，能够向社会公众提供一个边界清晰的专利权，对于如何合理地平衡促进发明创造和保护社会公众利益之间的关系，有着深刻的影响。

专利无效程序中的说明书记载的内容对权利要求保护范围确定的作用

专利无效程序，是行政机关基于请求人的无效宣告请求，对专利权人的专利权进行审查的程序，其适用的依据包括《专利法》、《专利法实施细则》，以及《专利审查指南》等。 在专利无效程序中，新颖性的对比由于遵循单独对比原则，因此尤其需要严格地确定权利要求所保护的技术方案，界定其权利要求的保护范围，以便于将其与现有技术进行对比，确定其是否属于现有技术。

《专利审查指南》第二部分第三章指出，被审查的专利申请与现有技术或者抵触申请的相关内容相比，如果其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，则认为两者为同样的发明或者实用新型，且在后续的3.2.1节进一步指出，如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件所公开的技术内容完全相同，或者仅仅是简单的文字变换，则该发明或者实用新型不具备新颖性。

笔者在工作中发现，专利的无效中，专利无效审理机关在确定权利要求的保护范围时，一般采用严格的基于权利要求所实际记载的技术特征的确定思路，并不考虑说明书所体现的，并未直接记载在权利要求中的技术领域、适用范围、功能效果等限定，在技术特征比对中，当权利要求中所记载的技术特征具有多种可能的解释时，专利无效审理机关一般会倾向于将权利要求解释为具有最大可能保护范围的技术方案来进行技术比对。

为了探讨专利无效审理机关在专利无效程序中的权利要求的保护范围确定思路，笔者检索到了国家知识产权局在2020年02月26日做出的无效宣告请求审查决定（第43510号），其中，无效宣告请求人提交了附件1-4，对专利权人的名称为“复合滤芯”的实用新型专利权提起了无效。

在无效决定中，在评判该实用新型的权利要求1的新颖性时，专利权人指出，根据该专利说明书的相关记载可知，该专利所述复合滤芯是用于过滤水的，并且技术特征前置滤芯、后置滤芯是本领域的通用术语，就是特指水过滤器中RO滤芯上游或下游的滤芯，而附件1也即对比文件则是用于过滤燃油的，其初级滤芯与次级滤芯的含义、功能、组成与效果与本专利完全不同。二者属于截然不同的过滤体系。

但合议组认为该专利权利要求1并未明确限定其保护的是一种净水器滤芯，也并未明确限定前置滤芯和后置滤芯是专用于净水器设备或者专用于过滤水的，对于本领域技术人员来说，前置滤芯和后置滤芯可以直接理解为从流体的流路方向上区分的上游和下游设备，虽然前置滤芯和后置滤芯在净水器领域中为常见术语，但在其他液体过滤设备中同样也会使用上述术语，且该专利说明书中亦未明确对上述术语进行排他性的限定，在此情况下，权利要求的保护范围应当以其实际记载的内容为准，而不必用说明书中的记载来解释。因此，该专利权利要求1保护了较宽的范围，并不仅限于净水器滤芯。

因此可见，这个案件中，合议组在该案件上的观点，同样是倾向于将权利要求解释为具有最大可能保护范围的技术方案来进行技术比对，即便说明书确实对技术领域和技术效果做出了一定的限制，也不在技术比对时予以考虑。

专利侵权诉讼程序中的说明书记载的内容对权利要求保护范围确定的作用

专利侵权诉讼程序中，法院对涉案专利的权利要求的保护范围的确定，有助于明确侵权比对时用于比对的专利技术方案，其一般适用《专利法》、《专利法实施细则》以及相关司法解释，或参考相关司法指南。

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（法释〔2015〕4号）规定了“等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征”，即等同原则的实现要求被诉侵权产品对应特征需达到与专利对应特征基本相同的技术效果，也就是说，如果不能达到基本相同的技术效果，则不会构成侵权。此外，北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》中给出的符合发明目的原则也要求，在确定专利权保护范围时，不应将不能实现发明目的、效果的技术方案解释到权利要求的保护范围中，即不应当将本领域普通技术人员在结合本领域的技术背景的基础上，在阅读了说明书及附图的全部内容之后，仍然认为不能解决专利的技术问题、实现专利的技术效果的技术方案解释到专利权的保护范围内。由此可见，技术效果在事实上已经对权利要求的保护范围产生了限定。

相关司法判例也支持上述论点。在上海绿宇房地产开发有限公司与沈其衡侵害实用新型专利权纠纷一案中，最高人民法院认为，结合涉案专利相对于现有技术的区别以及专利权人在专利行政诉讼程序中对权利要求所做的解释，权利要求1中的“活动桩设有供锁具插入的孔”应当解释为：地桩锁的锁具不是永久固定在活动桩的孔中，具有不需要其他紧固件将锁具与活动桩或者底座连接，易于更换锁具的技术效果。而被控侵权产品与权利要求1相比较，被控侵权产品的右活动杆上虽同样设有孔，但无论在开启还是锁定时，被控侵权产品的锁具始终固定在底座上，无法实现易于更换锁具的有益效果。因此，被控侵权产品与涉案专利采取的技术手段具有实质性的区别，被控侵权产品不具有与权利要求1中的“活动桩设有供锁具插入的孔”相同或等同的技术特征，没有落入涉案专利权的保护范围。

又如在上海世博会法国馆“高架立体建筑物”发明专利案中，涉案专利的技术效果为依照专利技术方案建造的高架立体建筑物，能在单位建设用地面积上建设较多面积建筑、节约用地的同时，改善居住交流性和舒适度。而被告法国馆建筑物内的房间均设置在坡道的表面,而未延伸至坡道的四周空间，并不能实现上述技术效果或发明目的，故法国馆建筑物的技术方案没有落入保护范围。因此，一审法院、二审法院均认为被告侵权不成立。

由上可见，法院在对涉案专利的权利要求的保护范围进行确定时，均充分考虑了说明书中记载的内容如技术效果，以更明确地确定出权利要求所真正想要保护的技术效果，避免了专利权人拥有过大的垄断权利。

专利无效程序和专利侵权诉讼程序的权利要求保护范围确定思路不同所导致的问题

如上所述，权利要求保护范围的确定，在专利无效程序中和专利侵权诉讼程序中都是非常重要的一步，实际上，这两个程序中的这一步是相辅相成互相关联的，正是在专利无效程序中明确了权利要求最终的保护范围，以使社会公众在进行生产经营活动时对于专利权人的权利范围有清晰的认知，才让后续专利侵权诉讼程序中专利权人利用这一权利范围对侵权行为进行打击的维权行为具有了正当性，因此，专利无效程序与专利诉讼程序中对于权利要求保护范围的确定，显然应当保持一致的思路，才能使得专利权这一法律权力在建立以及行使的过程中都保有清晰的权利边界，以平衡专利权人的权利和社会公众的利益。

而专利无效审理机关与法院在这一问题上的思路，由上面的案例及阐述可见，存在较大的差异，上面的案例及阐述仅仅针对了说明书中记载的内容能否在权利要求的保护范围确定中被考虑，而在功能性特征或外观设计的创造性标准等其他问题，业内也有相当多的文章进行了探讨，同样指出了专利无效审理机关和法院的思路存在较大差异的问题。而笔者认为，这一差异带来的最大的问题是，极大地提高了专利权的权利边界的不稳定性，有可能会让社会公众如侵权人两头得利。

以上述无效宣告案件为例，若合议组以权利要求所包括的具有最大可能保护范围的方案为新创性比对的基础，显然会大大降低权利要求本身的新创性，难以得到授权，而若后续侵权诉讼中法院又将说明书中的内容纳入到权利要求的保护范围的确定的考虑范围，显然又会大大缩小权利要求的保护范围，相当于说，专利权人的这件实用新型专利的权利在申请及诉讼中，被限缩了两次，显然对专利权人造成了过分的损害。

一种解决的思路

在专利无效审理机关和法院的上述两种权利要求的保护范围确定思路中，笔者更倾向于法院的思路，一方面，法院的思路考虑了说明书记载的技术领域或技术效果，显然更有利于确定出专利权人最想要保护的技术方案以及最核心的技术改进点，另一方面，法院作为专利权最终行使的裁判机关，其标准显然是专利权最终需要依据的标准，也更应该在专利无效程序中被一贯地执行，否则将使得整个法律体系的稳定性和同一性受损。

具体到上述无效宣告案件，专利权人的专利说明书中明确记载了：“此款复合滤芯主要应用于具有RO滤芯或者超滤膜滤芯的净水设备”，因此合议组完全可以将说明书中记载的该技术领域和技术效果予以考虑，让该权利要求对应的专利权在限缩了保护范围的情况下保持有效，即便是在后续的诉讼中，基于禁止反悔原则以及法院本身的侵权判定思路，专利权人也无法将其他技术领域纳入专利的保护范围。这显然更有利于明确专利权人的权利范围，照顾社会公众的利益，也避免了让专利权人的权利受损，或许是一个更合理的解决方案。

最后，笔者认为，不管采取哪一种思路是更正确的选择，专利无效审理机关与法院在权利要求的保护范围确定思路存在的差异都应该尽早得到解决，让专利申请人、专利权人和其他社会公众在涉及专利权的社会活动中有更清晰的法律标准以供参照。

（图片来源 | 网络）