知产周一谈 | 欧阳石文：再说英特尔超20年专利授权案
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作者 | 欧阳石文
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（本文2631字，阅读约需5分钟）
前段时间题为《超过20年，专利才授权！英特尔分案策略，大开眼界》一文，其实披露了一件比较奇葩的事，事实上是本不应该的分案，却明正言顺的进入了审查，并且奇葩到专利权届满后才授权。本文并不探讨专利权20年期满后授权有什么作用的问题，而重点探讨其中的关键问题即分案申请递交时间问题。
一事件回顾
申请人英特尔的母案申请（申请号95197430.0）的申请日为1995年12月1日，该案于2002年11月20日被授予专利权。期间，申请人在母案申请授权前的2002年7月10日提交了第一代分案申请（申请号为02126161.X）。针对该第一代分案申请，实审员在2007年8月3日发出的第二次审查意见通知书中指出权利要求1与权利要求32、36、37之间不具备单一性，不符合专利法第31条第1款的规定。随后该第一代分案申请于2008年8月20日获得授权。而时隔申请日17年之后，时隔第一分案申请授权之后约4年之后，申请人于2012年5月14日再次提出第二代分案申请（申请号201210161092.2），该案经过三次审查意见通知书（申请人每次答复都请求了延期答复），最终在2015年12月1日专利权期限界满的大致半年后即2016年6月29日获得授权。
时间过程如下图
二事件分析
那么对于这种看上去非常奇怪的事件，作者拟分析如何理解分析申请提交时间的规定。
《专利审查指南》关于分案申请的递交时间相关规定（第一部分第一章第5.1.1节）如下：
申请人最迟应当在收到专利局对原申请作出授予专利权通知书之日起两个月期限（即办理登记手续的期限） 届满之前提出分案申请。上述期限届满后，或者原申请已被驳回，或者原申请已撤回，或者原申请被视为撤回且未被恢复权利的，一般不得再提出分案申请。
对于审查员已发出驳回决定的原申请，自申请人收到驳回决定之日起三个月内，不论申请人是否提出复审请求，均可以提出分案申请；在提出复审请求以后以及对复审决定不服提起行政诉讼期间，申请人也可以提出分案申请。
……对于已提出过分案申请，申请人需要针对该分案申请再次提出分案申请的，再次提出的分案申请的递交时间仍应当根据原申请审核。再次分案的递交日不符合上述规定的， 不得分案。
但是，因分案申请存在单一性的缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的情况除外。对于此种除外情况，申请人再次提出分案申请的同时，应当提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件。
上述规定可以看出，分申请的递交时间应当是母案处于未最终结案状态（pending），分案申请也要根据原申请是否结案来确定。关键是《专利审查指南》给出的例外情形，即“因分案申请存在单一性的缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的情况除外。”对于这种例外的理解，存在不同的理解。基于英特尔上述第二代分案申请被授权，有人认为《专利审查指南》给出的这种例外，即对于分案申请再次分案的，只要有审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或分案通知书即可以在随后任意时间递交，而不受母案申请处于未结案状态这一时间限制。
笔者认为，上述理解是将该例外脱离上下文来理解，而违反了一个最基本常识要求，即分案申请的递交应当在母案未结案状态才能提出。例如对于第一代分案申请的再次分案即第二代分案申请而言，第一代分案申请相对于第二代分案申请而言是母案申请，那么不管基于何种原因（主动分案还是被动分案），第二代分案申请应当在第一代分案申请未结案状态下递交才能被允许。基于这种符合常理的理解，英特尔上述的第二代分案申请递交时间是不符合规定的（初审员应当可以拒绝将其作为分案申请对待），因为其递交时，其母案即第一代分案申请已被授权结案多年，老的母案（原母案）更是授权结案更多年。因此，从这一角度来看，并非是英特尔对分案申请运用炉火纯青，而是专利局审查员在审查中出现了对相关规定理解的偏差，导致本不能作为分案申请而作为了分案申请进入审查，最终出现这一奇葩的授权。
三进一步探讨
当然，上述理解偏差并不能完全怪罪于审查过程，而是作为文字表达而言总是与理想存在差距，即《专利审查指南》的上述例外的规定有不明确之处，导致其理解偏差，并从有利于当事人的角度来看，尚属于正常的误差，通常也不会产生大的影响，但就英特尔的上述奇葩授权却将该理解偏差突显了出来而已。也就是说，《专利审查指南》上述关于例外的规定，从文字表达上存在可以进一步完善之处，如果将上面提到的最基本常识要求，在该处进一步明确，将会避免理解的偏差。
进一步的，为了表述方便和规定的简洁性，建议引入“未最终结案状态”这一概念（相当于英文的pending）。该概念的可以定义为不同情形的时间期限：收到专利局对原申请作出授予专利权通知书之日起两个月期限（即办理登记手续的期限） 届满之前；未被视为撤回或主动撤回生效；驳回后未提出复审请求的三个月期限届满前，或驳回后提出复审请求未最终结案（包括提起行政诉期间）。这样表述起来就更加方便，即分案申请应当在母案申请处于未最终结案之前提出才允许，对于再次分案申请则要求在作为其分案基础的上一代分案申请视为其母案申请（例如第二代分案申请的递交时间应当以第一代分案申请作为母案申请，只有在第一代分案申请处于未最终结案之前提出第二代分案申请才被允许）。这里仅是基于递交时间考虑，其修改是否超出母案申请记载的范围，笔者认为应当以最初的母案为基础。总之，对于分案申请递交时间的审查，某些情况下其实很复杂，目前的初审阶段并没有完全理解到位，因而上述奇葩事件也就有可能了，虽然极其罕见。
关于分案申请的代数可以通过下述图示来协助理解：
其中，申请1为最原始的母案，申请2和申请3由于是在原始母案即申请1未最终结案前提出，以原始母案申请1为基础提出的分案申请，为第一代分案申请；申请4在申请1最终结案后而在申请3未最终结案前提出的，是第一代分案申请的申请3为基础提出，故为第二代分案申请；申请5以第二代分案申请的申请4为基础进行的分案，故为第三代分案（如果申请3未最终结案前，申请5也可以申请3为基础进行分案，则与申请4一样就成为第二代分案而不是第三代分案）。
并非题外话，欧洲专利局对分案申请的规则也进行多次变更，目前最新的基本规定是在2014年4月1日起施行，要求分案申请递交时间应当在作为分案基础的在先申请（即上一代申请）处于pending状态时提出；对第二代或更下一代的分案申请增加官费，第二代分案申请增加210欧元，第三代增加420欧元，第四代增加630欧元，第五代或更多代增加840欧元。可见，欧洲专利局也不希望太多代的分案申请，以免给公众造成不必要负担。
