ZY正见|键盘猫聊商标：无效商标的“秋后算账”
作者|刘梦玲 北京市正见永申律师事务所
（本文3611字，阅读约需7分钟）
总有那么一个月圆之夜，花间一壶酒，对影成三人。小明满足地举杯邀明月，历时多年的商标无效诉讼终于结束，小明历经异议、无效、一审、二审、再审，终于尘埃落定，无效掉了“小明明”商标。“是时候秋后算账了”，小明笑了笑，“站的笔直而冷漠”。对使用了八年的“小明明”，小明决定提起商标侵权诉讼。然而，此时的小明并不知道，就像时光一去不回头，秋后算账从来不是一件简单的事。
“小明明”商标有着看似漂亮的简历，即使现在风光不在，也曾经是注册商标，当年的使用也是对注册商标的规范使用。“小明明”商标被无效后，能不能对之前的使用行为秋后算账？键盘猫翻看了红宝书《商标法》，似乎并没有特别明确的规定。
商标法仅第47条对商标被无效后的效力进行了规定。第47条第1款规定，“依照本法第四十四条、第四十五条的规定宣告无效的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权视为自始不存在”。单看这一款，似乎答案呼之欲出，商标专用权“自始不存在”，既然自始不存在，那就是小明明商标从来没有注册过，主张商标侵权，赔偿损失似乎名正言顺。
然而，再往下看第2款，似乎又暗藏玄机。第2款规定“宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿”。所谓的“不具有追溯力”，正是“不能秋后算账”。从表面上看，第2款规定的“不能秋后算账”的情形并不包括使用“小明明”商标的情况。但是对于商标权人来说，商标具有使用权和禁用权，第2款规定的“已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定”正是规定了商标权人在行使禁用权时，如果已经执行，除非商标权人有恶意，那么“不能秋后算账”。那么作为行使禁用权的另一面“使用权”，是不是同样不应该随意“秋后算账”呢？
键盘猫翻了翻这方面的案例，对于恶意注册使用的，基本上都支持了“秋后算账”。但是具体理由却不尽相同。比如在“汇源”[1]案中，最高院指出“菏泽汇源公司一审答辩和二审上诉称，其核准经营的系列罐头食品上使用的是注册商标，但是目前该商标已经被生效判决宣告无效，故其该上诉理由不成立”，然后根据普通商标侵权的理论判定构成商标侵权，在酌定判赔额的时候“考虑到菏泽汇源公司主观恶意明显”，给予了较高的赔偿。
又如在“拉法基”[2]案中，江苏高院认为，在判断能否“秋后算账”时，应该按照《侵权责任法》的原理，考虑对方的过错，在有过错的情况下才能“秋后算账”。江苏高院指出“除《中华人民共和国商标法》对侵犯商标专用权有特别规定以外，侵犯商标专用权亦应当适用侵权责任法的相关规定……在无特别规定的情况下，侵犯商标专用权的归责原则仍应适用过错原则或过错推定原则。”而该案中商标使用人没有恶意使用注册商标，故法院认为不应当秋后算账。
在“希能”[3]案中，上海知产法院认为，基于信赖利益和交易安全考虑，不应随意“秋后算账”，但是基于诚信原则，“如果商标注册人在申请商标注册时或者使用商标时，主观上存在恶意，即明知其申请注册或使用的商标侵害他人在先权利，那么信赖利益便不复存在，”可以秋后算账。
键盘猫认为，要深入探讨“秋后算账”的问题，似乎要追本溯源，回归到我国的商标注册制度。大家知道，我们国家实行商标注册制度，相对于未注册商标，注册商标能够获得更加稳定而宽广的保护。而为了获得注册商标，商标权人需要向商标局申请，不仅要通过商标局商评委的审查，还要成功防御第三人的异议甚至无效，很可能历经多轮审查，才能成功保住注册商标。因此，善意的商标权人对于注册商标应该享有信赖利益，有理由相信自己的商标已经经过了商标授权确权机关乃至法院的确认，可以“理直气壮”地使用商标。如果商标被无效后，不分青红皂白对商标权人秋后算账，那么会对善意商标人对商标行政机关的信赖利益造成巨大打击，破坏交易安全和交易稳定，造成商标权人即使拥有注册商标也不敢安心使用商标，长此以往，将极大降低“注册商标”的含金量，甚至导致商标权人不再愿意吃力不讨好地申请注册商标，从而影响商标注册制度的有效运行。所以说，对于善意的商标权人，即使注册商标被无效，也不应再秋后算账。
但是注意，不秋后算账仅仅是对“善意”商标权人，对于“恶意”商标权人，就不是那么回事了。首先，恶意商标权人从最开始，就没有所谓的信赖利益。明知自己商标是恶意注册，却还是积极向商标局申请商标，那不是“心存信赖”，而是“心怀侥幸”，注册下来使用商标也不是“理直气壮”，而是“笑而不语”。在这种情况下，商标权人完全可以预见到商标很可能被无效，不存在信赖利益，而对恶意商标权人秋后算账，也完全不会破坏注册商标的含金量，不会影响正常的商标注册及管理秩序。
其次，商标明确规定申请和使用商标均应当遵循“诚信原则”，恶意商标权人对商标的恶意注册和使用与“诚信原则”背道而驰，明显不应受到商标法的保护，秋后算账具有合理性。而且商标无效往往要历经商评委、一审法院、二审法院甚至再审法院的层层审理才能最终确定，历时漫长，如果一概认为不能秋后算账，那么对于善意商标权人的保护极为不利，也会放纵恶意注册使用商标的行为。
最后，举重以明轻，参照适用47条第2款里的但书条款，恶意使用商标行为应当承担赔偿责任。47条第2款规定，“但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿”，该条款虽然并未针对恶意使用商标行为进行规定，但是其所针对的例外情形主要为“已执行商标侵权判决、裁定、调解书和工商行政管理部门处理决定”，要知道，这些例外情形属于经过国家机器确认且执行完毕的特殊情况，这些特殊情况尚明确规定“恶意的可以秋后算账”，那么商标权人恶意使用商标行为更逃脱不了“秋后算账”的命运。
说到这里，小明仰天长啸泪光含，“小明明是恶意的，可以秋后算账了，八年了……”“八年了”，键盘猫认为这句讲到重点了，小明可以秋后算账八年吗？大家知道，商标民事诉讼是有诉讼时效限制的。按照民法总则规定，权利人知道或应当知道权利受损害时三年内应当起诉，而即使考虑到持续侵权行为，按照最高院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》，也只能向前推算两年。这么说来，小明想主张八年侵权赔偿，似乎并不乐观。
键盘猫查阅了在先判决，专门论及诉讼时效的案件很少，在前面提到的“希能”[4]案中，原告在得知对方使用注册商标后，即在2011年去法院起诉对方侵权（被裁驳，你懂的），而后再通过行政程序（包括行政诉讼）无效对方商标，无效成功后又去法院起诉要求赔偿自2011年起的侵权损失，一二审法院基于“诉讼时效中断”的理论，均认为该请求未过诉讼时效，原因在于，法院认为原告2011年去法院诉讼，以及之后的行政诉讼均导致诉讼时效中断。法院明确指出“上述诉讼过程，虽有民事、行政之别，但济民公司（原告）维护权利，遏制侵权的主张一以贯之，未见明显怠于行权之情况”，“有鉴于此，自济民公司向苏州市中级人民法院提起诉讼之日起，直至最高人民法院提审判决生效之日止，多次因法定事由，发生诉讼时效中断的法律后果，据此计算，济民公司于本案主张的相应请求权未罹于两年诉讼时效”。也就是说，法院明确指出民事和行政程序的诉讼均可以造成诉讼时效中断。
键盘猫非常认同“希能”案的观点。大家知道，诉讼时效的设立目的在于督促权利人及时行使权利，避免法律关系长期处于不稳定状态。而当被告的商标是注册商标时，权利人事实上是无法通过民事诉讼“实质性”行使权利的。《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条说的很清楚，“原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决”，所以当权利人发现对方的注册商标涉嫌侵权时，去法院起诉的结局必然是不予受理或者被裁驳，所以权利人只能转向“行政主管机关申请解决”，曲线救国。这个时候，权利人不是不行使权利，恰恰是积极行使权利，而商标权的法律关系也不是长期处于不稳定状态，权利人正是通过行政程序，使得商标权法律关系处于真正的稳定状态。所以，行政诉讼程序同样可以造成诉讼时效的中断的观点完全符合时效制度设立的初衷。
键盘猫分析了这么多，小明们是否释然？做个小板凳总结一下：第一，“秋后算账”的对象应该指向恶意商标的注册使用，莫要让善意商标权人躺枪；第二，行民程序双管齐下，用“诉讼时效中断”来打破无效程序的漫漫长夜。
注释：
[1]一审：（2014）鲁民三初字第2号；二审：（2015）民三终字第7号
[2]（2014）苏知民再终字第1号
[3]（2017）沪73民终299号
[4]（2017）沪73民终299号
