石必胜专栏 | 意料不到技术效果是创造性判断的“辅助”因素吗?
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作者 | 石必胜 法学博士，法学博士后，北京市高级人民法院知识产权庭法官
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意料不到技术效果在专利创造性判断中并不是“辅助”因素，而是在“三步法”的判断过程中认定是否存在技术启示时必须要考虑的因素，因此铁素体系不锈钢案的二审判决书对意料不到技术效果的重要作用的强调是合理的。
这两天，微信朋友圈里广泛传播着由李越老师等人所著的《预料不到的技术效果与专利创造性评判（上）——从铁素体系不锈钢案不同审级呈现的不同评判方式说起》一文①。笔者在周末对该文进行了学习，感觉到该文既有理论深度又有实践价值，让人受益匪浅，因此毫不犹豫地点了赞。点赞的同时，笔者也觉得该文对从铁素体系不锈钢案二审判决书②可能有一些误读，有必要进行澄清。虽然笔者不是该文所涉案件的合议庭成员，对该案的具体事实和该案本身的是非并不关注，但笔者觉得该案引发的法律问题非常值得讨论，个问题就是意料不到技术效果在专利创造性判断中的作用。
为了正确认识意料不到技术效果在专利创造性判断中的作用，避免“相关公众的混淆误认”，有两个问题需要进行讨论：第一，意料不到技术效果在专利创造性判断中是“辅助”因素吗？第二，能够取得意料不到技术效果是具备创造性的充分条件吗？鉴于篇幅，本文先对第一个问题进行简要分析，另文再对第二个问题进行简要分析。
一、对意料不到技术效果的不同态度
1876年美国最高法院审理的Goodyear Dental案③，被认为第一次采用了后来被称为的专利创造性判断的“辅助因素”。我国1993年《审查指南》关于创造性判断“审查基准”中规定了四种“参考性判断基准”，包括发明解决了人们一直渴望解决、但始终未能获得成功的技术难题，发明克服了技术偏见，发明取得了预料不到的技术效果，发明在商业上获得成功。1993年《审查指南》规定：“这些判断基准仅是参考性的，不要生搬硬套。”2001年《审查指南》第一次明确了上述四个方面只是“辅助性审查基准”。 2006年《审查指南》规定：发明是否具备创造性，通常应当根据本章第3.2节所述的审查基准进行审查。应当强调的是，当申请属于以下情形时，审查员应当予以考虑，不应轻易作出发明不具备创造性的结论。2010年《专利审查指南》沿用了上述规定。从上述规定来看，我国对于意料不到技术效果是否只是专利创造性判断的辅助因素，以及意料不到技术效果在专利创造性判断中的使用时机等没有明确的态度。④日本的情况与我国的相同。
与我国的情况不同，欧洲专利局的态度非常明确，认为意料不到技术效果只是辅助性的。欧洲专利局上诉委员会认为，根据现有技术从技术上判断是否具备创造性是无可替代的专利创造性判断方法。在T645/94、T 877/99等案件中，欧洲专利局上诉委员会认为，只有在有疑问的案件中，例如，对现有技术启示的客观分析仍然不能提供清晰的结论时，包括意料不到技术效果等辅助因素才具有重要性。这就意味着，意料不到的技术效果只是补救性的创造性判断考量因素。
美国对意料不到的技术效果的态度有过变化。美国最高法院早年不予理睬辅助因素相关证据，认为“只有要在对本发明是否显而易见有疑问”时这些证据才能够“放在天平上衡量”。这种思路被美国最高法院在1966年的Graham案中推翻。克拉克（Clark）法官在Graham案判决中认为：为了进行专利创造性判断，现有技术的范围和内容应当被确定；现有技术与有争议的权利要求之间的区别应当被明确；相关技术领域中的一般技术水平应当被确认。在这一背景下，就可以确定有关技术方案是否是显而易见的。包括意料不到的技术效果等辅助判断因素，可以用来说明与专利申请的独创性有关的一些情况，作为是否显而易见的标志。⑤在联邦巡回上诉法院的努力下，所有的联邦地区法院在创造性判断中都全面考虑Graham四要素，将意料不到技术效果的证据也考虑进去。根据美国《审查指南》规定，虽然意料不到技术效果等辅助性判断因素对创造性的判断并不必然起到决定作用，但相关证据如论何时提交，都应当予以考虑。
二、意料不到技术效果的主要作用
为什么对意料不到技术效果是否只是辅助性以及相关证据的使用时机有不同意见呢，美国和欧洲的观点哪一个更合理呢？笔者认为，上述问题的核心在于正确认识专利创造性判断辅助因素在专利创造性判断中的作用。笔者认为，辅助因素在专利创造性判断中的作用主要有两项。辅助因素的第一个作用，是帮助专利创造性判断者获得与发明创造相关的完整的技术信息，从而有利于判断者认定发明创造相对于现有技术是否显而易见。辅助因素的第二个作用，是成为影响自由裁量的筹码。⑥
发明创造相对于现有技术，对本领域技术人员而言是否显而易见，是其是否具备创造性的决定因素。既然是否显而易见的判断是以现有技术为出发点和参照物，本发明相关的技术需求存在了多久、有多少人尝试寻找解决方案、背景的和附属的技术领域中是否提示了解决方案、是否取得意料不到技术效果等辅助因素，能够帮助判断者更加全面地掌握发明创造作出的背景信息，帮助判断者更加准确地判断相对于现有技术而言，作出发明创造的难度有多大，发明创造的技术方案相对于现有技术是否显而易见。在辅助因素能够帮助判断者获得更加完整的信息，从而有利于其更加准确地判断是否显而易见的这个角度上来讲，意料不到技术效果并不只是补充性的考量因素，而是必需的考量因素。
另外，在评价发明是否具有创造性时，审查员不仅要考虑发明技术解决方案本身，而且要考虑发明要解决的技术问题和所产生的技术效果，将其作为一个整体来看是否显而易见。如果发明创造取得了意料不到的技术效果，即使其技术问题与技术手段都是显而易见的，技术方案整体上也可能是非显而易见的。是否取得意料不到的技术效果，是专利创造性判断必须要掌握的技术信息。
三、意料不到技术效果的使用时机
在正确分析意料不到技术效果的作用基础上，我们才能进一步分析意料不到技术效果的使用时机。前面的分析表明，发明是否解决了人们一直渴望解决、但始终未能获得成功的技术难题，发明是否克服了技术偏见，发明是否取得了预料不到的技术效果，这些辅助因素的主要作用是帮助专利创造性判断者更加完整地掌握是否显而易见的相关信息，因此在是否显而易见的判断过程中就应当予以考虑。按照我国实践中的专利创造性判断步骤，上述信息虽然对于最接近现有技术的确定、区别技术特征的认定、客观技术问题的认定没有直接帮助，但对于是否存在技术启示的判断却有直接的帮助。但是否取得商业成功，并不直接地对是否显而易见的判断产生影响，因此在常规的专利创造性判断步骤中可以不予考虑。
在美国，专利创造性判断的主要步骤包括理解本专利和现有技术、认定区别特征、认定是否显而易见，最后一步主要运用“教导——启示——动机”（TSM）检验法。是否取得意料不到技术效果能够给判断者提供更加完整的信息，因此能够直接帮助判断者认定是否存在“教导——启示——动机”。在欧洲，欧洲专利局在专利创造性判断中通常应用“问题——解决”方法，其中最后一步常用所谓的“客观能——主观能”方法。意料不到技术效果同样能够通过提供更加完整的信息，直接帮助判断者准确地判断到底是“客观能”还是“主观能”。我国的专利创造性判断一般采用三步法，其中第三步也需要认定是否存在技术启示，区别技术特征在不同技术方案中作用如何，对于是否存在技术启示有重要影响，因此，是否取得意料不到技术效果，同样对技术启示的认定有重要影响。是否取得意料不到技术效果，应当也必须在判断是否存在技术启示时予以考虑。
四、小结
本文的分析表明，意料不到技术效果在创造性判断的一开始就应当予以考虑，而不是等到创造性判断有困难时才使用。在常规的专利创造性判断步骤中就应当对意料不到技术效果予以考虑。在我国常用的专利创造性判断的三步法中，意料不到技术效果主要在判断是否存在技术启示的过程中发挥作用。如果已经认定诉争技术方案取得了意料不到技术效果，则该因素对于认定现有技术是否给出了采用区别特征的技术启示具有非常重要的作用。
铁素体系不锈钢案二审判决书认为，涉及到化学混合物或组合物的创造性判断中，当本领域技术人员难以预测技术方案中组分及其含量的变化所带来的效果时，不能机械地适用“三步法”，应当根据技术方案是否取得预料不到的技术效果作为判断是否具备创造性的方法。这表明该二审判决书也认为意料不到的技术效果并非辅助因素，而是创造性判断的重要因素。本文的分析表明，由于意料不到技术效果在专利创造性判断中并是“辅助”因素，是判断是否存在技术启示时必须要考虑的因素，因此该二审判决书对意料不到技术效果的重要作用的强调是合理的。
注释：
① 李越、杜国顺、王轶：“预料不到的技术效果与专利创造性评判（上）——从铁素体系不锈钢案不同审级呈现的不同评判方式说起”，《中国知识产权》总第101期。
② 北京市高级人民法院（2013）高行终字第1754号行政判决书。
③ Smith v. Goodyear Dental Vulcanite Company, 93 U.S. 486 (1876).
④ 石必胜：《专利创造性判断研究》，知识产权出版社2012年版，第326页。
⑤ Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966).
⑥ 石必胜：“专利创造性判断中辅助因素的使用时机”，《中国知识产权》2013年第10期。
