从案例看恶意提起知识产权诉讼中“专利权滥用”的认定以及启示

作者 | 王傲寒  北京环球律师事务所

编辑 | 布鲁斯

引  言

专利权作为一种“技术独占权”，具有与生俱来的排他性，然而，这种排他性需要在不损害公共利益或他人合法权益的前提下进行合理使用，当权利人明显未依据法律目的行使权利，不正当地损害竞争对手，妨碍公平竞争和扰乱市场秩序，将构成对权利的滥用。

《北京市高级人民法院专利侵权判定指南（2017）》（以下简称“北高侵权判定指南”）中就提出了滥用专利权抗辩，其中对滥用专利权的行为限定在了涉案专利为“恶意取得”的范围内。2020年修订的《专利法》增加了关于诚实信用原则和滥用专利权的第二十条一款，“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。滥用专利权，排除或者限制竞争，构成垄断行为的，依照《中华人民共和国反垄断法》处理。”在法律层面对滥用专利权抗辩提供了明确的法律依据和法律责任的指引。最高人民法院在2021年6月3日作出的《最高人民法院关于知识产权侵权诉讼中被告以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支问题的批复》（以下简称“批复”）中进一步确认了知识产权侵权诉讼中滥用权利的情形，并且规定了被告可以主张由原告赔偿其因该诉讼所支付的合理的律师费、交通费、食宿费等开支，该批复被认为体现司法机关对滥用专利权恶意提起知识产权诉讼行为的打击态度。

本文中，作者通过案例对知识产权诉讼中“专利权滥用”的认定进行梳理，并总结权利人在知识产权维权中应注意的要点。

一、 “滥用专利权”的判断

在实践中，恶意提起知识产权诉讼的构成要件包括以下几点：

- 权利人已经提起知识产权诉讼，或者以提出诉讼或请求相威胁；

- 提出请求的一方当事人具有主观上的恶意；

- 具有实际的损害后果；

- 提出请求的一方当事人提起知识产权诉讼的行为与损害后果之间具有因果关系。

在以上构成要件中，主观恶意是判断的关键。目前对“滥用专利权”作出明确指引并列举具体情形的成文指南主要参见北高侵权判定指南第126、127条，在滥用专利权抗辩的语境下，将“滥用”的要件限定为“涉案专利为专利权人恶意取得”，仅对“恶意取得专利权”的具体情况进行了例举。

以下通过几个案例说明实践中恶意提起知识产权诉讼语境下对“滥用专利权”的认定。

“恶意取得专利权”是“滥用专利权”的事实基础

在朱某、HN公司侵害发明专利权纠纷[i]中，法院认为抗辩语境下的专利权滥用，特指专利权人在明知其所有的技术并不具备专利性的情况下取得专利权，并且据此向人民法院起诉未经其许可而使用该专利技术者侵犯其专利权的行为。因此，恶意取得专利权是认定其构成本条所指“滥用专利权”的事实基础。通常所谓的专利权人恶意取得专利权，是指专利权人将明知不应当获得专利保护的发明创造，故意采取规避法律或者不正当手段获得专利权。本案中，被诉侵权方认为提出请求一方当事人所依据的权利基础系将明确知悉的国家标准、行业标准等技术标准中的技术方案申请专利恶意取得专利权并滥用专利权的行为，法院认为并无证据证明国家标准采用了涉案专利的检测方法，且国家标准发布时间晚于涉案专利申请时间，综合认为被诉侵权方的滥用专利权抗辩不成立。

明知有权利瑕疵仍提起诉讼属于“主观恶意”

在Y公司诉S公司恶意提起知识产权诉讼损害责任案件[ii]中，S公司此前以Y公司侵犯其发明专利为由向法院提起专利侵权诉讼，S公司提起诉讼的涉案专利权利要求已经在此前的无效程序中被主动放弃，显然S公司是就其已经放弃的部分产品权利要求向Y公司主张权利。对此法院认为S公司在主动放弃和修改涉案专利权利要求后，又基于此部分权利要求向Y公司提起专利侵权诉讼，主观上明显具有恶意，并且其以不知晓为由进行辩解，难以令人信服；如仅以其自称的内部管理、工作疏忽等原因即可获得责任豁免，则对被拖入诉讼的Y公司明显不公平。综合认定S公司提起专利侵权诉讼具有主观上的恶意。

“陷阱取证”、“一事两诉”属于滥用专利权的行为

在R公司与李某侵害发明专利权纠纷[iii]中，R公司获得涉案专利的排他许可并被授权可针对侵害专利权的行为提起诉讼。R公司于2022年以个体工商户李某于2019年8月7日销售的“下水管”侵害涉案专利权为由向法院提起诉讼（以下简称“本案”）。另案中，案外人B公司曾于2021年以侵害商标权为由起诉同一商户，该案中双方达成和解，由李某一次性支付赔偿。而两案中被诉侵权产品系同一次公证购买所得，且R公司是B公司100%控股的关联公司。对此，法院认为尽管不同权利人的不同知识产权应当平等保护，但考虑到R公司与B公司的关系，权利人明知知识产权侵权竞合而“合并取证、分开公证、分别诉讼”有意维权之目的非常明显，其诉讼目的显然并非为制止侵权，而意在获取额外赔偿的非正当利益，两公司将本可一次解决的纠纷，先后拆分诉讼，既增加作为小微零售商的被告的诉累与经济负担，也造成司法诉讼案件的非正常增长和司法资源的不合理耗费，综合认定R公司构成滥用权利。

可见，滥用专利权的主观恶意体现在提出请求一方当事人对于客观上权利瑕疵的事实需要有主观上的明确认知，而权利瑕疵不仅仅针对“恶意取得专利权”的情形，同样针对合法取得专利权后，专利权无法稳定存续的情况；滥用专利权的客观行为除起诉、行政投诉外，还包括“一事两诉”、“陷阱取证”等违反诚实信用原则的行为。对于滥用专利权排除、限制竞争或扰乱市场秩序的，可能构成垄断或不正当竞争。

二、 “滥用专利权”或构成不正当竞争或垄断

由于专利权是天然具有排除竞争的垄断属性，因此对专利权的“滥用”明显会挤占公众的合法权利边界，扰乱市场秩序，导致不正当竞争甚至构成垄断。

在G公司与盘某等确认不侵权之诉[iv]中，涉案外观设计权利人盘某拥有“远红外线坐熏仪”外观设计专利权，其将该专利权许可给H公司独占实施。H公司向当地知识产权局提出行政投诉，主张G公司的相关产品侵犯其专利权，G公司提交答辩书及相关证据，主张其被投诉产品使用的是现有设计未构成侵权，H公司主动撤回投诉。此后，盘某多次通过1688、淘宝平台等对上述公司提出侵权投诉，G公司发送律师函后，向法院提起请求确认不侵权之诉，并主张H公司与盘某构成不正当竞争。法院经调查，确认涉案设计与H公司在涉案专利申请日之前于网上公开销售的产品设计相同，属于现有设计。法院认为，盘某将已公开的产品外观设计申请涉案专利并获得授权，H公司明知涉案专利不符合专利授权条件却仍发起行政投诉，主观上存在滥用专利权打压同行的恶意；主动撤回该投诉后，仍继续在网上多次投诉，其主观恶意明显，上述行为扰乱了市场竞争秩序，违反了诚实信用原则和商业道德准则，构成不正当竞争。

在对合法取得的专利权进行实施、运用时，如果逾越相关专有权，达到排除、限制竞争的效果，将构成垄断。

在H公司与T公司垄断协议纠纷中，T公司在另案中向法院起诉H公司侵犯涉及“一种带有屏蔽装置的无励磁分接开关”的专利权（“涉案专利权”），双方在诉中达成《调解协议》，其中约定H公司仅能生产笼形开关，对笼形开关以外的所有型式的无励磁分接开关均不能自行生产，只能通过T公司供货转售给下游客户，且H公司的市场销售价格也被加以固定；另外，在海外市场，H公司需要为T公司持股的公司生产的无励磁分接开关作市场代理，不得自行生产或代理其他企业同类产品。

法院认为涉案专利不涉及特定类型或形状的无励磁分接开关，而调解协议以无励磁分接开关的型式划分产品，将其分为笼形、非笼形（包括鼓形、条形、筒形、鼠笼形等）；在海外市场，又以无励磁分接开关的生产企业划分产品，将其分为T公司所参股的某联合公司生产的开关和其他企业生产的开关，并以上述划分为基础对H公司生产和销售某些特定类型的无励磁分接开关加以限制，但这种限制与涉案专利的权利保护范围并无实质关联。H公司与T公司在无载分接开关市场存在竞争关系，涉案调解协议对无载分接开关市场进行划分，并以此对协议所涉及产品，即无励磁分接开关的销售价格、生产数量、销售数量、销售种类、销售地域等加以限制，排除、限制了经营者之间的正常竞争。因此，涉案调解协议与涉案专利权的保护范围缺乏实质关联性，其核心并不在于保护专利权，而是以行使专利权为掩护，实际上追求分割销售市场、限制商品生产和销售数量、固定价格的效果，属于滥用专利权，构成排除、限制竞争的行为，违反了反垄断法的规定。

三、专利权滥用的潜在刑事责任

在被称为“专利敲诈第一案”的李某文、李某武敲诈勒索案[v]中， 2017年7月至8月，李某文以倒签合同时间的方式，伪造知识产权独占许可合同，将K公司专利“通过图像采集启动设备间数据传输的方式及其系统”独占许可给其实际控制的B公司；又以B公司名义，起诉Z公司侵害上述专利权，并向证监会举报，造成Z公司延迟挂牌上市。其间，李某文伙同被告人李某武称，K公司与B公司的独占许可合同在先，上述专利不受K公司与Z公司签订的普通许可合同约束，Z公司仍需支付费用。Z公司为避免影响上市进程，被迫签订纠纷解决协议，约定向B公司支付80万元，实际支付10万元。

一审法院认为，李某文、李某武以非法占有为目的，采用要挟手段，强行索取被害单位财物80万元，实际得款10万元，数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索；对李某文判处有期徒刑四年六个月，罚金五万元；对李某武判处有期徒刑二年，罚金二万元。

浦东检察院提出抗诉，认为原审未认定起诉指控的四节事实，系适用法律错误，导致量刑畸轻，四节事实主要概况如下：李某文利用其经营的K公司、B公司等单位名义申请大量涉及多个技术领域的专利，向法院提起专利权纠纷诉讼，以诉讼影响企业生产经营、上市、融资等为要挟，与被诉方签订专利实施许可合同、和解协议等，迫使对方支付钱款，换取其撤诉或不再主张专利权，先后以专利许可费等名义向四家被害单位索取人民币216.3万元，实际得款116.3万元。抗诉理由主要如下：李某文及其公司名下绝大部分专利是对现有技术专利文本的修改或对现有技术的重新排列组合，研发投入成本极低，不具备专利维权的基本条件，而是为利用专利诉讼实施敲诈勒索作储备；主观目的不是专利维权，而是非法占有对方财物；客观上系以威胁、要挟手段迫使被害单位交付财物。

对此，终审法院认为，李某文系依据合法授予专利提起专利侵权诉讼，司法机关可依法裁决专利权是否真实遭受侵害，但不宜对诉权进行过度干预，也不宜直接从败诉后果倒推起诉行为本身具有违法性。依据合法授予专利反复提起诉讼，即使其专利申请有违诚实信用原则、专利质量不高，有滥用诉权之虞，但经检验无法完全否定涉诉专利价值的，一般不予追究刑事责任。宣告专利权无效既不是确认专利申请、授予程序的违法性，也不是认定与无效专利有关的诉讼、许可、转让等均不合法。虽然李某文所持多项专利事后被宣告无效，但同样难以对请求权基础予以完全否定。伪造专利或专利独占许可，恶意提起专利侵权诉讼或者进行不实举报，以胁迫手段索要财物的，可以构成敲诈勒索罪。专利权人遵循诚实信用原则提起专利侵权诉讼的，即使挑选上市融资等敏感时间，抑或辅之以举报等其他手段，其诉权及专利权亦应依法予以保护。最终驳回抗诉、上诉，维持原判。

四、总结及启示

“滥用专利权”的构成主要包括：

- 主观上存有恶意；

- 客观行为上表现为以侵害他人合法权利空间的方式，不适当、不公平、不合理地行使权力；

- 结果上导致他人合法利益或社会公众利益被侵害；

- 客观行为和结果之间有因果关系。

“滥用专利权”的行为主要包括：

- 明知专利权存在瑕疵仍提起专利侵权诉讼、投诉等维权行为，这里的瑕疵不仅包括未以正当方式获取专利权，也包括虽获得专利权，但明知专利权没有稳定存续的基础；

- 违反诚实信用原则，以“一事多诉”、“陷阱取证”为方式、以获取额外赔偿的非正当利益为目的，对同一侵权行为提出多次诉讼；

- 明知专利权存在瑕疵仍利用诉讼等方式，对同行发起恶意打压，扰乱市场秩序；

- 通过诉讼、投诉等方式，分割销售市场、限制商品生产和销售数量、固定价格，达到限制、排除竞争的效果。

需要注意的是，滥用专利权的认定并不与专利质量、专利是否被无效、专利侵权诉讼是否败诉直接相关，关键在于权利人是否遵守诚实信用原则、维权手段是否正当、是否符合公平竞争的市场秩序。

基于以上分析，权利人在维权过程中应注意以下要点：

1） 维权应有事实依据。维权应建立在对事实的客观认知之上，无论发送警告函或是发起诉讼，均应经过详尽的事实调查，确保事出有名、有理有据。

2） 注意维权手段的合理性。注意不要逾越权利边界，避免通过不合理的约定对竞争对手合理权益进行打压。

3） 专利维权可以作为实现商业目的的手段进行合理使用。在遵守诚实信用原则的情况下，在竞争对手上市融资等敏感时间发起维权行动具有正当性，但应注意维权手段的合理性。

4） 与被诉侵权方签订和解协议应与专利实际保护范围直接关联，不能以行使专利权之名，行划分市场、限制竞争之实。

注释

[i] （2020）最高法知民终1564号民事判决书

[ii]  (2015)京知民初字第1446号民事判决书

[iii] （2023）最高法知民终235号民事判决书

[iv] （2022）粤民终第2906号民事判决书

[v]  （2019）沪01刑终2157号刑事裁定书

（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）

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