涉外定牌加工商标侵权迷局破解：PREDATOR案终审判决深度评析
作者 | 俞则刚 上海知渡律师事务所主任
编辑 | 布鲁斯
案情概要
福州亚玛机电有限公司（以下简称“亚玛机电”）是第10886272号“PREDATOR”商标权人，该商标核定使用商品第7类，包括发电机组、紧急发电机。该商标于2012年5月申请，2013年9月14日核准注册。
Harbor Freight Tools USA, Inc.（以下简称“Harbor公司”）系美国“PREDATOR”商标权人，该商标核定使用商品第7类，核定使用商品为Gas operated power generators。根据USPTO网站信息，该商标最早使用时间为2012年2月1日，于2012年10月12日提交申请，2013年6月18日核准注册。
2021年3月20日，重庆神驰进出口贸易有限公司（以下简称“神驰公司”）向上海洋山海关申报出口1台汽油发电机组至美国，商品上标有“PREDATOR”标识，境外收货人为Harbor公司。3月22日洋山海关向亚玛机电出具《确认知识产权侵权状况通知书》，3月25日亚玛机电提出扣留申请，6月24日洋山海关出具《扣留侵权嫌疑货物通知书》，对神驰公司出口的上述发电机组予以扣留。8月4日，洋山海关作出《进出口货物知识产权状况通知书》，不能认定上述货物是否侵犯亚玛机电相关知识产权。亚玛机电遂诉诸法院。
案件审理中，神驰公司表示，其从2019年底与Harbor公司洽谈本案品牌的发电机产品，并在2021年3月20日才首次向Harbor公司发送样品供检测，尚未开始进行任何正式的商业化的委托贴牌加工生产活动。神驰公司的母公司神驰机电股份有限公司的《首次公开发行股票招股说明书》显示，神驰公司与Harbor公司合作开始于2014年，主要销售内容是高压清洗机，指定动力品牌为“宗申”“润通”。
神驰公司提供的商标使用授权书相关材料显示，Harbor公司授权神驰公司使用“PREDATOR”商标，仅用于生产Harbor公司的产品且产品仅可分销给Harbor公司。
判决情况
一审：上海市浦东新区人民法院，（2021）沪0115民初77928号
浦东法院经审理认为，被诉侵权行为系涉外定牌加工行为。定牌加工行为构成商标使用行为。在双重相同的情形下，我国法律虽然并未将“容易导致混淆”作为此种商标侵权的构成要件，但这并不意味着不需要考虑混淆问题，因为可能导致消费者对商品或服务来源产生混淆是构成商标侵权的必要条件。涉案产品为一台送往美国实验室的样机，不进入中国市场，从产品性质来看，该样机回流至中国市场的可能性微乎其微，并不影响亚玛机电的注册商标在国内市场上发挥正常识别区分功能。故，涉案定牌加工行为不会导致消费者对商品或服务来源产生混淆，不会实质上影响到亚玛机电商标在国内的识别功能，不构成商标侵权。
二审：上海知识产权法院，（2023）沪73民终475号
点击链接查阅二审判决书
1. 上海知产法院经审理认为，关于定牌加工案件中受托方使用商标的行为是否构成商标性使用行为存在很大争议，被诉行为是否构成商标性使用行为只是侵权判断的要件之一，如果有证据证明被诉行为不满足其他的商标侵权构成要件，则即可认定该行为不构成商标侵权，无需再行判断是否构成商标性使用行为。
2. 对注册商标专用权造成损害是商标侵权行为的构成要件，商标法五十七条第一项规定的 “双相同”立法虽不要求产生混淆结果，但不意味着此类行为在不产生混淆效果的情况下，不会对注册商标专用权造成损害。即使在相同商品上使用相同商标的行为不产生混淆，该行为也损害了法律预留给商标权人的相应权利，对注册商标固有的禁用权造成了损害。
3. 基于商标法的地域性原则，涉外定牌加工行为是否损害注册商标专用权，应以我国地域为限进行判断。从本质上讲，注册商标固有禁用权仍是来源于商标的识别功能。因此，涉外定牌加工的商品全部销往境外，并不会使得尚未实际使用的注册商标在未来使用时不能有效发挥识别功能，本院认为涉外定牌加工行为原则上不会对国内注册商标专用权产生损害。传统的商标权地域性原则面临着需要适度拓展的需求，例如国内商标权人的商标在加工商品销售目的国已经产生了识别商品来源的功能，即出现了商誉溢出的现象，此时可能需要对商标地域性原则进行适度的法政策调整。
4. 随着全球贸易的不断发展，理论上所有出口的商品均有回流国内的可能性。在涉外定牌加工商标侵权案件中，“商品回流”问题是否影响侵权认定，应当在有效保护国内商标权人合法权益与促进国际贸易发展之间进行利益平衡，针对不同类型的商品回流进行个案认定。实践中，出口商品回流国内主要有三种情形。就本案而言，涉案商品为一台样机，且无证据显示神驰公司在国内销售过该商品，而样机本身再次回流的可能性是微乎其微的，其不会对上诉人注册商标专用权造成损害，故该行为不构成商标侵权。反之，如果认定被诉行为构成商标侵权，则会导致当事人间的利益失衡，并阻碍正常的加工产业的发展。
评 析
在开展评析之前，我们不妨把时间线拉长，把涉外定牌加工比较重要的几个节点性案例纳入视野，如此方可更好把握本案的看点，尤其是二审判决书的论证思路。
一、前案回顾
1. 西班牙NIKE系列案。此案属于业界普遍认为的最早进入公众视野的涉外定牌加工案，案发2001年前后。法院认为，商标权作为知识产权，具有地域的特性，在中国法院拥有司法权的范围内，原告取得NIKE商标的专有使用权，被告在未经原告许可的情况下，就不得以任何方式侵害原告的注册商标专用权。
2. JOLIDA案。上海市第一中级人民法院（2008）沪一中民五（知）初字第317号判决书认为，涉外定牌加工行为中商品由于全部出口仅涉及的是美国市场及相关消费者，在中国市场内由于没有销售，所以中国国内的消费者不存在对该商品的来源发生混淆和误认的可能，因此，玖丽得公司的行为不构成商标侵权。上海市高级人民法院（2009）沪高民三（知）终字第65号判决书认为，商标的基本功能是区分商品或服务来源的识别功能，侵犯商标权其本质就是对商标识别功能的破坏，使得一般消费者对商品来源产生混淆、误认。在本案中，玖丽得公司接受案外人美国朱利达公司的委托定牌加工涉案产品，涉案产品全部出口至美国，未在中国境内销售，中国的相关公众在国内不可能接触到涉案产品，不会造成国内相关公众的混淆和误认。另外，在定牌加工关系中，境内加工方在产品上标注商标的行为形式上虽由加工方所实施，但实质上商标真正的使用者仍为境外委托方。本案涉案产品所贴商标只在中国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能。
3. PRETUL 案，（2014）民提字第38号。最高人民法院认为，商标作为区分商品或者服务来源的标识，其基本功能在于商标的识别性，亚环公司依据墨西哥储伯公司的授权，上述使用相关“PRETUL”标志的行为，在中国境内仅属物理贴附行为，为储伯公司在墨西哥国使用其商标提供了必要的技术性条件，在中国境内并不具有识别商品来源的功能。因此，亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。
4. HONDAKIT案，（2019）最高法民再138号。最高人民法院认为，商标使用行为是一种客观行为，通常包括许多环节，如物理贴附、市场流通等等，是否构成商标法意义上的“商标的使用”应当依据商标法作出整体一致解释，不应该割裂一个行为而只看某个环节。在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定该使用状态属于商标法意义上的“商标的使用”。本案中相关公众除被诉侵权商品的消费者外，还应该包括与被诉侵权商品的营销密切相关的经营者。随着电子商务和互联网的发展，即使被诉侵权商品出口至国外，亦存在回流国内市场的可能。从法律规定来看商标侵权行为的归责原则应当属于无过错责任原则，且不以造成实际损害为侵权构成要件。在法律适用上，要维护法律制度的统一性，不能把某种贸易方式（如本案争议的涉外定牌加工方式）简单地固化为不侵犯商标权的除外情形。商标权作为知识产权，具有地域性，对于没有在中国注册的商标，即使其在外国获得注册，在中国也不享有注册商标专用权，与之相应，中国境内的民事主体所获得的所谓“商标使用授权”，也不属于我国商标法保护的商标合法权利，不能作为不侵犯商标权的抗辩事由。
5. STAHLWERK案，（2021）浙民申4890号。浙江省高级人民法院认为，既不能把定牌加工这种贸易方式简单地固化为侵犯商标权的除外情形，也不能认为此种贸易方式下的商标使用均构成侵权。在商标侵权案件审理中，同样应体现诚实信用原则的价值引导作用，任何有违商标法的立法本意和宗旨，不正当行使商标权的行为不应得到法律的支持。时代威科公司在明知德国stahlwerk公司以及德国“STAHLWERK”商标存在，且其关联公司曾接受德国stahlwerk公司委托在国内进行该品牌产品的设计、加工的情况下，却在国内申请注册同一种商品上的相同商标，继而还以该商标为权利基础，对德国stahlwerk公司授权的劳士顿公司在中国境内定牌加工被诉侵权商品的行为提起侵权之诉，其在本案中行使商标权的方式具有不正当性，有违诚实信用原则。
二、本案评析
1. 关于商标性使用
本案中，上海知产法院认为，关于定牌加工案件中受托方使用商标的行为是否构成商标性使用行为存在很大争议，然后提出：如果有证据证明被诉行为不满足其他的商标侵权构成要件，则即可认定该行为不构成商标侵权，无需再行判断是否构成商标性使用行为。
前文提到，上海高院在JOLIDA案中指出，在定牌加工关系中，境内加工方在产品上标注商标的行为形式上虽由加工方所实施，但实质上商标真正的使用者仍为境外委托方。既然属于境外委托方的商标使用行为，那言下之意就是境内加工方贴附商标的行为就不属于商标性使用行为。此后最高人民法院在PRETUL案中更是明确提出，涉外定牌加工情形下在产品上贴附标志的行为不能被认定为商标意义上的使用行为。而最高人民法院在HONDAKIT案中改变了态度，认为商标使用行为是一种客观行为，是否构成商标法意义上的“商标的使用”应当依据商标法作出整体一致解释，不应该割裂一个行为而只看某个环节，在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定属于商标法意义上的“商标的使用”。
客观而言，关于定牌加工案件中受托方使用商标的行为是否构成商标性使用确实存在很大争议。虽然我国并非判例法国家，HONDAKIT也并非指导案例，但HONDAKIT案毕竟属于“2019年中国法院10大知识产权案件”，上海知产法院在本案中再提商标性使用的争议点，耐人寻味。
2. 造成损害是否属于商标侵权构成要件
最高人民法院在HONDAKIT案中明确指出，从法律规定来看商标侵权行为不以造成实际损害为侵权构成要件。而上海知产法院在本案中则旗帜鲜明地认为，对注册商标专用权造成损害是商标侵权行为的构成要件。暂不论“实际损害”与“损害”两者之间字面意思不同是否存在法律意义上的实质差别，但这相左的立场值得推敲一番。
其一，HONDAKIT案属于商标法第五十七条第二项规定的情形，即“在同一种商品上使用近似商标”，而本案属于是商标法第五十七条第一项规定的情形，即“在相同商品上使用相同商标”，两案的案件事实不同。
其二，HONDAKIT案并未对“商标侵权行为不以造成实际损害为侵权构成要件”进行详细论述。但是，在最高人民法院提审该案的庭审中，关于商标侵权构成要件也是法庭重点关注的问题。笔者当时在代理意见中提出，损害结果并非商标侵权行为的构成要件，第一，《侵权责任法》第六条规定，行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。从该条文表述看，损害后果并不是承担侵权责任的必要条件。《侵权责任法》第五条规定，其他法律对侵权责任另有特别规定的，依照其规定。《商标法》属于特别法，从《商标法》及相关司法解释的条文规定看，是否有损害结果也非商标侵权行为的构成要件，商标侵权行为更像是刑法上的行为犯。
其三，上海知产法院的论证逻辑是：（1）商标法第五十七条第二项所规定的行为之所以构成商标侵权，是因为“混淆”破坏了商标的识别功能，从而对注册商标专用权构成了损害；（2）商标法五十七条第一项规定的 “在相同商品上使用相同商标”的行为之所以构成商标侵权，立法虽不要求产生混淆结果，但该行为也损害了法律预留给商标权人的相应权利，对注册商标固有的禁用权造成了损害；（3）从法律条文构造看，商标法第五十七条第七项兜底条款规定“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”，可见前六项列举的行为当然属于对注册商标专用权造成损害的行为。由此推理，法院认为“造成损害”属于商标侵权构成要件。
其四，HONDAKIT案适用2013年修订的商标法，本案适用2019年修订的商标法，第五十七条的条文并未有修订，可见法律适用是相同的。即便是2001年修订的商标法，其第五十二条的兜底条款也表述为“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”。
综上，在HONDAKIT案在先判决的背景下，本案认为造成损害属于商标侵权的构成要件，值得注意。
3. 本案明确认为定牌加工行为原则上不会对国内注册商标专用权产生损害
二审判决进一步论述定牌加工行为是否对注册商标专用权造成损害。其逻辑推理过程为：
其一，基于商标法的地域性原则，是否对注册商标专用权造成损害需要以我国地域为限进行判断；
其二，对注册商标专用权的损害主要表现为对商标识别功能的损害，以及对商标固有的禁用权的损害；
其三，评价是否造成对商标识别功能的损害：商标识别功能的实现途径，是通过将商标面向消费者或者相关公众。就涉外定牌加工行为而言，由于加工商品全部销往境外，相应商品上所贴附的商标不会导致相关公众混淆，亦不会破坏商标识别功能；
其四，评价是否造成对禁用权的损害：从本质上讲，注册商标固有的禁用权仍是来源于商标的识别功能，涉外定牌加工的商品全部销往境外，并不会使得尚未实际使用的注册商标在未来使用时不能有效发挥识别功能；
其五，本院因此认为涉外定牌加工行为原则上不会对国内注册商标专用权产生损害；
其六，例外。在跨境人员流动、跨境电商网络、互联网全球化不断发展趋势下，传统的商标权地域性原则面临着需要适度拓展的需求，例如国内商标权人的商标在加工商品销售目的国已经产生了识别商品来源的功能，即出现了商誉溢出的现象，此时可能需要对商标地域性原则进行适度的法政策调整。
可见，二审判决的本观点，是对前文“在相同商品上使用相同商标”的行为造成了对商标禁用权损害的评述体系的承续，其本质仍然是JOLIDA案中“涉案产品全部出口，未在中国境内销售，中国的相关公众在国内不可能接触到涉案产品，不会造成国内相关公众的混淆和误认”的核心观点。
评析到这里，我们就可以发现涉外定牌加工是否构成商标侵权这一问题的巨大法律争议。HONDAKIT案之后的涉外定牌加工类案件判决结果虽一定程度上实现了靠拢，但争议从未停歇，笔者亦从不认为HONDAKIT案判决是对涉外定牌加工商标侵权纠纷的一锤定音。但是上海知产法院在本案中的裁判观点再次回到2009年的JOLIDA一案，确实也令人意外。
HONDAKIT案并未对“定牌加工行为是否对注册商标专用权造成损害”展开正面论述，而是通过：（1）不能把某种贸易方式（如本案争议的涉外定牌加工方式）简单地固化为不侵犯商标权的除外情形，（2）基于商标地域性原则，中国境内的民事主体所获得的所谓境外“商标使用授权”，不属于我国商标法保护的商标合法权利，不能作为不侵犯商标权的抗辩事由，从而认为构成商标侵权。但是，在最高人民法院提审该案的庭审中，法庭也重点关注了涉外定牌加工是否对权利人造成实质损害的问题。笔者当时在代理意见中提出，被诉在中国国内制造、销售、出口涉案摩托车的行为，势必减损权利人的交易机会，降低制造、包装、运输等环节相关公众对权利人商标信誉度的评价，也将造成权利人在中国投资机会的减少，抑制权利人在中国的生产和销售规模，势必挤占权利人摩托车的出口市场，因而对权利人的经济利益造成了损害。
回头再看本文评析意见第2条“造成损害是否属于商标侵权构成要件”，上海知产法院在本案中表述的是造成“损害”，而非HONDAKIT案所表述的“实际损害”。应当认为，“损害”比“实际损害”的评价标准更低，“损害”包括实际损害、间接损害、以及造成损害的可能性，而“实际损害”则应是切实已发生的损害。如此，笔者在HONDAKIT案中例举的交易机会减损、投资机会减少、市场规模被挤占等均可视为“损害”。
此外，二审判决关于本观点的一个重要立论基础是商标法的地域性原则，具体到本案需要以我国地域为限进行判断。笔者完全赞同。但笔者认为另有一个与此相关的重要问题迄今尚未引起足够重视，即“相关公众”到底是属人概念，还是属地概念，或者两者兼而有之？笔者曾经在《57+7，涉外定牌加工法律问题的解题思路》（2017年7月29日发表于知产力，点击标题跳转查看）一文中指出，首先，境外的消费者是否会混淆，是否会对商品的来源发生误认，这是不是中国法院有能力查明的事实？若“境外消费者会不会混淆”是法律推断，那么中国的法院又是依据什么证据做出的这么一个推断？其次，境外的消费者是指“在境外”的消费者，还是具有该境外国家国籍的消费者？再次，有观点认为（浙江高院“SPEEDO”案），应当以我国的有关消费者以及与产品的营销有密切联系的其他经营者作为相关公众，来评判涉外贴牌加工行为是否容易导致混淆，而不应当简单地以被诉侵权产品系以出口为目的，即否认造成混淆的可能性。笔者坚持认为，“涉外定牌加工商品全部销往境外，因此不会导致相关公众混淆”的推论不够说服力。
4. 关于商品回流
本案分析了涉外定牌加工出口商品回流国内的三种情形。法院认为，应当在有效保护国内商标权人合法权益与促进国际贸易发展之间进行利益平衡，针对不同类型的商品回流进行个案认定。
第一种情形是商品全部回流国内或主要回流国内。此种情形实质上是“出口转内销”，由于商品最终主要是在国内进行销售，则该行为实质上与一般的国内定牌加工涉商标侵权行为在本质上并无区别，无需在侵权案件中对商标地域性原则进行特别考量。
第二种情形是出口商品会以正常商业方式回流国内。此种情形是否构成商标侵权，应当结合具体个案判断该行为是否会对国内注册商标专用权造成实质损害。
第三种情形是出口商品在正常情况下不会回流国内。就本案而言，涉案商品为一台样机，且无证据显示神驰公司在国内销售过该商品，而样机本身再次回流的可能性是微乎其微的。
笔者认为这段论述非常精彩。笔者同时认为，在商品回流这一问题上，还需同时注意回流商品的范围、商品回流的行为主体、商品回流的责任主体。详见笔者《乱花渐欲迷人眼——再论“涉外定牌加工”行为的构成要件》一文（2016年9月28日发表于知产力，点击标题跳转查看）。
5. 关于涉案货物是否为样机
本案有一个重要事实，即涉案商品为一台样机。法院认为，样机本身再次回流的可能性是微乎其微的，若被认定为构成商标侵权，则会导致当事人间的利益失衡，并阻碍正常的加工产业的发展。那么，涉案货物到底是不是样机呢？
从判决书记载的内容看，涉案货物向海关申报的监管方式代码是3339。根据海关发布的《监管方式代码表》，代码3339对应的是“其他进出口免费”[1]。《中国海关报关实用手册（2020）》对3339的解释是[2]：本监管方式是指除已列明的礼品、无偿援助和赠送物资、捐赠物资、无代价抵偿进口货物、国外免费提供的货样、广告品等及归入列名监管方式的免费提供货物以外，进出口其他免费提供的货物。该监管方式包括：外商在经贸活动中赠送的物品；外国人捐赠品；驻外中资机构向国内单位赠送的物资；经贸活动中，由外商免费提供的试车材料、消耗性物品等。
《监管方式代码表》另有3010监管方式代码，对应“进出口的货样广告品”。《中国海关报关实用手册（2020）》对3010的解释是：本监管方式适用于有进出口经营权的单位进出口货样广告品。而货样一般是指专供订货参考的货物样品[3]。
综上可见，按照海关监管要求，货样（如本案的样机）应当申报3010，而非3339。
当然，法院审查涉案货物是否属于货样系基于各种在案证据进行综合评判，不会仅仅参考神驰公司填报的海关监管方式代码。
6. 本案亚玛机电PREDATOR商标是否涉嫌抢注
笔者注意到，亚玛机电特地就其注册“PREDATOR”商标的原因做了解释，判决书第6页记载：“PREDATOR”意为捕食者、食肉动物、掠夺者，于2002年被美军用于无人侦察机MQ-1的命名。亚玛机电认为这个英文单词比较适合作为公司的工业级高端产品的商标使用。
而根据笔者梳理的时间线，亚玛机电申请案涉第10886272号“PREDATOR”商标的时间为2012年5月，于2013年9月14日核准。Harbor公司在美国申请“PREDATOR”商标的时间为2012年10月12日（晚于亚玛机电），于2013年6月18日核准（早于亚玛机电）。从以上时间线看，并不能得出亚玛机电申请“PREDATOR”商标有抢注嫌疑。即便如Harbor公司自述其商标最早使用时间为2012年2月1日，亦与亚玛机电申请案涉商标的时间（2012年5月）相距不久。
神驰公司在二审中还主张，亚玛机电的一贯做法就是以抢先注册的中国商标起诉境外品牌/商标权人在中国的OEM厂商以获利。法院未对此进行正面评价。但二审判决在判决书第17页对亚玛机电名下另两枚商标，及2014年在福州中院败诉情况做了事实查明。若要论之，神驰公司在上海法院亦有涉外定牌加工纠纷的案件记录，是否也该承担更高的注意义务呢？
7. 本案判决的一个小遗憾
本案中，法院综合在案证据认定涉案货物为“一台样机”。判决书第7页显示另有4台样机寄上海实验室，2台样机寄MOCK Store。可以合理推测，神驰公司已经做好了商业化规模生产“PREDATOR”发电机组的准备。
我们无从知晓，在本案发生后，或者本案判决生效后，Harbor公司是否决定继续开展与神驰公司的“PREDATOR”发电机组交易。本案判决是基于“一台样机”的案件事实，不可能对未来可能发生的商业化规模生产进行评价，而神驰公司会否过度解读、Harbor公司能否正确理解本案判决的精神，都会埋下争议的隐患。
最高人民法院党组书记、院长张军指出，老百姓到法院是为了解决问题的，绝不是来“走程序”的。程序合乎规范，同时能实质解决问题，案结事了，才是诉讼的目的、才能体现诉讼的价值。因此，若本案能在针对诉讼请求进行裁判的基础上，积极发挥司法职能，进一步做好法律的释明，厘清权利边界，更好地引导当事人做好风险防范，则能更加彰显知识产权司法审判对社会经济活动的指引与保障作用。
注释
[1] http://www.customs.gov.cn/customs/302427/302442/tgcs/bftgcsdzb/1934460/index.html，访问时间2024年7月24日
[2] 中国海关出版社有限公司出版，2020年1月第1版
[3] http://gdfs.customs.gov.cn/customs/302427/302442/tgcs/tgcscx/index.html，访问时间2024年7月24日
（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）
作者原题 | PREDATOR定牌加工案评析
封面来源 | Pixabay
